Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-50116/2023

26 февраля 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2024 года. Полный текст решения изготовлен 26 февраля 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области                                в составе: 

судьи Рагузиной П.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Слободиной А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Джин» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.12.2017, ИНН: 

<

***>)

ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 18.03.2019)

 

при участии

от истца: не явился (извещен под роспись представителя в протоколе судебного заседания от 06.12.2023, заявлено ходатайство об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, не подключился)

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 01.08.2023), участие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Джин» (далее – ООО «Джин») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 900000 руб. денежной компенсации за нарушение прав на товарный знак «ЦВЕТОВОЙ КОД» (свидетельство № 888626), а также расходов по составлению нотариального протокола осмотра сайта www.wildberries.ru от 23.03.2023 в размере 13 865 руб., расходов по составлению нотариального протокола осмотра сайта www.ozon.ru от 23.03.2023 в размере 14 540 руб.

В обоснование иска истец указал на то, что он, как правообладатель товарного знака «ЦВЕТОВОЙ КОД» (свидетельство № 888626), зарегистрированного в отношении 28 класса МКТУ, выявил факт предложения к продаже продукции с использованием товарного знака истца, которая реализуется ответчиком на сайтах www.wildberries.ru и www.ozon.ru. При этом истец не давал своего согласия на использование своей интеллектуальной собственности третьими лицами, таким образом, по мнению истца, ответчик осуществляет незаконную реализацию товаров, ссылаясь в описании в карточке товара на товарный знак «ЦВЕТОВОЙ КОД» и нарушает интеллектуальные права на объекты интеллектуальной собственности истца путем предложения к продаже товара. Данные обстоятельства подтверждаются нотариальным протоколом осмотра сайта www.wildberries.ru в сети Интернет от 23.03.2023, нотариальным протоколом осмотра сайта www.ozon.ru в сети Интернет от 23.03.2023.

Первоначально истцом была заявлена в соответствии с пунктом 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости спорных экземпляров (товаров).

Истец исходил из того, что поскольку нотариальным протоколом от 23.03.2023 сайта www.wildberries.ru было зафиксировано, что ответчик на момент составления протокола продал более 400 экземпляров спорной продукции, цена на момент осмотра вышеуказанного сайта составила 1125 рублей за 1 (один) экземпляр спорной продукции, истец считал обоснованным требовать с ответчика выплаты компенсации за нарушение принадлежащих истцу прав на товарный знак в размере 900000 руб., рассчитанных по следующей формуле: 400 (количество выявленных, зафиксированных товаров) х 1125 руб. (стоимость экземпляров товаров) х 2.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что использование обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является нарушением прав на товарный знак, если это не создает вероятность смешения и, как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами. Использование товарных знаков и знаков обслуживания в описательных целях не является нарушением. Это значит, что знак потребовался лишь для описания товара и его особенностей, а не для того, чтобы показать потребителю связь между товаром и производителем. Как следует из материалов дела, выявленная истцом на сайтах www.wildberries.ru и www.ozon.ru продукция предлагалась к продаже, будучи маркированной товарным знаком «PACKWOOD», зарегистрированным в 28 классе МКТУ, согласно свидетельству № 801207 на ФИО1. На реализуемой ответчиком продукции не использовано средство индивидуализации истца - товарный знак № 888626. В описании к товару, маркированному товарным знаком «PACKWOOD» № 801207, имеется следующая запись: «Деревянная детская игра-головоломка Цветовой код/Комбинация цвета - увлекательная игра для интеллектуального досуга всей семьи. Суть игры - необходимо сложить разноцветные плитки так, чтобы повторить задание, которое изображено на выбранной карточке ...». Ответчик утверждал, что предлагал к продаже и реализовывал товары, маркированные только принадлежащим ему товарным знаком «PACKWOOD» № 801207, при этом в тексте описания использовал и реализовал концепцию и идею развивающей игры по правильной комбинации цвета, последовательности расположения и форме плиток, в основу которой положено всемирно известная система отображения информации с использованием разных цветов, в связи с этим ответчик не усматривал в своих действиях нарушения прав истца.

Также ответчик обратил внимание на то, что в обоснование применяемого расчета компенсации ООО «Джин» исходило из того, что на 23.03.2023 стоимость реализуемой ответчиком игры составляла 1125 руб., реализовано 400 единиц, однако истец не учитывает, что ранее стоимость товара составляла 732 руб., при этом контрольный заказ не производился, а возможность положить в корзину 400 единиц товара не проверялись. Как следует из актуальной судебной практики по применению пункта 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, отсутствие доказательств фактического существования хотя бы одного контрафактного экземпляра (товара), даже при наличии иных нарушений исключительного права правообладателя, влечет за собой отказ в удовлетворении иска, в котором истец просит взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров.

Истец представил возражения на отзыв, указав, что согласно выгрузке с сервиса углубленной аналитики маркетплейсов и скриншотов с маркетплейса www.wildberries.ru ответчик реализовал товар под названием «ЦВЕТОВОЙ КОД» c 02.10.2022 (приложение № 3 к возражениям истца), что на протяжении длительного времени ответчик указывал, что реализуемая им игра называется «Развивающая логическая игра Цветовой код/Комбинация цвета».

Ответчик представил пояснения на возражения истца.

Ответчик обращал внимание на то, что он использовал словосочетание «Цветовой код» только в описании товара, на самом товаре такое словосочетание отсутствует, истец же зафиксировал словосочетание «Цветовой код» в описании товара только 23.03.2023. Дизайн упаковки товара ответчика является уникальным, на самом товаре отсутствует товарный знак истца. Истцом также не представлены в дело доказательства, что указанное на сайте количество проданного товара (материальных носителей) было идентифицировано потребителем именно за счет использования в описании к товару словосочетания «Цветовой код». Ответчик также указал, что применительно к обстоятельствам настоящего дела в арбитражном состязательном процессе истец не представил доказательств, что действия ответчика по использованию в описании к товару словосочетания «Цветовой код» имели длящийся характер, заявления, что ответчик нарушает права истца, начиная с 02.10.2022, носят предположительный и не подтвержденный характер, так как согласно нотариальных протоколов впервые факт использования ответчиком в описании товара словосочетания «Цветовой код» был выявлен истцом 23.03.2023, при этом фактических данных о том, что ответчик использовал для продвижения своего товара обозначение до 23.03.2023, либо данных о количестве товара, которые предлагались к продаже с предполагаемым нарушением исключительных прав на товарный знак ООО «Джин» № 888626 «ЦВЕТОВОЙ КОД» в материалах дела нет. По мнению ответчика, ООО «Джин» не доказало факт предложения к продаже и наличия в указанном количестве единиц товара, которое истец использовал в расчете компенсации в двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак «ЦВЕТОВОЙ КОД», что исключает необходимость взыскания компенсации в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Судебное заседание было отложено на 24.01.2024.

К данному судебному заседанию от истца поступило уточнение требований, в соответствии с которым истец просил взыскать компенсацию в размере 900000 руб. в твердой денежной сумме и вместо подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ указать в качестве основания взыскания подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Уточнение требований принято судом.

Также истец заявлял ходатайство об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции и данное ходатайство судом было удовлетворено, одно истец по неизвестным суду причинам не обеспечил участие своего представителя в судебном заседании от 24.01.2024. При этом в предыдущем судебном заседании от 06.12.2024 представитель истца принимала участие лично. Заявляя ходатайство об участии в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» kad.arbitr.ru (онлайн-заседание), лица, участвующие в деле, должны обеспечить техническую готовность своего оборудования для участия в судебном заседании вышеназванным способом. В случае неготовности оборудования судебное заседание может быть проведено в их отсутствие.

Поскольку суд значительное время с учетом обеспечения ответчиком участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции ждал подключения истца для его участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции, однако истец не обеспечил участие своего представителя, суд не усмотрел оснований для отложения судебного заседания.

Основные позиции сторон для принятия решения по делу имелись в материалах дела.

Ответчик представил отзыв на заявление об уточнении исковых требований с доказательствами направлению истцу.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак. 

Как установлено статьей 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права. 

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения. 

Вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу. 

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений не требуется. 

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. 

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно. 

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении № 10. 

С учетом правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. 

Суд по интеллектуальным правам обращал уже внимание на то, что вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. 

Суд первой инстанции исследовал обстоятельства размещения спорного обозначения в качестве описания к товару применительно к пункту 157 Постановления № 10 и пришел к выводу, что ответчиком использовано обозначение, зарегистрированное за истцом в качестве товарного знака, не в общеупотребительном значении и смысле.

Сведения, содержащие описание товара с использованием принадлежащего истцу словесного товарного знака «Цветовой код» вводят потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и создают угрозу смешения производителей товара.

Таким образом, фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях ответчика нарушения исключительных прав истца.

Согласно пункту 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению.

В соответствии с пунктом 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 1961 ПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из пункта 3 статьи 1252 ГК РФ следует, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из материалов дела, исковые требования мотивированы тем, что нотариальными протоколами осмотров сайтов www.wildberries.ru и www.ozon.ru установлено, что ФИО1 в течении дня 23.03.2023 предлагал к продаже продукцию, в описании к которой использовано словосочетание «ЦВЕТОВОЙ КОД», сходное до степени смешения с товарным знаком № 888626, принадлежащим ООО «Джин».

ООО «Джин», заявляя требования о взыскании компенсации в твердой денежной сумме 900 000 руб.,  ссылается на то, что за период с 02.10.2022 по 27.07.2023 ФИО1, воспользовавшись популярностью игры и репутационными преимуществами истца на рынке, реализовал 405 экземпляров продукции на сайте www.wildberries.ru и реализовал 77 экземпляров продукции сайте https:www.ozon.ru за период с 01.09.2022 по 30.04.2023, что подтверждается скриншотами данных с сервиса углубленной аналитики маркетплейсов MPSTATS.

При определении компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 888626 ООО «Джин» в своих требованиях исходит из сведений о потенциально реализованных ответчиком собственных товарах.

Однако нарушение со стороны ответчика в данном случае заключается не в продаже товара с использованием средства индивидуализации, принадлежащего истцу, а в предложении собственного товара к продаже с использованием в описании к товару словосочетания «ЦВЕТОВОЙ КОД».

Ответчик обращал внимание на то, что, что заявляя о нарушении ФИО1 прав истца в период с 02.10.2022 по 27.07.2023 на сайте www.wildberries.ru и в период с 01.09.2022 по 30.04.2023 на сайте https:www.ozon.ru, истцом не представлены доказательства, позволяющие определить начало периода, вменяемого нарушения исключительных прав на товарный знак. Данные обстоятельства свидетельствуют о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

Ответчик оспаривал размер заявленной истцом компенсации. 

В рассматриваемом случае истцом представлены бесспорные доказательства предложения к продаже товара с использованием в описании к товару словосочетания «ЦВЕТОВОЙ КОД» в течении одного дня. 

Кассовые чеки, вещественные доказательства и другие документы, подтверждающие реализацию товара в указанном в расчете истца количестве, истцом не представлены. 

Общее правило распределения бремени доказывания между участниками спора закрепляет главный элемент состязательного начала арбитражного процесса: каждому заинтересованному лицу надлежит доказывать факты, которые обосновывают его юридическую позицию.

Истец не представил доказательств обоснованности требования компенсации, превышающей в 90 раз минимальный размер компенсации 10000 руб., предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

ФИО1, считал указанные истцом обстоятельства реализации им собственных товаров с использованием в описании к товару словосочетания «ЦВЕТОВОЙ КОД» в указанный истцом период с 01.09.2022 по 22.03.2023 и с 24.03.2023 по 01.07.2023 не доказанными бесспорными доказательствами, в том числе по причине отсутствия скриншотов страницы магазина начала периода использования и его окончания; ООО «Джин» заявило требование компенсации в твердой сумме, следовательно, расчет компенсации на основании потенциально реализованных ответчиком товаров в целях расчета компенсации не допустим.

Оценив обстоятельства настоящего дела, в том числе доводы истца, суд признал достаточным взыскать с ответчика компенсацию в размере 200000 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при удовлетворении иска частично судебные издержки, понесенные истцом при рассмотрении настоящего дела, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

 

решил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 18.03.2019) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Джин» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.12.2017, ИНН: 

<

***>) 200000 руб. денежной компенсации, 6312 руб. 23 коп. судебных издержек и 4667 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

В остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Джин» из федерального бюджета 568 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 25.05.2023 № 1229.

     На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

 

Судья                                                                                                  Рагузина П.Н.