РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-97831/24-134-446

г. Москва

19 сентября 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2024года

Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е. В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У. Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

истец: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (125171, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2003, ИНН: 

<

***>)

ответчик: Акционерное общество «Ульяновский механический завод» (432008, 

<

...>,, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2002, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (125171, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>)

о взыскании штрафа в размере 260 000 руб. за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 13 октября 2010 года № 1-01-10-00498;

об обязании предоставить отчетную документацию за 13 отчетных периодов – за период с 4 квартала 2020 года по 4-й квартал 2023 года включительно;

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, (паспорт, доверенность №  5 от 29 января 2024 года, диплом);

от ответчика: ФИО2, (паспорт, доверенность № 181072 от 29 декабря 2023 года, диплом);

от третьего лица: не явилось, извещено;

У С Т А Н О В И Л :

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Акционерному обществу «Ульяновский механический завод»  (далее – ответчик) о взыскании штрафа в размере 260 000 руб. за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 13 октября 2010 года № 1-01-10-00498; об обязании предоставить отчетную документацию за 13 отчетных периодов – за период с 4 квартала 2020 года по 4-й квартал 2023 года включительно.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва на иск.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (далее - Истец, Лицензиар), и АО «Ульяновский механический завод» (далее - Ответчик, Предприятие, Лицензиат) заключен лицензионный договор от 13.10.2010 № 1-01-10-00498 о предоставлении Ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

Согласно п. 9.1 Лицензионного договора Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию.

Под «Отчетной документацией» согласно п. 1.9 Лицензионного договора понимается:

отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 лицензионного договора;

выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии;

-           копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту;

-           копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту;

-           копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту.

Под «Отчетным периодом» согласно п. 1.9 лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия лицензионного договора.

Таким образом,  истец полагает, что обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

При этом, своевременное предоставление отчетной документации необходимо   для   правильного   исчисления   лицензионного   платежа   и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Истец указывает, что  Ответчиком ненадлежащим образом исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации, а именно не предоставлены отчеты за 13 отчетных периодов: за период с 4го квартала 2020 по 4й квартал 2023 года включительно.

В соответствии с разделом п. 5.3 лицензионного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 20000 рублей за нарушение пункта 9.1 Лицензионного договора, а именно за непредоставление Лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом.

Таким образом, за данное нарушение истцом начислен штраф в размере 260000 руб. за ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по предоставлению отчетной документации за 13 отчетных периодов.

В соответствии с п. 12.1 лицензионного договора Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от 11.03.2024 № 269/2.1-СФ с требованием оплатить штраф за ненадлежащее исполнение условий договора в размере 260 000 рублей.

До настоящего времени штраф не оплачен, отчетная документация не предоставлена.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд исходит из следующего.

В соответствии с положениями статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Как следует из пункта 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 1 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.03.2021  по делу №   № А40-233634/20 исковые требования Федерального государственного бюджетного учреждения "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  к Акционерному обществу "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" о взыскании   штрафа в размере 20000 руб. по лицензионному договору от 13.10.2010 № 1-01-10-00498 удовлетворены в полном объеме. Судом был установлен факт ненадлежащего исполнения обязательств Лицензиата по предоставлению отчетности за I квартал 2020 года. Кроме того, в рамках данного дела , доводы Лицензиата об исполнении договора комиссии отклонены судом, поскольку документального подтверждения исполнения обязательств всеми сторонами Договора комиссии №Р/881802120849-813285 от 23.10.2008г., заключенного АО «УМЗ» с ФГУП «Рособоронэкспорт», Лицензиатом не представлено.

Возражая против удовлетворения заявленных исковых требований ответчик в отзыве указал , что все обязательства по Договору комиссии №Р/881802120849-813285 от 23.10.2008г. и Дополнению №А2-881802120849 от 21.09.2008г. к Контракту №Cairo/N/OV/AD/ROE/2005/34-P/481802121054 от 04.09.2005г.. в целях исполнения которых Ответчику предоставлены права на использование РИД, АО «УМЗ» выполнило в 2015 году и прекратило использование РИД, о чем ФГБУ «ФАПРИД» было поставлено в известность в ходе судебного разбирательства по делу №А40-233634/20-110-1653 в момент получения отзыва №1900/836 от 23.12.2020г. на исковое заявление о взыскании штрафа за нарушение срока предоставления отчетной документации по Лицензионному договору №1-01-10-00498 от 13.10.2010г. за I квартал 2020 года.

Ответчик также указывает, что вместе с отзывом в материалы дела №А40-233634/20-110-1653 были представлены извещение комиссионера №23720 от 22.11.2013г. и сертификат окончательной приемки от 17.02.2015г.. подтверждающие, что работы по капитальному ремонту и модернизации специмущества Инозаказчика  выполнены в полном объеме. Документы о поступлении денежных средств по договору комиссии АО «УМЗ» предоставило ФГБУ «ФАПРИД» в составе отчетных документов по исполнению Лицензионного договора за  IV квартал 2013 года и I, III кварталы 2014 года (исх.№01/06-722-42 от 06.02.2014г., №01/06-2709-145 от 25.04.2014г., №01/06-6381-365 от 16.10.2014г.), последний платеж произведен 09.07.2014г.

Кроме того, ответчик пояснял, что с 29.04.2022г. между сторонами ведется переписка по вопросу о согласовании размера лицензионного платежа в соответствии с пунктом 7.1 Лицензионного договора №1-01-10-00498 от 13.10.2010г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 11.05.2011г. с целью исполнения обязательств по взаиморасчетам (письма №01/06-3064-136 от 29.04.2022г., №109кф от 07.11.2022г., №01/06-3537-135 от 05.05.2023г., №127/2.1-СФ от 07.02.2024г.).

Таким образом, ответчик считает, что исполнение по Договору комиссии фактически прекратилось надлежащим исполнением в 2015 году, а в  2020 году Истец , в рамках спора по делу А40-233634/20, был поставлен в известность о том, что обязательства по капитальному ремонту и модернизации специмущества Инозаказчика выполнены в полном объеме, в связи с чем,  ответчик полагает, что у истца отсутствуют правовые основания для обращения с требованием об обязании АО «УМЗ» предоставить отчеты за спорный период и для взыскания штрафа за не предоставление отчетной документации. Кроме того, ссылаясь на п.4 ст. 1235 ГК, ответчик указывает истечение срока действия лицензионного договора , и отсутствие, также в связи с этим, обязанности по предоставлению отчетной документации позднее 30.04.2015г.

Указанные доводы ответчика суд считает необоснованными, подлежащими отклонению, в связи со следующим.

В силу пункта 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено   иное.   Если   в   лицензионном   договоре,   предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Так как Истец не является стороной ни Договора Комиссии, ни Контракта с Инозаказчиком, у него отсутствует реальная возможность контроля за исполнением указанных соглашений, в силу чего основная обязанность по предоставлению всех необходимых документов лежит исключительно на Ответчике.

В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ  и п. 9.1 лицензионного договора предоставление отчетной документации является обязательным условием для Ответчика и не зависит от поступления валютной выручки на счет Ответчика и действия договора комиссии.

Также в лицензионном договоре не содержатся условия, согласно которым отчетная документация предоставляется только с отражением поступившей выручки и не предоставляется в случае ее отсутствия. Наоборот, положения договора закрепляют периодичность предоставления отчетов и ответственность за невыполнение данного обязательства, что свидетельствует о необходимости регулярного предоставления отчетной документации в независимости от иных обстоятельств, в том числе от поступления выручки, в весь период действия лицензионного договора-с момента его подписания и до подписания акта выполненных обязательств.

Предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Таким образом, единственным способом контроля за надлежащим исполнением условий Лицензионного договора, является именно отчетная документация, которую обязан предоставлять Ответчик, а также иные документы и информация об исполнении Договора комиссии и Контракта Инозаказчика, также предоставляемые Ответчиком.

Согласно положениям п. 13.1 лицензионного договора он действует до момента

подписания акта выполненных обязательств.

Согласно п. 7.4 Договора выполнение обязательств сторон по Договору оформляется Актом выполнения обязательств по договору.

Данный акт по состоянию на момент рассмотрения настоящего судебного дела  не  подписан  -  этот  факт  Ответчик  подтверждает.   Следовательно, лицензионный договор является действующим и подлежат исполнению все его условия, в том числе и по предоставлению отчетной документации.

Кроме того, суд отмечает, что ответчиком не представлено уведомлений, направленных в адрес истца, об исполнении договора комиссии. Переписка ( 2014 года) между истцом и ответчиком, на которую ссылается в отзыве ответчик, в подтверждение довода об исполнении договора комиссии , была предметом оценки суда при рассмотрении дела № А40-233634/20, в связи с чем суд в данном деле пришел к выводу о том, что эти документы не подтверждают исполнение обязательств всеми сторонами Договора комиссии, так ответчик не предоставил документацию, подтверждающую сам факт получения и сроки получения выручки Рособоронэкспортом от Инозаказчика.

Иных уведомлений об исполнении договора комиссии и направлении соответствующих отчетных документов, предусмотренных лицензионным договором, в материалы дела не представлено.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное (пункт 4 статьи 1235 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 425 ГК РФ установлено, что законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. В соответствии с пунктом 4 статьи 425 ГК РФ окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

В соответствии с пунктом 13.1 договора он считается заключенным с момента его подписания и действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств по договору.

Каких-либо иных условий в отношении прекращения отдельных пунктов договора в ином порядке лицензионный договор не содержит. С учетом этого все условия лицензионного договора, в том числе и обязанность по представлению отчетной документации, должны исполняться до подписания сторонами акта выполненных обязательств.

Следовательно, продолжают действовать все положения лицензионного договора, в том числе и обязанность ответчика по представлению отчетной документации, которая сохраняется даже при отсутствии поступления денежных средств по договору комиссии.

Таким образом, исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что лицензионный договор является действующим, в связи с чем доводы ответчика подлежат отклонению, как необоснованные , не подтвержденные документально и противоречащие представленным в материалы дела доказательствам.

В части доводов ответчика относительно того, в настоящее время между сторонами ведется переписка  только о согласовании размера лицензионного платежа, что в свою очередь, по мнению ответчика, также подтверждает отсутствие  его обязательств по предоставлению отчетности и о прекращении договора комиссии надлежащим исполнением в 2015 году, суд отмечает следующее.

Как было указано выше, все условия лицензионного договора, в том числе и обязанность по представлению отчетной документации, должны исполняться до подписания сторонами акта выполненных обязательств.(п. 13.1 Договора). Следовательно, продолжают действовать все положения лицензионного договора, в том числе и обязанность ответчика по представлению отчетной документации, , поскольку Акт выполненных обязательств сторонами не подписывался, ответчиком не направлялся.

Доказательств обратного, ответчиком в материалы дела, в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено.

Суд считает доводы ответчика о том, что Лицензионным договором не предусматривается предоставление "нулевой" отчетности противоречащими условиям договора и имеющимся в деле доказательствам ввиду следующего.

В силу статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Таким образом, буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Из положений п. 9.1 Договора следует, что предоставление отчетности производится в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом. При этом в Договоре не содержится условий о «нулевой отчетности». В соответствии с пунктом 1.9 договора под «отчетным периодом» подразумевается каждый календарный квартал в течение срока действия договора.

Таким образом, предоставление отчетности осуществляется в период, установленный договором (в период его действия), а не фактическим использованием результатов интеллектуальной деятельности.

Ответчиком также заявлено  о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям, в том числе со ссылкой на ст. 10 ГК РФ.

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенной нормы для признания действий лица злоупотреблением правом должно быть установлено, что его единственной целью являлось причинение вреда другому лицу, а также отсутствие иных, добросовестных целей. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а не являться следствием предположений.

Поскольку лицензионный договор, заключенный между сторонами, соответствует положениям законодательства как на момент его заключения, так и на момент рассмотрения спора, условия лицензионного договора согласованы сторонами и не оспорены, в том числе и в рамках настоящего дела, обязанность по исполнению тех или иных условий договора сохраняется для сторон договора на протяжении всего срока его действия вне зависимости от целесообразности или нецелесообразности, требование истца к ответчику, не исполняющему условия заключенного  лицензионного договора и не представляющему отчетную документацию, злоупотреблением правом не является.

Согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является самостоятельным основанием для вынесения судом решения об отказе в иске.

В соответствии с п. 9.1 Договора Лицензиат в течении 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию.

Исходя из изложенного, с учетом даты обращения истца в суд,  претензионного порядка (претензия от 11.03.2024 ), условий договора о сроке предоставления отчетности, суд приходит к выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности по требованиям об обязании предоставить отчетность с 4 квартала 2020 по 1 квартал 2021 года, в связи с чем в данной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Таким образом,  суд, руководствуясь положениями статей 196, 199, 200, 309, 310, 1235, 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом приведенных правовых норм и содержания лицензионного договора, приходит к выводу об  удовлетворении требованиям об обязании ответчика представить отчетность начиная со II квартала 2021 года по IV квартал 2023 года включительно.

В этой связи , исковые требования о взыскании штрафа в заявленном истцом размере 260000 руб. на основании п. 5.3 лицензионного договора, подлежат частичному удовлетворению в размере 220000 руб. за непредоставление отчетности начиная со II квартала 2021 года по IV квартал 2023 года включительно.

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ судом не установлено.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 309, 310, 314, 431, 1235,1237, 330, Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать Акционерное общество «Ульяновский механический завод» (ИНН: 

<

***>) предоставить отчетную документацию за период с II квартала 2021 года по IV квартал 2023 года включительно.

Взыскать с  Акционерного общества «Ульяновский механический завод» (ИНН: 

<

***>) в пользу  Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ИНН: 

<

***>)  штраф в размере 220 000 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Ульяновский механический завод» (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  12 938 руб. 02 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

 

Судья:

Е.В. Титова