РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-261953/21-110-1766

г. Москва

12 декабря 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2022 года 

Решение в полном объеме изготовлено 12  декабря 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "РОУС-РЕСУРС" (690014, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА АКСАКОВСКАЯ, ДОМ 1, ЭТАЖ 19, ОГРН: 1162536090507) к обществу с ограниченной ответственностью "БЬЮТИ СТАР" (111398 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА КУСКОВСКАЯ ДОМ 16А , ОГРН: 1167746062175) о взыскании 400 000 руб.,

Третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "КЬЮТИ" (693023, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЮЖНО-САХАЛИНСК ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 231, КОРПУС А, ОГРН: 1086501002543),

при участии:

от истца – Татуков А.А. по дов.  от   16.09.2021,

от ответчика- Авакян А.В. по дов.  от  30.12.2021,

от третьего лица-не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РОУС-РЕСУРС" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "БЬЮТИ СТАР" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 400 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, запретить использовать исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 690909, принадлежащий ООО «РОУС РЕСУРС» и размещать продукцию с его использованием, обязать ООО «Бьюти Стар» удалить товары «Guerisson Cloud 9 Blanc De Whitening Cream Крем для лица осветляющий», «Guerisson Corrective Eye Cream Крем  для  глаз»,  «Guerisson Moisture  Balancing  Cream  Крем  для  лица увлажняющий» с интернет-магазина KRASON.ru, права на которые принадлежат Истцу, обязать ООО «Бьюти Стар» утилизовать в полном объеме товары «Guerisson Cloud 9 Blanc De Whitening Cream Крем для лица осветляющий», «Guerisson Corrective Eye Cream Крем для глаз», «Guerisson Moisture Balancing Cream Крем для лица увлажняющий», находящиеся на складах ООО «Бьюти Стар».

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено общество с ограниченной ответственностью "КЬЮТИ",  которое в судебное заседание не явилось,  спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчик иск не признал  по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, Истцу с 01.10.2020г. принадлежит исключительная лицензия на использование товарного знака № 690909, что подтверждается уведомлением о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору №2020Д8237 и изменениями к свидетельству на товарный знак.

Правообладетем товарного знака является Клэрс Кориа Ко., Лтд., 12 фл., Метро Тауэр, 10, Тхвеге-ро, Чун-ку, Сеул 100-722, Южная Корея (KR) который зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под номером № 690909 и охраняется в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством (далее – Товарный знак): 

Дата приоритета Товарного знака – 15.06.2017г.

Дата государственной регистрации: 11.01.2019г.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 3 класса МКТУ: грим; средства косметические, в том числе средства косметические по уходу за лицом, телом и кожей, средства косметические отшелушивающие, средства косметические для массажа.

01 января 2020 года правообладатель и общество с ограниченной ответственностью «РОУС-РЕСУРС» (далее – Заявитель) заключили лицензионный договор № CLA-RUSSIA-200101, согласно которому ООО «РОУС-РЕСУРС» было предоставлено право использования товарного знака № 690909 (далее – Товарный знак) на условиях исключительной лицензии на весь срок действия Товарного знака на всей территории Российской Федерации. Дата и номер государственной регистрации договора: 01.10.2020г. РД0342441.

Лицензия, выданная ООО «РОУС-РЕСУРС», является исключительной: согласно пункту 1 статьи 1236 ГК РФ исключительная лицензия лишает лицензиара права выдачи лицензий другим лицам. Лицензия ООО «РОУС-РЕСУРС» распространяется на всю территорию Российской Федерации и на весь срок действия исключительного права на Товарный знак. Таким образом, любое нарушение исключительного права на Товарный знак непосредственно затрагивает права Заявителя. 

ООО «РОУС-РЕСУРС» стало известно, что в сети Интернет на сайте интернет-магазина https://www.krason.ru/ , а именно на страницах указанного сайта, приведенных далее, содержатся нарушения исключительного права путем использования Товарного знака без разрешения Заявителя: 

https://www.krason.ru/guerisson/713

https://www.krason.ru/guerisson/713/p62913

https://www.krason.ru/guerisson/713/p62471

https://www.krason.ru/guerisson/713/p62914

На указанных страницах сайта интернет магазина KRASON.ru размещены предложения к продаже товаров под товарным знаком «Guerisson», продавцом указанных товаров выступает Ответчик – Общество с ограниченной ответственностью «Бьюти Стар» (ИНН 7720328503, ОГРНИП 1167746062175), о чем свидетельствует информация в разделе «Информация» далее «О компании» в шапке сайта с доменным именем  krason.ru на  странице по адресу https://www.krason.ru/home/contact.

В названиях и изображениях, нанесенном на баночки с кремом и внешнюю упаковку товаров, использовано обозначение, тождественное Товарному знаку:

Товарный знак

Изображение товара ООО "Бьюти Стар"

 

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Как в Товарном знаке, так и в рассматриваемом обозначении использованы слова «Guerisson», а также стилизованное изображение лошади, при этом изображения выполнены в одинаковом цвете – коричневом. По общему зрительному впечатлению Товарный знак и обозначение, использованное в товаре, полностью тождественны.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 3 класса МКТУ, в частности, в отношении косметических средств по уходу за лицом, телом и кожей, а также косметических отшелушивающих средств.

В свою очередь, товары, продаваемый Обществом с ограниченной ответственностью «Бьюти Стар», представляют собой крем для лица, а именно:

Guerisson Cloud 9 Blanc De Whitening Cream Крем для лица осветляющий;

Guerisson Corrective Eye Cream Крем для глаз;

Guerisson Moisture Balancing Cream Крем для лица увлажняющий.

Согласно пункту 7.2.1.  Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Таким образом, товары, в отношении которых зарегистрирован Товарный знак, и товары ООО «Бьюти Стар», являются идентичными – кремы для кожи. 

Внешний вид товаров ООО "Бьюти Стар", предлагаемых к продаже на страницах: 

https://www.krason.ru/guerisson/713

https://www.krason.ru/guerisson/713/p62913

https://www.krason.ru/guerisson/713/p62471

https://www.krason.ru/guerisson/713/p62914

полностью идентичен оригинальной продукции Заявителя, предлагаемой к продаже.

В соответствии со ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Лицензия, выданная ООО «РОУС-РЕСУРС», является исключительной: согласно пункту 1 статьи 1236 ГК РФ исключительная лицензия лишает лицензиара права выдачи лицензий другим лицам. Лицензия ООО «РОУС-РЕСУРС» распространяется на всю территорию Российской Федерации и на весь срок действия исключительного права на Товарный знак. Таким образом, любое нарушение исключительного права на Товарный знак непосредственно затрагивает права Заявителя. 

В случае выявления нарушений Заявитель на основании положений статей 1229, 1254 и 1484 ГК РФ вправе совершать от своего имени любые действия по пресечению использования Товарного знака любыми третьими лицами без его разрешения. 

Факт размещения продукции с нарушением требований к законодательству о защите товарного знака зафиксирован Протоколом осмотра доказательства №2-КЛ от 17.09.2021 года и Протоколом осмотра доказательства №3-КЛ от 24.09.2021г, составленные Адвокатом Антонец Галиной Ивановной, регистрационный № 25/1820 в реестре адвокатов Приморского края, удостоверение №2093 выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю 03.10.2013 г., осуществляющей деятельность в Филиале Некоммерческой организации «Приморская краевая коллегия адвокатов «Контора адвокатов №5».

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233). Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

Использование товарных знаков без разрешения правообладателя является нарушением и влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

При этом в силу статьи 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, в том числе требовать прекращения нарушения и уплаты компенсации.

В соответствии с п. 3 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

С учетом изложенного, истец просит взыскать 400 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, запретить использовать исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 690909, принадлежащий ООО «РОУС РЕСУРС» и размещать продукцию с его использованием, обязать ООО «Бьюти Стар» удалить товары «Guerisson Cloud 9 Blanc De Whitening Cream Крем для лица осветляющий», «Guerisson Corrective Eye Cream Крем  для  глаз»,  «Guerisson Moisture  Balancing  Cream  Крем  для  лица увлажняющий» с интернет-магазина KRASON.ru, права на которые принадлежат Истцу, обязать ООО «Бьюти Стар» утилизовать в полном объеме товары «Guerisson Cloud 9 Blanc De Whitening Cream Крем для лица осветляющий», «Guerisson Corrective Eye Cream Крем для глаз», «Guerisson Moisture Balancing Cream Крем для лица увлажняющий», находящиеся на складах ООО «Бьюти Стар».

Вместе с тем,  в соответствии со ст. 1503 ГК РФ на  основании решения о государственной регистрации товарного знака, которое принято в порядке, установленном пунктами 2 и 4 статьи 1499 или статьей 1248 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений». 

В соответствии со сведениями, имеющимися в государственном реестре товарных знаков, правообладателем товарного знака № 690909 является Клэрс Кориа Ко., Лтд., что опровергает утверждение истца, изложенное в п. 1 просительной части искового заявления о принадлежности товарного знака Обществу «РОУС-Ресурс». ООО «РОУС-Ресурс» является лицензиатом, которому предоставлено право использования товарного знака на территории Российской Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ «Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату». 

11.01.2019 г. - дата регистрации комбинированного товарного знака «Guerisson 9 complex», № 690909 по Свидетельству в РФ.

01.10.2020 г. – дата регистрации лицензионного договора между Клэрс Кориа Ко., Лтд. (лицензиат / лицо предоставляющее право использования) и Обществом с ограниченной ответственностью «Роус-Ресурс» (лицензиар / лицо, которому предоставлено право использования товарного знака).

Ответчик сослался на то,  что между датой приоритета товарного знака – 15.06.2017 г. и датой государственной регистрации лицензионного договора на имя истца – 01.10.2020 г. существует временной промежуток в 3 года и 4 мес., в течение которого товары корейского производителя с его ведома и волеизъявления ввозились в РФ с целью реализации. 

Товары производителя были ввезены  другим(и) дистрибьюторами на возмездных основаниях в целях реализации, и находятся и реализуются на территории РФ на законных основаниях. 

04.02.2016 г.  между ООО «КЬЮТИ» (поставщик) и ООО «Бьюти Стар» (покупатель) заключен договор № Ю -18/20-16 от 04.02.2016 г. на поставку продукции.. 

Как указал ответчик, учитывая, что подписанный сторонами договор находится у поставщика, ООО «КЬЮТИ», последний представил платежные документы, подтверждающие исполнение договора: ПП № 134 от 22.03.2016 г., ПП № 2081 от 20.08.2018 г., ПП № 2045 от 23.08.2019 г. и ПП № 2261 от 06.10.2020 г.  

При этом на дату заключения договора обозначение «Guerisson» не только не было зарегистрировано на территории РФ и, следовательно, не имело на указанной территории правовой охраны, но даже не было заявлено в РФ на регистрацию в качестве товарного знака (приоритет от 15.06.2017 г.). Таким образом, продукция, относящаяся к товарам 03 класса МКТУ была ввезена ООО «КЬЮТИ» на территорию Российской Федерации на законных основаниях, без нарушения права производителя товаров и /или любых иных лиц.

При этом реализуемый товар является оригинальным, что подтверждается Декларациями соответствия, зарегистрированными 03.10.2019 г. и полученными на имя поставщика ООО «КЬЮТИ» на уже зарегистрированный на дату 11.01.2019 г. на имя  Клэрс Кориа Ко., Лтд. комбинированный товарный знак  «Guerisson» по Свидетельству № 690909 в РФ в отношении товаров 03 класса МКТУ: грим; средства косметические, в том числе средства косметические по уходу за лицом, телом и кожей, средства косметические отшелушивающие, средства косметические для массажа.

Между тем, на дату получения Деклараций соответствия на оригинальную продукцию, относящуюся к товарам 03 класса МКТУ, под товарным знаком «Guerisson», ввезенную на территорию Российской Федерации на законных основаниях в целях его введения в гражданский оборот, истец не являлся лицензиатом в отношении указанной продукции. Реализация  ввезенной оригинальной продукции до даты - 01.10.2020 г., когда у истца возникло на основании государственной регистрации исключительной лицензии право на использования товарного знака на территории РФ, не является нарушением каких-либо его прав. При этом на сайте была размещена информация  о варе,  его производителе и т.д.,  что не является нарушением исключительных прав.

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко