Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-35399/22

07 марта 2023 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 07 марта 2023 года.

 

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А.Аладовым-Лыковым

рассмотрев в судебном заседании дело 

по  исковому заявлению ООО «Русский кондитеръ»

к ЗАО "КДВ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД"

третье лицо ООО «Агроторг»

о защите исключительных прав

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу 

 

У С Т А Н О В И Л :

ООО «Русский Кондитеръ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ЗАО «КДВ Павловскй Посад», со следующими требованиями: 

1. пресечь действия, нарушающие исключительное право истца на товарный знак «Крутелло», а именно обязать ответчика прекратить производство товара с использованием обозначений «Crutella», сходных до степени смешения с товарным знаком «Крутелло», принадлежащим истцу; 

2. изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемое обозначение «Crutella», сходных до степени смешения с товарным знаком «Крутелло», принадлежащим истцу; 

3. взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 5.000.000 рублей. 

К участию в деле привлечено в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, ООО «Агроторг».

Ответчик и третье лиц о с иском не согласны, указывают на то, что ООО «Агроторг» 20.04.2022 г. подало исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству № 459232 и решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-365/2022 от 30.11.2022 г. исковые требования удовлетворены, правовая охрана товарного знака «Крутелло», зарегистрированного под № 459232 досрочно прекращена. 

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2023 г. по делу № СИП-365/2022 решение оставлено без изменения, а кассационная жалоба истца без удовлетворения. 

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

ООО «Русский Кондитеръ» являлось правообладателем словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 459232, зарегистрированного Роспатентом 12.04.2012 г. с приоритетом по дате подачи заявки (13.04.2011 г.) в отношении товаров 30-го класса «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия» классов МКТУ. 

ООО «Агроторг» является правообладателем словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 715901, зарегистрированного Роспатентом 14.06.2019 г. с приоритетом по дате подачи заявки (21.04.2017 г.) в отношении товаров 30-го класса МКТУ: ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на основе риса; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; паста соевая [приправа]; патока; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; подливки мясные; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошок горчичный; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряности; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; саго; сахар пальмовый; сахар; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; табуле; тартрат калия кислый для кулинарных целей; травы огородные консервированные[специи]; уксус; уксус пивной; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.»

ООО «Агроторг», ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Крутелло», зарегистрированного под № 459232 в отношении товаров 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия», неиспользование истцом товарного знака для товаров 30-го класса МКТУ, 20.01.2022 г. направило в адрес истца предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак. По истечении двухмесячного срока, установленного п.1 ст.1486 ГК РФ, третье лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением. 

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-365/2022 от 30.11.2022 г. исковые требования третьего лица удовлетворены, правовая охрана товарного знака «Крутелло», зарегистрированного под № 459232, в отношении товаров 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия», досрочно прекращена. 

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-365/2022 от 27.02.2023 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а кассационная жалоба истца без удовлетворения. 

В соответствии со ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В силу пп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ).

Суд отмечает, что исковое заявление ООО «Агроторг» в суд по интеллектуальным правам было направлено в электронном виде  19.04.2022 г.

По настоящему делу иск был направлен в Арбитражный суд Московской области 17.05.2022 г.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2022 г. по делу № СИП365/2022 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 459232, в отношении товаров 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

При рассмотрении данного спора установлено, что ООО «Русский Кондитеръ» не представлено доказательств использования спорного товарного знака за период с 20.01.2019 г. по 19.01.2022 г., свидетельствующих об использовании товарного знака способами, предусмотренными п.2 ст.1484 и п.2 ст.1486 ГК РФ.

Указанных доказательств не было представлено и в рамках настоящего спора.

В силу ч.2 ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

При этом в рамках настоящего дела истцом не представлены доказательства, подтверждающие введение в гражданский оборот  ответчиком продукции, маркированной обозначением «Крутелло». 

Изложенное опровергает доводы истца о том, что действия ответчика по осуществлению производства и продажи молочного шоколада с обозначением «Crutella» наносят непоправимый вред деловой репутации истца. 

На предложение третьего лица о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак, после более семимесячных переговоров истец ответил отказом, а с исковым заявлением в адрес ответчика истец обратился через 4 месяца после направления третьим лицом предложениям. 

Указанное позволяет сделать вывод о том, что целью истца являлось воспрепятствование третьему лицу и ответчику, что в совокупности с тем фактом, что обе стороны являются прямыми конкурентами, так как осуществляют одинаковые виды деятельности, свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом со стороны истца. 

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст.1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст.1514 ГК РФ. 

Товарный знак служит для индивидуализации товара (ст.ст.1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст.10 ГК РФ, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. 

Указанные действия ответчик определяет как злоупотребление правом со стороны истца при отсутствии достойного защиты интереса. 

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, а также принимая во внимание преюдициальное значение решения Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2022 г. и Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2023 г. по делу № СИП-365/2022,  суд пришёл к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

В силу ст.110 АПК РФ расходы на уплату госпошлины, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в  деле, в разумных пределах. 

Согласно ст.112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Истцом при подаче иска платежными поручениями №№ 1167 от 16.05.2022 г., 1230 от 23.05.2022 г. и 1231 от 23.05.2022 г. уплачена государственная пошлина в сумме 48.000руб. 00 коп., 6.000 руб. и 6.000 руб. соответственно.

В связи с отказом в удовлетворении заявленных требований расходы по уплате государственной пошлины остаются на истце. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                         Г.А. Гарькушова