ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения арбитражного суда, 

не вступившего в законную силу

Дело №А55-30577/2019

г. Самара

15 февраля 2021 года

Резолютивная часть  постановления  объявлена 09 февраля 2021 года

Постановление в полном объеме изготовлено 15 февраля 2021 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Романенко С.Ш.,

судей Митиной Е.А., Дегтярева Д.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии: 

от истца – представитель ФИО2, доверенность от 30.01.2021;

от ответчика – представитель ФИО3, доверенность от 19.12.19,

рассмотрев в открытом судебном заседании 09 февраля 2021 года в зале № 7 апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Самарский крепеж» на решение Арбитражного суда Самарской области от 02.10.2020, по делу № А55-30577/2019 (судья Шлинькова Е.В.),

по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройинновация» (ОГРН 1166313056150, ИНН 6315008519)

к обществу с ограниченной ответственностью «Самарский крепеж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об обязании запретить использовать полезную модель «Скоба монтажная»,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Стройинновация» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к ООО «Самарский крепеж», об обязании   использовать полезную модель «Скоба монтажная» по патенту Российской Федерации № 175727 с приоритетом от 07.06.2017, являющуюся зависимой от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту Российской Федерации № 2641433 с приоритетом от 25.11.2016, без разрешения ООО «Стройинновация» - правообладателя последнего патента.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 02.10.2020, по делу № А55-30577/2019  ООО «Самарский крепеж" запрещено использовать полезную модель «Скоба монтажная» по патенту Российской Федерации № 175727 с приоритетом от 07.06.2017, являющийся зависимой от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту Российской Федерации № 2641433 без разрешения обладателя патента № 2641433.

С ООО "Самарский крепеж" в пользу  ООО "Стройинновация" взысканы расходы по государственной пошлине в размере 6 000 руб. 00 коп.

Не согласившись с принятым  судебным актом, ООО "Самарский крепеж» обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой считает принятое решение незаконным и необоснованным, просит решение отменить в иске отказать.

 При этом в жалобе заявитель указал, что решение принято по неполно выясненным обстоятельствам, имеющим значение для правильного рассмотрения дела, неполно исследованы доказательства, и, как следствие, выводы, сделанные судом, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Также в жалобе заявитель указал, что при рассмотрении дела не были учтены обстоятельства, имеющие принципиальное значение для дела, так заявка №201614265 на выдачу патента на изобретение «Кронштейн крепежный» была подана истцом 25.11.2016. Публикация сведений о заявке согласно информации из Государственного реестра заявок на выдачу патента на изобретение РФ произошла 17.01.2018, в то время как по заявке ответчика на полезную модель уже был выдан спорный патент №175727 (дата выдачи патента 15.12.2017). Таким образом ответчик не мог знать о том, что истец подал заявку в отношении спорного технического решения, обладающего сходными признаками с полезной моделью, а  также не мог предвидеть или предотвратить последствия такого совпадения, что полностью исключает вину ответчика в ситуации возможного нарушения исключительного права на изобретения истца.

Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11ааs.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В судебном заседании представитель ответчика  апелляционную жалобу поддержал, решение суда считает незаконным и необоснованным, просил его отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

В судебном заседании представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Проверив законность и обоснованность  обжалуемого решения  в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы  в совокупности с исследованными доказательствами по делу, выслушав представителей сторон, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд установил.

Как следует из материалов дела,  ООО Стройинновация» (истец) является обладателем исключительного права на изобретение «Кронштейн крепежный» по патенту Российской Федерации № 2641433 с датой приоритета от 25.11.2016, зарегистрированному 17.01.2018, который выдан со следующей формулой изобретения:

«1. Кронштейн крепежный, характеризующийся тем, что содержит верхнюю и нижнюю взаимно параллельные стенки, в верхней стенке выполнены два отверстия, а в нижней выполнен вертикальный открытый с одного торца паз, при этом отверстия в верхней стенке расположены таким образом, что при повороте кронштейна вокруг одного из них втрое беспрепятственно перемещается относительно установленного в него неподвижного крепежного элемента.

2. Кронштейн крепежный по п. 1, отличающийся тем, что одно отверстие в верхней стенке выполнено круглой формы, а другое – вытянутым и дугообразным.

3. Кронштейн крепежный по п. 1, отличающийся тем, что верхняя и нижняя стенки выполнены разнесенными по горизонтами.

4. Кронштейн крепежный по п. 1, отличающийся тем, что открытый торец паза в нижней своей части выполнен расширяющимся».

ООО «Самарский крепеж» является обладателем исключительного права на полезную модель «Скоба монтажная» по патенту Российской Федерации № 175727 с датой приоритета от 07.06.2017, зарегистрированному 15.12.2017, который выдан со следующей формулой полезной модели:

«Скоба монтажная, выполненная в виде цельной, изгнутой пластины с отверстиями в параллельных, но несовпадающих ее плоскостях, отличающаяся тем, что параллельные, но несовпадающие плоскости скобы образуют две крепежные площадки, смещенные изгибом относительно друг друга в виде ступеней; первая крепежная площадка снабжена двумя отверстиями, одно из которых выполнено круглым и расположено на вертикальной оси, ближе к изгибу скобы; другое отверстие выполнено в виде прорези сегмента, симметричного относительно вертикальной оси, и расположенное ближе к торцу правой крепежной площадки; вторая крепежная площадка выполнена с симметричным относительно оси сужением от моста изгиба к торцу второй площадки и снабжена открытой с торца второй площадки прорезью под регулирующий болт с фиксирующей гайкой».

Как указывает истец, ответчик на основании патента Российской Федерации на полезную модель № 175727 производит и реализует товар «Монтажный комплект для установки дверей и других рамных конструкций СК-1», чем нарушает исключительные права истца.

В этой связи истец обратился к ответчику с требованием об устранении нарушения исключительного права путем прекращения использования изобретения  по патенту Российской Федерации № 2641433 при изготовлении, продаже или ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей товара, в котором использовано указанное изображение, и выплате компенсации в размере 1 000 000 руб. 00 коп.

В ответ на данную претензию ООО «Самарский крепеж»  в письме (л.д. 12 т. 1) сообщается, что до признания патента на полезную модель недействительным, действия ООО «Самарский крепеж» не могут быть признаны нарушением закона.

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения в арбитражный суд с настоящим иском на основании положений статьи 1358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Устанавливая фактические обстоятельства дела на основании полного и всестороннего  исследования представленных доказательств, суд первой инстанции статей 1358, 1358.1, 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации обосновано удовлетворил заявленные исковые требования  исходя из следующего.

При этом, суд первой инстанции указал, что рассматривая вопрос о возможности признания полезной модели зависимой по отношению к изобретению, имеющему более ранний приоритет, Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № А40-318628/2018 в ИЦЧП направлен судебный запрос от 11.02.2020.

В поступившем в Суд по интеллектуальным правам заключении ИЦЧП  по судебному запросу содержится вывод о том, что пункт 1 статьи 1358.1 ГК РФ допускает возможность признания полезной модели зависимой по отношению к изобретению, имеющему более ранний приоритет.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В силу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Статьей 1379 ГК РФ допускается преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение и наоборот, заявки на изобретение в заявку на полезную модель в заявку на изобретение. 

Таким образом, изобретения и полезные модели являются не принципиально разными объектами, а различными правовыми режимами, применяемыми (в части устройств) к одним и тем же объектам.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

С учетом приведенного разъяснения разграничение изобретений и полезных моделей относится только к случаю определения эквивалентности признаков.

Иное понимание (толкование) пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ приводило бы к ситуации, когда установленная законом необходимость получения разрешения на использование чужого технического решения в своем техническом решении могла быть обойдена путем перехода от изобретения к полезной модели и наоборот (данный вывод соответствуют позиции, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу № А40-318628/2018).

Поскольку вопрос об использовании всех существенных признаков изобретения требует специальных познаний, судом первой инстанции правомерно по ходатайству сторон на основании статьи 82 АПК РФ назначена экспертиза, проведение которой по согласованию сторон поручено  патентному поверенному негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Тольяттинский институт технического творчества и патентоведения» ФИО4. Перед патентным поверенным для разъяснения судом поставлены следующие вопросы: 

1. Использован ли каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащейся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, в изделии «Скоба монтажная» производства ООО «Самарский крепеж»?

2. Использован ли каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащийся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, в продукте «Скоба монтажная» по патенту РФ № 175727?

3. Является ли полезная модель «Скоба монтажная» по патенту № 175727 от 07.06.2017 зависимой от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту № 2641433 от 25.11.2016.

После проведения исследования в материалы дела поступило заключение эксперта от 12.03.2020, в котором патентным поверенным проанализированы признаки независимого пункта 1 изобретения по патенту РФ № 2641433 и патенту РФ № 175727, а также признаки, характеризующие изделие Скоба монтажная» производства ООО «Самарский крепеж», по результатам которого сделаны выводы о том, что:

- каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащейся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, использован в изделии «Скоба монтажная» производства ООО «Самарский крепеж»; 

- каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащейся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, используется в продукте «Скоба монтажная» по патенту РФ № 175727; 

- полезная модель «Скоба монтажная» по патенту № 175727 от 07.06.2017 является зависимой от изобретения «Кронтштейн крепежный» по патенту № 2641433 от 25.11.2016, поскольку использован каждый признак изобретения «Кронштейн крепежный», приведенный в пункте 1 содержащейся в патенте РФ № 2641433 формулы изобретения, в устройстве «Скоба монтажная» по патенту РФ № 175727.

Таким образом, патентный поверенный путем анализа каждого признака формулы изобретения пришел к выводу об использовании таких признаков в формуле полезной модели, а также изделии «Скоба монтажная», что свидетельствует о зависимости полезной модели «Скоба монтажная» по патенту РФ № 175727 от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту РФ № 2641433.

Представитель ответчика высказала возражения относительно использования каждого признака изобретения в формуле полезной модели, сославшись на то, что в описании изобретения указано, что «отверстия в верхней стенке расположены таким образом, что при повороте кронштейна вокруг одного из них втрое беспрепятственно перемещается относительно установленного в него неподвижного крепежного элемента».

Разъясняя вывод об использовании данного признака, патентный поверенный ФИО4, явившийся в судебное заседание по вызову суда, пояснил, что исходя из описания изобретения, следует понимать как «второе (а не втрое) беспрепятственно перемещается относительно установленного в него неподвижного крепежного элемента».

Патентный поверенный ФИО4 также указал, что слово «втрое» является опечаткой, которая исправлена Роспатентом 06.04.2020. В формуле есть два отверстия, то есть слово «другое» свидетельствует о том, что это одно из двух. Если рассматривать слово «втрое» (кратность), то это приводит к нарушению технического решения, при использовании слова «втрое» не достигается технический результат. 

Соотнесение указанного слова во взаимосвязи с текстом описания изобретения, а также исходя из содержания предложения, слово «втрое» не согласуется со смыслом предложения, в котором данное слово приводится. В противном случае, непонятно, что перемещается беспрепятственно при повороте кронштейна вокруг одного из двух отверстий и во что установлен неподвижный крепежный элемент.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции верно указал, что выводы, изложенные в заключении патентного поверенного в  достаточной  степени обоснованны, мотивированы, составлены в пределах его компетенции, патентный поверенный имеет соответствующую квалификацию и стаж работы, в силу чего данное заключение признается  надлежащим доказательством по  делу.

Мотивированного ходатайства о назначении по делу дополнительной либо повторной экспертизы сторонами не представлено.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1381.1 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

Принимая во внимание установленные патентным поверенным обстоятельства использования каждого признака формулы изобретения по патенту РФ № 2641433 в формуле полезной модели по патенту РФ № 175727, а также изделии «Скоба монтажная» производства ООО «Самарский крепеж», вывод о зависимости полезной модели от изобретения, отсутствие разрешения истца на использование его изобретения, а также разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд  первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что ответчик использует в производимом им изделии изобретение истца по патенту Российской Федерации № 2641433, что является нарушением исключительного права, поскольку полезная модель «Скоба монтажная» по патенту Российской Федерации № 175727 с приоритетом от 07.06.2017 является зависимой от изобретения «Кронштейн крепежный» по патенту Российской Федерации № 2641433 и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Доводы заявителя жалобы не принимаются апелляционным судом, поскольку в настоящем деле не рассматривается спор о признании недействительным выданных патентов, а разрешается спор  о запрете использования  полезной модели без разрешения правообладателя патента на изобретение. При этом п.2 ст.1358.1 установлено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми. Факт зависимости установлен судебной экспертизой по делу, доказательств обратного в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено.

У суда апелляционной инстанции нет оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, признавшего наличие оснований для удовлетворения иска.

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции установлена, исследована и оценена вся совокупность обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, имеющимся по делу доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как неосновательные по приведенным выше мотивам.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, всем доводом в решении была дана надлежащая правовая оценка. 

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с чем Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Самарской области от 02.10.2020, по делу № А55-30577/2019, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 266-271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 02.10.2020, по делу № А55-30577/2019 - оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Самарский крепеж» - без удовлетворения.

Постановление  вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий             С.Ш. Романенко    

            Судьи                                                                                  Е.А. Митина

                                                                                                                           Д.А. Дегтярев