РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-104616/17-105-807

31.01.2019

Резолютивная часть решения объявлена 29.11.2018

Текст решения изготовлен в полном объеме 31.01.2019

Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) 

истец:  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (123995,

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 05.02.2003)

ответчик:  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "НОВАТОР" (620017,

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 20.09.2002)

Третьи лица: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (РОСПАТЕНТ), Министерство обороны РФ.

О взыскании 568 230,31 долл. США задолженности по договору №1-01-12-00770 от 13.12.2012г.

Встречное исковое заявление о понуждении заключить дополнительное соглашение к лицензионному договору.

при участии:

от истца – ФИО2 дов от 12.10.18Коркин Д.А. дов от 23.10.2018г

от ответчика – ФИО3, дов. от 17.08.2018г., ФИО4, дов. от 30.08.3018г.

от третьих лиц – от Министерства обороны ФИО5 дов. от 16.01.2018г., остальные – не явка..

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - ФГБУ "ФАПРИД") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к акционерному обществу "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (далее - общество "Новатор") о взыскании для перечисления в доход федерального бюджета лицензионного платежа по лицензионному договору от 13.12.2012 N 1-01-12-00770 (далее - Договор) в размере эквивалентном 309 350,60 долларов США и неустойки в размере эквивалентном 258 879,71 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день перечисления денежных средств.

Общество "Новатор" не признало иск и подало встречное исковое заявление к ФГБУ "ФАПРИД" об обязании не позднее 10 дней после вступления решения суда в законную силу совершить действия по подписанию дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего окончательный размер лицензионного платежа на основании установленных Отчетом и утвержденных Экспертным заключением данных о доле государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности, а также подписать и направить в адрес общества "Новатор" два экземпляра Акта о выполнении обязательств по Договору.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство финансов Российской Федерации (далее - Минфин), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерство обороны Российской Федерации (далее - Минобороны).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2018 по делу N А40-104616/2017 в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2018 N С01-229/2018 по делу N А40-104616/2017 решение Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2017 по делу N А40-104616/2017 и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2018 по тому же делу отменены в части отказа во взыскании для перечисления в доход федерального бюджета лицензионного платежа по лицензионному договору от 13.12.2012 N 1-01-12-00770 в размере эквивалентном 309 350,60 долларов США и неустойки в размере эквивалентном 258 879,71 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день перечисления денежных средств.

В указанной части дело N А40-104616/2017 направлено  на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2017 по делу N А40-104616/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2017 по тому же делу оставлены  без изменения.

При этом суд кассационной инстанции указал следующее.

Как следует из материалов дела, лицензиар (ФГБУ "ФАПРИД") направил обществу "Новатор" претензию об оплате задолженности по Договору, однако ни суд первой, ни суд апелляционной инстанции не указали, в связи с чем течение срока исковой давности в рассматриваемом случае не приостанавливалось.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что выяснение указанных обстоятельств является значимыми для правильного рассмотрения настоящего дела.

Суд кассационной инстанции, принимая во внимание изложенные обстоятельства, приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанции сделаны выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что привело к необоснованному выводу о пропуске ФГБУ "ФАПРИД" срока исковой давности, что в силу части 1, пункта 2 части 2 статьи 288 ФИО6 кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов.

Указанный вывод судов сделан при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и не соответствует представленным в материалы дела доказательствам, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в этой части подлежат отмене.

При новом рассмотрении суду следует установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и принять законный и обоснованный судебный акт по настоящему делу в части требования о взыскании для перечисления в доход федерального бюджета лицензионного платежа по Договору в размере эквивалентном 309 350,60 долларов США и неустойки в размере эквивалентном 258 879,71 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день перечисления денежных средств.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ "ФАПРИД" (Лицензиар) и обществом "Новатор" (Лицензиат) заключен лицензионный договор от 13.12.2012 N 1-01-12-00770 о предоставлении ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

За предоставленное по Договору право на использование результатов интеллектуальной деятельности Лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 2 498 003,91 долларов США.

Платеж перечисляется Лицензиатом на счет, открытый в органах федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, указанным Лицензиаром в разделе 18 Договора.

Мероприятия по инвентаризации и анализу используемых РИД и определению величины доли прав государства на данные РИД проводятся ФГБУ "ФАПРИД" совместно с ответчиком до 31.07.2013.

В течение 10 рабочих дней после согласования данных о доле государства на данные РИД, Лицензиар подготавливает проект дополнительного соглашения к Договору с окончательным размером и условиями лицензионного платежа, после чего направляет его Лицензиату.

В случае если указанное дополнительное соглашение не будет подписано в течение 15 дней после получения Лицензиатом проекта дополнительного соглашения, окончательный размер лицензионного платежа устанавливается равным предельному 2 498 003,91 долларов США.

Дополнительное соглашение об изменении размера лицензионного платежа между сторонами подписано не было.

Согласно поступившей от общества "Новатор" отчетной документации валютная выручка за поставленную инозаказчику продукцию военного назначения в общем размере, эквивалентном 45 881 578,94 долларов США поступила на счет Лицензиата одним платежом - 14.07.2013 в размере 45 881 578,94 долларов США.

Датой получения выручки считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии.

Лицензионный платеж по Договору 04.06.2014 частично оплачен обществом "Новатор" в размере 450 347,23 долларов США.

В связи с просрочкой оплаты лицензионного платежа истец обратился с иском в суд о взыскании лицензионного платежа в размере 309 350,60 долларов США, неустойки в размере 58 036,21 долларов США за 263 дня просрочки по оплате платежа из расчета неустойки за день просрочки 220,67 долларов США, неустойки в размере 200 843,50 долларов США за просрочку оплаты лицензионного платежа в размере 309 350,60 долларов США из расчета 151,58 долларов США за 1 325 дней просрочки.

Довод ФГБУ «ФАПРИД» относительно того, что в случае окончания инвентаризации после 31.03.2013 уже у Ответчика возникает обязанность по подготовке и направлению в адрес Лицензиара на согласование проекта дополнительного соглашения об уточнении размера лицензионного платежа, является несостоятельным ввиду следующего.

Согласно абз. п. 7.3 лицензионного договора (в редакции дополнительного соглашения № 2-13 от 25.05.2013 к лицензионному договору):

«Мероприятия по инвентаризации и анализу используемых результатов интеллектуальной деятельности и определению величины доли прав государства на данные РИД проводятся ФГБУ «ФАПРИД» совместно с ОАО «ОКБ «Новатор» до 31.07.2013. В течение 10 рабочих дней после согласования данных о доле государства в правах на РИД, Лицензиар подготавливает проект дополнительного соглашения к настоящему Договору с окончательным размером и условиями платежа, после чего направляет его Лицензиату».

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Из буквального толкования п. 7.3 лицензионного договора № 1-01-12-00770 от 13.12.2012 (далее - лицензионный договор), однозначно следует, что обязанность по подготовке проекта дополнительного соглашения к лицензионному договору с окончательным размером и условиями платежа лежит исключительно на Лицензиаре (ФГБУ «ФАПРИД»), после чего именно у ФГБУ «ФАПРИД» возникает обязанность по направлению указанного проекта дополнительного соглашения Лицензиату (АО «ОКБ «Новатор»).

При этом проект дополнительного соглашения должен быть подготовлен Истцом только после согласования им данных о доле государства в правах на РИД.

Таким образом, довод ФГБУ «ФАПРИД» о возникновении у Ответчика обязанности по подготовке и направлению в адрес Истца проекта дополнительного соглашения уже в случае окончания инвентаризации после 31.03.2013, является голословным, не основан на каких бы то ни было доказательствах и ни на одном нормативно-правовом акте (в том числе не основан на тексте Постановления Правительства РФ от 14.01.2002 № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности»). Указанный довод основан на произвольном толковании текста Лицензионного договора. Ответчик не согласовывал иной порядок установления окончательного размера лицензионного платежа.

Кроме того, основанием для подготовки проекта дополнительного соглашения с окончательным размером и условиями платежа является согласование ФГБУ «ФАПРИД» данных о доле государства в правах на РИД. До согласования данных о доле окончательный размер платежа не может быть установлен.

Поскольку, по мнению ФГБУ «ФАПРИД» и Министерства обороны РФ, доля государства в правах на РИД в отношении спорного договора не согласована, тогда окончательный размер лицензионного платежа также не может быть определен до согласования значения доли.

В связи с тем, что окончательный размер лицензионного платежа не определен, то в силу абз. 5 п. 7.3 Лицензионного договора («...оплата лицензионного платежа осуществляется не ранее определения окончательного размера лицензионного платежа»), обязанность по оплате платежа не наступила у Ответчика до настоящего времени. Следовательно, иск заявлен на основании несуществующего обязательства.

С учетом изложенного, доводы Министерства обороны РФ о том, что Лицензионным договором не установлены сроки перечисления платежа в том случае, если не будет подписано дополнительное соглашение, не имеют правового значения, так как это являлось бы дополнительным установлением в лицензионном договоре сроков оплаты, чего закон не требует.

Сторонами по настоящему делу не оспаривается факт того, что Лицензиат в указанный Договором срок (31.03.2013) не завершил мероприятия по инвентаризации.

При этом согласование данных о доле государства в правах на РИД также не было осуществлено, но стороны Договора вели переписку по вопросу заключения дополнительного соглашения, изменяющего размер лицензионного платежа.

Вместе с тем дополнительное соглашение к Договору о продлении срока для проведения мероприятий по инвентаризации (31.03.2013) также не было заключено.

Согласно отчетной документации лицензиата, валютная выручка поступила 14.08.2013.

Из материалов настоящего дела следует, что общество "Новатор" 04.06.2014 осуществило лицензионный платеж по Договору в адрес ФГБУ "ФАПРИД" в размере 15 767 332,04 рубля (л.д. 67, т. 2), что эквивалентно 450 347, 23 долларов США.

Довод Истца о том, что он впервые узнал о размере платежа, который Ответчик считает законным и обоснованным, из письма №3235/25 от 10.06.2014 не соответствует имеющимся в материалах дела доказательствам.

Так, в материалы дела Ответчиком представлено письмо № 2394/25 от 28.04.2014, в котором АО «ОКБ «Новатор» впервые сообщает о том, что размер лицензионного платежа по Лицензионному договору должен составлять 450 347,23 долл. США (согласно Постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2018 № 09АП-19250/2018-ГК по делу № А40-127277/17 данное письмо получено Истцом 06.05.2014).

То есть уже с 06.05.2014 (а не с 10.06.2014) Истцу было известно о размере платежа, который Ответчик считает законным и обоснованным.

Следовательно, утверждение Истца о том, что срок исковой давности следует исчислять с 10.06.2014 является несостоятельным.

Кроме того, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2018 по делу №А40-164576/17 между теми же сторонами, вступившим в законную силу, по тому же лицензионному договору установлены следующие обстоятельства.

Ответчиком проведены работы по определению доли государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности и подготовлен отчет о доле Российской Федерации в общем объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемых при производстве ракет ЗМ-54Э, ЗМ-54ЭК, ЗМ-54ЭУД, ЗМ-54ЭРМ, комплекта группового ЗИП для ракеты ЗМ-54Э; ракет ЗМ-14Э, ЗМ-14ЭК, ЗМ-14ЭУД, ЗМ-14ЭРМ, комплекта группового ЗИП для ракеты ЗМ-14Э; комплекта наземного оборудования ЗФ-04Э; комплекта средств погрузки ракет ЗН-04Э; учебно-тренировочных средств, аппаратуры подготовки полетных заданий; комплекта ЭД соответствующих условиям дополнений от 05.04.2010 № 970412140157-915484 к договору комиссии от 30.11.2009 № Р/970412140157-910590 при выполнении контракта от 15.12.2009 №P/870412112142/VX3 в интересах СР Вьетнам, от 11.03.2012 №901212111420-115483 к договору комиссии от 05.07.2011 №Р/901212111420-111520 в интересах Алжира, договору комиссии от 30.12.2010г. № Р/035639011674-015225 при выполнении дополнения от 31.01.2011 №035639011674 к контракту от 04.02.1993 №80/312508431 в интересах Индию Корректность полученных значений доли Российской Федерации в правах на РИД и возможность их использования для расчета лицензионного платежа, подтверждена «Экспертным заключением», утвержденным ФГБУ «ФАПРИД» 19.02.2014.

После чего, АО «ОКБ «Новатор» подготовлен расчет размера лицензионного  платежа за использование результатов интеллектуальной деятельности, утвержденный ответчиком 07.06.2014.

Согласно данным отчета и расчета доля государства в правах на РИД составляет от 4,69% до 100% по различным видам продукции, окончательный размер лицензионного платежа по лицензионному договору составляет 450 347 долларов США 23 цента.

Как следует из материалов дела, обязательства по оплате лицензионного платежа выполнены ответчиком в полном объеме и надлежащим образом.  

Согласно пункту 7.6 лицензионного договора выполнение обязательств сторон по лицензионному договору оформляется актом выполнения обязательств по договору.

Однако, ФГБУ «ФАПРИД» уклоняется от подписания акта о выполнении обязательств, направленного ответчиком (письмо исх. № 3235/25 от 10.06.2014).

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Наличие преюдициально установленных (предрешенных) обстоятельств означает, что в ходе арбитражного производства не подлежат доказыванию и не допускают опровержения обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного и вступившего в законную силу судебного акта.

В связи с вышеизложенным, довод Истца о необходимости исчисления срока исковой давности с 26.06.2015 (т.е. с момента получения им от Ответчика проекта дополнительного соглашения) является неправомерным, поскольку о позиции АО «ОКБ «Новатор» в отношении размера лицензионного платежа (которая противоречит позиции ФГБУ «ФАПРИД»), Истцу стало известно из письма Ответчика № 2394/25 от 28.04.2014, которое получено Истцом 06.05.2014.

Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК РФ). Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока (ст. 192 ГК РФ). Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока (ст. 194).

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого статьей 200 ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст. 198 ГК РФ). Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 ГК РФ).

На основании пункта 1 статьи 203 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Из разъяснений, данных в пунктах 20, 21, 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (далее - Постановление N 43) следует, что к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.

Перерыв течения срока исковой давности в связи с совершением действий, свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения. Вместе с тем по истечении срока исковой давности течение исковой давности начинается заново, если должник или иное обязанное лицо признает свой долг в письменной форме (пункт 2 статьи 206 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Обращение в ФГБУ "ФАПРИД" с письмом от 10.06.2014 N 3235/25, в котором обществом пересчитан размер лицензионного платежа и содержится просьба изменить условия Договора, не свидетельствует о признании ответчиком долга.

в соответствии с пунктом 3 статьи 202 ГК РФ, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Срок исковой давности по указанному в иске требованию исчисляется с 06.05.2014.. и истек 06.06.2017 (с учетом 30-дневного срока на разрешение спора во внесудебном порядке).

Согласно штампу канцелярии, иск подан 07.06.2017г. Таким образом, истец обратился в суд за пределами установленного законом для судебной защиты нарушенного права срока исковой давности. В связи с чем требования истца подлежат отклонению.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, ст.ст. 8.12, 199, 200, 202, 203, 309, 310, 1235  ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд        

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.И. Никонова