ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-10532/2023

Дело № А41-36117/2022

27 июня 2023 года

г. Москва

 

           Резолютивная часть постановления объявлена 20 июня 2023 года

           Постановление изготовлено в полном объеме 27 июня 2023 года

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В., 

судей Бархатовой Е.А., Боровиковой С.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МПЗ Богородский» на решение Арбитражного суда Московской области от 20.04.2023 по делу № А41-36117/2022.

В судебном заседании приняли участие представители:

Федерального государственного унитарного предприятия «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации –                       ФИО2 по доверенности от 10.01.2023;

общества с ограниченной ответственностью «МПЗ Богородский» –                   ФИО3 по доверенности от 13.02.2023.

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации (далее - ФГУП «ТД «Кремлевский», предприятие, истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной ответственностью «МПЗ Богородский» (далее - ООО «МПЗ Богородский», общество, ответчик) с иском (с учетом уточнения) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «КРЕМЛЕВСКАЯ», зарегистрированный по свидетельству № 673657, в размере 113 466 166,80 руб.  

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил.

Ответчик с решением не согласился, обжаловав его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ответчик (далее также – податель жалобы) просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель указывает на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное применение судом норм материального и процессуального права. Так, отмечает, что ответчик использовал спорное обозначение до регистрации права истца на товарный знак. Считает, что суд пришел к неверному выводу о сходстве используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца. Полагает, что представленные истцом доказательства не свидетельствуют с достоверностью об их относимости к продукции ответчика. Также указывает, что заявленный истцом к взысканию размер компенсации является завышенным.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

В судебном заседании представитель подателя жалобы поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель истца возражал против доводов жалобы. 

Также в судебном заседании представитель ответчика ходатайствовал о приобщении к материалам дела доказательств ведения ответчиком переговоров с истцом о заключении мирового соглашения.

С учетом пояснений представителя истца о том, что на настоящий момент стороны соглашение о мирном урегулировании спора не достигли, суд апелляционной инстанции отказал в приобщении к материалам дела указанных документов как не относимых к существу спора. 

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец является правообладателем товарного знака «КРЕМЛЕВСКАЯ», зарегистрированного по свидетельству на товарный знак № 673657, с датой приоритета 30.12.2016, сроком действия до 30.12.2026, используемого в том числе для маркировки колбасных изделий (29 класс МКТУ). 

Истцом установлено, что ответчик производит, предлагает к продаже и продает колбасные изделия, а именно, колбасу варено-копченую, в маркировке которой содержится слово «КРЕМЛЕВСКАЯ», сходное до степени смешения с товарным знаком истца. 

При этом права на использование данного товарного знака истцом ответчику в установленном порядке не передавались. 

Истец полагает, что ответчик нарушает исключительные права истца на товарный знак, что явилось основанием для обращения к ответчику с претензией, а затем ввиду неудовлетворения претензии  - в суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из их обоснованности.

Судебная коллегия не усматривает оснований для отмены решения.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Согласно пункту 2 статьи 1484 названного Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

Судом установлено, что товарный знак «КРЕМЛЕВСКАЯ» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 03.10.2018, за номером 673657, дата истечения срока действия исключительного права 30.12.2026, в отношении в том числе 29 класса МКТУ, к которому относятся, в том числе колбасные изделия. 

Ответчиком производится и реализуется товар - колбаса варено-копченая «КРЕМЛЕВСКАЯ окраина». 

В обоснование иска истцом представлены фотографии товара, кассовые чеки на покупку от 08.12.2021 и от 14.03.2022. 

Согласно заключению № 00072 от 04.03.2022, составленному Патентно-правовой фирмой «ЮС», сделан вывод о сходстве до степени смешения обозначения на упаковке исследуемого образца и товарного знака РФ № 673647 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ - изделия колбасные. 

Реализация товаров со сходными до степени смешения обозначениями в одной и той же сфере продуктов питания (изделия колбасные) способна создать у потребителя представление о принадлежности товаров, маркированных вышеуказанными сходными обозначениями, одному и тому же изготовителю (лицу, по заказу которого производится товар), либо о производстве указанной продукции лицензиатом - ФГУП «ТД «Кремлевский». 

Согласно исследовательской части словесный элемент «ОКРАИНА», «окраина», охраняемый товарным знаком ООО «МПЗ Богородский» № 317897, использован на упаковке исследуемого образца как самостоятельное обозначение, не связанное со словесным элементом «КРЕМЛЕВСКАЯ». 

Товар маркирован товарным знаком «ОКРАИНА» (ближе к настоящему), также содержатся обозначения «колбаса варено-копченая», «КРЕМЛЕВСКАЯ», «окраина». 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции обоснованно согласился с мнением истца, что обозначение «окраина» не относится к обозначению «КРЕМЛЕВСКАЯ», а представляет собой самостоятельное обозначение, охраняемое товарным знаком, принадлежащим ответчику. 

Также заслуживает внимания то обстоятельство, что товарный знак «Кремлевская окраина» ни на момент выявленных нарушений, ни по состоянию на дату судебного разбирательства не зарегистрирован. 

Ввиду изложенного суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии оснований полагать использование ответчиком товарного знака истца «КРЕМЛЕВСКАЯ» для маркировки товара - варено-копченой колбасы. 

Ответчик в апелляционной жалобе указывает, что судом первой инстанции не установлена связь между продукцией, реализуемой ИП ФИО4, и производимой ответчиком продукции, в связи с чем, представленный истцом расчет компенсации не может расцениваться как достоверное, относимое и допустимое доказательство.

Данный довод ответчика является необоснованным, так как связь между продукцией, реализуемой ИП ФИО4, и производимой ответчиком продукцией установлена заключением патентного поверенного ФИО5 исх. №00072 от 04.03.2022, также факт незаконного использования товарного знака ответчиком подтверждается закупкой образцов продукции, декларацией соответствия на товар, информацией, предоставленной Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора №04/4339 от 15.06.2022 о продукции с наименованием «КРЕМЛЕВСКАЯ», произведенной и реализованной ООО «МПЗ Богородский» за весь период оформления в ИС «Меркурий» и ответом №ФС-ЮШ-2/28738 от 25.10.2022 Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о реализации ООО «МПЗ Богородский» продукции с использованием обозначения «Кремлевская» за период с 09.03.2022 по 24.06.2022.

Согласно приложенной к ответу №ФС-ЮШ-2/28738 от 25.10.2022 Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору таблице за период с 00 час. 11 мин. 09.03.2019 по 21 час 39 мин. 24.06.2022 было произведено (столбец Е «Тип сертификата» 443 706,17 кг. колбасы с обозначением «КРЕМЛЕВСКАЯ» (столбцы S и Т «Объем» и «Единица измерения»), из которых 361 357,20 кг. были реализованы (столбец Е «Тип сертификата») третьим лицам, крупным розничным продовольственным сетям, в том числе: ООО «Агроторг», ООО «Копейка-Москва», ООО «Копейка-М.О.» - магазины «Пятерочка» ООО «ИКС 5 ГИПЕР» - магазины «Карусель», ООО «Гиперглобус», ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ», ООО «АШАН», АО «Крокус Интернешнл» и многим другим.

Довод ответчика, что закупка осуществлялась у ИП ФИО4 без нотариального удостоверения кассовых чеков, является несостоятельным, так как действующим законодательством нотариального заверения кассового чека не требуется. Кассовый чек должен позволять ассоциировать его с приобретенным контрафактным товаром, что следует из информации, указанной на кассовом чеке ИП ФИО4, а именно подтверждает закупку «Колбаса Кремлевская Окраина в/к».

Истцом заявлена компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). 

Как разъяснено в абзацах третьем и четвертом пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 24.07.2020 № 40-П (далее - Постановление № 40), размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, то есть применительно к нарушению прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации - в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (абзац второй пункта 3 статьи 1252 названного Кодекса). 

Этот размер должен быть судом обоснован, на что указано в абзаце четвертом пункта 62 постановления № 10.

При этом размер компенсации, исчисленный на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, а потому суд не вправе снижать его по своей инициативе.

Довод ответчика о несоразмерности компенсации допущенному нарушению и ее определении без учета ряда обстоятельств является несостоятельным, поскольку указанные ответчиком обстоятельства не являются основанием для снижения размера компенсации в силу пункта 21 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017)», в котором разъяснено, что снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Таким образом, сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Таких доказательств ответчиком не представлено.

Суд первой инстанции верно отклонил довод ответчика о том, что о нарушении исключительных прав истца на товарный знак «КРЕМЛЕВСКАЯ» истец знал уже в 2017 году, когда обратился в суд с иском о взыскании компенсации в рамках дела                       № А41-17389/17. Согласно вступившему в законную силу решению по делу № А41-17389/17 от 06.03.2018 предметом исковых требований явилось нарушение исключительных прав истца ответчиком на товарный знак «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству № 283007, то есть другой товарный знак. Таким образом, указанное решение не может иметь преюдициального значения для настоящего спора. 

В части периода расчета компенсации истец в своих расчетах исходит из периода с 09.03.2019 по 24.06.2022, сведения об объемах реализации товара за который представлены в суд Россельхознадзором. 

При этом следует отметить, что в качестве истребуемой суммы истец заявляет сумму в четыре раза меньше, чем двукратный размер стоимости товара за вышеуказанный период. 

Таким образом, заявленная истцом сумма не превышает двукратный размер стоимости реализованного ответчиком товара (с учетом данных истца, не оспоренных ответчиком), который истец вправе испрашивать в качестве компенсации, в пределах срока исковой давности.

Довод ответчика о том, что размер компенсации должен определяться с учетом понесенных истцом убытков, суд первой инстанции, вопреки апелляционной жалобе,  верно не принял в качестве обоснованного, поскольку исковые требования заявлены истцом не о взыскании убытков, а о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости реализованных ответчиком товаров. 

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не опровергают правомерные выводы суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в любом случае, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции  

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 20.04.2023 по делу                              № А41-36117/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МПЗ Богородский» - без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

 

 

Председательствующий судья                                                     Л.В. Пивоварова

 

Судьи:                                                                                            Е.А. Бархатова     

 

                                                                                             С.В. Боровикова