Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А59-5067/2023

г. Южно-Сахалинск

29 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения суда объявлена 14 февраля 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 29 февраля 2024 года.

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С., рассмотрев, в открытом судебном заседании дело № А59-5067/2023 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сах.Ком» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Радио Сити Сахалин» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 23 000 рублей, 

при участии: 

от истца – представитель ФИО1 по доверенности от 07.12.2023 года (сроком по 31.12.2024 года); 

от ответчика – представитель ФИО2 по доверенности от 20.12.2022 года (сроком до 31.12.2025 года), 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Сах.Ком» (далее – истец, ООО «Сах.Ком») обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области к обществу с ограниченной ответственностью «Радио Сити Сахалин»  (далее – ответчик) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей. 

Исковые требования мотивированы доводом о нарушении ответчиком  исключительных прав правообладателя на товарный знак, нормативно обоснованы положениями статей 1301, 1259, 1270, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Определением суда от 19.12.2023 года, судебное разбирательство по делу было отложено на 24.01.2024 года, в судебном заседании был объявлен перерыв до 06.02.2024 с последующим перерывом до 14.02.2024 года.

В материалы дела представлены отзыв на исковое заявление и дополнительная правовая позиция, в соответствии с которыми ответчик с заявленными исковыми требованиями не согласен по следующим основаниям. 

Ответчик указывает, что спорный товарный знак не используется им в коммерческих целях. Довод истца о том, что ответчик вводит в заблуждение пользователей контента путем использования фотографий с надписью «SAKH.COM» относительно того, какую площадку они используют,  считает голословным и бездоказательным. Указал, что простое упоминание словесного обозначения само по себе не является использованием товарного знака, учитывая, что истец не является автором фотографий.

Ответчик указывает, что фотографии, на которых размещено наименование Sakh.com размещены на сайте https://citvsakh.ru пользователями (частными лицами) не в коммерческих целях и не в интересах ООО «Радио Сити Сахалин». При этом, данная доска объявлений является бесплатной для пользователей, в связи с чем ООО «Радио Сити Сахалин» не имеет никакой коммерческой выгоды от размещения данных фотографий.

Частные лица, добавляя объявление, используют фотографии на которых ранее ООО «Сах.ком» самостоятельно (автоматически) размесил свой логотип в виде вотермарки (водяной знак).  При этом, ООО «Сах.ком» не является автором размещенных фотографий, а значит последние не являются интеллектуальной собственностью ООО «Сах.ком» и не подлежат охране, путем маркирования.

Правила ООО «Сах.ком» не содержат условия об обязательном нанесении товарного знака ООО «Сах.ком» в виде вотермарк на опубликованные фотографии, и владельцы о такой обработке фотографий не уведомляются.

Таким образом, при последующем скачивании фотографий с сайта, сохраняется нанесенная вотермарка, однако ее нанесение без уведомления авторов фотографий является неправомерным, а отсутствие согласованного в письменной виде запрета на последующее использование фотографий с нанесенной вотермаркой не влечет никаких правовых последствий, в том числе в виде предъявления требования о прекращении использования товарного знака.

Ответчик также полагает, что истцом не доказан факт причинения убытков истцу и получения прибыли ответчиком в результате использования ответчиком товарного знака, просит суд снизить размер компенсации.

Истец против указанных доводов возражал, представил письменные пояснения на отзыв.

В судебном заседании представители сторон свои требования и возражения поддержали. 

Из материалов дела судом установлено следующее.

В июне 2023 года ООО «Сах.Ком» стало известно, что на сайте «Citisakh.ru» ответчиком размещены объявления с фотографиями, на которых незаконно используется товарный знак № 359808.

На основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 359808 от 15.09.2008 года истец является правообладателем товарного знака «SAKH.COM» с приоритетом до 11.07.2017 года на основании заявки от 11.07.2007 год, зарегистрированного для класса МКТУ и перечня товаров и услуг 35, 38, 39, 41, 42. 

Согласно изменениям к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) срок действия исключительного права продлен до 11 июля 2027 года.

Факты использования товарного знака на сайте «Citisakh.ru»  подтверждаются скриншотами объявлений, представленными в материалы дела.

Вместе с тем, договор с ответчиком, предметом которого являлась бы передача прав на товарный знак, истец не заключал, иным образом право на использование не передавал.

Посчитав, что ответчиком осуществляется использование спорного товарного знака, путем размещения в сети «Интернет» на ресурсе «Citisakh.ru» фотографий, содержащих словесное обозначение «SAKH.COM» товарного знака № 359808, для оказания однородных услуг класса 35 МКТУ: поиск информации в компьютерных файлах, продвижение товаров, публикация рекламных текстов, для которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 359808 от 15.09.2008 года, истец направил в адрес ответчика претензию № 36 от 06.07.2023 года.

Полагая, что данными действиями нарушаются исключительные права истца на товарный знак № 359808, ответчик использует товарный знак в конкурентной деятельности (реклама в сети интернет), использование товарного знака является намеренным действием ответчика, истец обратился в суд с иском о возложении обязанности прекратить использование товарного знака, в том числе, удалить все материалы, на которых размещен товарный знак, а также о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей.

В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, заявил только требование о взыскании компенсации за использование товарного знака, указав, что ответчик удалил спорный контент со своего сайта. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса, любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации) В соответствии со статьями 1488, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжение правообладателем исключительным правом на товарный знак возможно путем заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

Правообладатель товарного знака вправе передать по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак принадлежащее ему исключительное право на соответствующий товарный знак, в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, приобретателю исключительного права (пункт 1 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации). Такой договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что следует из статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1503 Гражданского кодекса Российской Федерации, в Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Исходя из смысла изложенных положений, исключительное право на товарный знак распространяется только на те товары и услуги, которые были заявлены правообладателем при регистрации товарного знака, и в отношении которых последний получил правовую охрану, что должно быть отражено в свидетельстве на товарный знак.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу указанных норм нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482. Так, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: 

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; 

- длительность и объем использования товарного знака правообладателем; 

- степень известности, узнаваемости товарного знака; 

- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); 

- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сравнив изображение зарегистрированного товарного знака истца с изображением, размещенном ответчиком на фотографиях в объявлениях, размещенных на сайте, суд установил визуальное сходство - графическое изображение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком № 359808. 

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание то обстоятельство, что ответчиком осуществляется аналогичная коммерческая деятельность, что и истцом, учитывая визуальное сходство графического изображения размещенного на портале ответчика с товарным знаком, права на который принадлежат истцу, суд отклоняет довод ответчика о том, что товарный знак не используется последним в коммерческих целях.

В силу ч. 3 ст. 1250 ГК РФ бремя доказывания отсутствия вины возлагается на лицо, нарушившее интеллектуальные права.

Как разъяснено в п. 78 Постановления № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона № 149-ФЗ), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

С учетом приведенного пункта постановления, суд приходит к выводу о несостоятельности довода ответчика о том, что фотографии, на которых размещен товарный знак, распространяются на сайте не ответчиком, а частными лицами.

Согласно пункту 55 Постановления № 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются, в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Таким образом, из материалов дела судом установлено, что ответчик использует товарный знак № 359808 на фотографиях в объявлениях, размещенных на своем сайте Citisakh.ru. 

Факт принадлежности данного сайта ответчику последний не оспаривает.

Судом также установлено, и ответчиком не оспорено, что истец в установленном законом порядке не давал ему согласия на использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 1 000 000 рублей компенсации за использование товарного знака.

Ответчиком заявлено о снижении размера компенсации.

Рассмотрев материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворения данного требования, в силу следующего.

В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд полагает, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак обоснованы.

Определяя размер компенсации, суд, учитывая степень вины нарушителя, вид нарушения права, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая, что ответчик удалил фотографии, содержащие товарный знак истца, 03.08.2026 года,  суд приходит к выводу о возможности снижения  размера компенсации за незаконное использование товарного знака истца до 400 000 рублей.

Во взыскании остальной суммы заявленной компенсации суд отказывает.

В силу статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в сумме 9 200 рублей. 

В связи с уточнением истцом исковых требований, излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 6 000 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Радио Сити Сахалин» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сах.Ком» компенсацию в сумме 400 000 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 9 200 рублей, всего – 409 200 рублей. 

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сах.Ком» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей, уплаченную за рассмотрение искового заявления на основании платежного поручения № 89 от 11.08.2023 года. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                           Т.С. Горбачева