Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-114018/2022

04 января 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  14 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  04 января 2024 года.

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Киселева А.О., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 10.10.2017)

к 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии Хореки» (192171, 

<

...> ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 4Н, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.04.2016, ИНН: 

<

***>), 

2. ИП ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 27.03.2019), 

3. Открытому акционерному обществу «Контакт» (424000, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ЙОШКАР-ОЛА ГОРОД, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 133, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.08.2002, ИНН: 

<

***>),

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Северо-Запад» (425000, РОССИЯ, РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ВОЛЖСК Г.О., ВОЛЖСК Г., ЙОШКАР-ОЛИНСКОЕ ШОССЕ УЛ., СТР. 20А, ОФИС 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.10.2012, ИНН: 

<

***>)

о защите исключительных прав

при участии: от Истца - ФИО4 (доверенность от  11.03.2022), от Ответчика 1 - ФИО5 (доверенность от  07.02.023), от Ответчика 2 и Ответчика 3 – извещены, не явились,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (Истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии Хореки» (Ответчик 1), ИП ФИО3 (Ответчик 2), Открытому акционерному обществу «Контакт» (Ответчик 3) (именуемые вместе также Ответчики) со следующими требованиями:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технологии Хореки» (ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 177771 в размере 100 000 (ста тысяч) рублей и на промышленный образец по патенту № 109164 в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Технологии Хореки» (ОГРН 

<

***>) предлагать к продаже, продавать товар «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100», в котором незаконно использованы полезная модель по патенту № 177771 и промышленный образец по патенту № 109164. 

3. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 177771 в размере 100 000 (ста тысяч) рублей и на промышленный образец по патенту № 109164 в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

4. Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>) предлагать к продаже, продавать товар «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850», в комплекте подсветки которого незаконно использованы полезная модель по патенту № 177771 и промышленный образец по патенту № 109164. 

5. Взыскать с Акционерного общества «Контакт» (ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 177771 в размере 5 000 000 (пяти миллионов) и на промышленный образец по патенту № 109164 в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. 

6. Запретить Акционерному обществу «Контакт» (ОГРН 

<

***>) производить, предлагать к продаже, продавать товары «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100», «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850», в которых или в частях которых незаконно использованы полезная модель по патенту № 177771 и промышленный образец по патенту № 109164.

Определением от 27.11.2022 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

            В судебное заседание от 25.04.2023 от Истца поступило ходатайство о привлечении в качестве третьего лица общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Северо-Запад» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), которое было удовлетворено судом определением от 25.04.2023 г.

В судебное заседание 11.07.2023 явились представители Истца и открытого акционерного общества «Контакт».

Представитель Истца приобщил дополнительные документы, ходатайствовал об истребовании доказательств.

Судом было удовлетворено ходатайство об истребовании документов у общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Северо-Запад», о чем вынесено определение от 11.07.2023 г.

Протокольным определением от  19.09.2023 в связи с необходимостью соблюдения процессуальных прав сторон, для оценки представленных документов судебное заседание отложено.

В судебное заседание 14.11.2023 явились представители Истца и Ответчика 1, дали пояснения по делу.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей Ответчика 2 и Ответчика 3, которые извещены надлежащим образом, о чем в материалах дела имеются соответствующие доказательства согласно ст. 123 АПК РФ.

При отсутствии возражений сторон, в соответствии с положениями ст. 137 АПК РФ суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК Ф, арбитражный суд установил следующее.

Согласно пояснениям Истца, индивидуальный предприниматель ФИО2 является автором и владельцем целого ряда российских патентов на полезные модели и промышленные образцы в области светотехнических и электротехнических решений, предназначенных для освещения различного торгового, холодильного, рекламного, выставочного и т.п. оборудования.

Истцу принадлежит исключительное право на полезную модель «Осветительное устройство для ларей, бонет или ларей-бонет» по патенту № 177771, дата приоритета: 15.08.2017, дата регистрации: 12.03.2018 (Полезная модель).  

Истцу также принадлежит исключительное право на промышленный образец «Профиль для светильника» по патенту № 109164, дата приоритета: 15.08.2017, дата регистрации: 18.06.2018 (Промышленный образец).

Истцу стало известно о предложении к продаже и продаже ООО «Технологи Хореки» товара «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100», а также о предложении к продаже и продаже ИП ФИО3 (Ответчик 2) товара «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850».

Истец указывает, что по его поручению указанные товары были приобретены ФИО6 в сентябре-октябре 2021 года, что подтверждается копиями товаросопроводительных документов (счет-фактура УТ-2169 от 12.10.2021, справка об операции по оплате товаров и услуг от 06.09.2020, кассовый чек №2 от 06.09.2021, счет-фактура №76 от 08 сентября 2021, счет №569 от 06.09.2021, чек об операции от 06.09.2021), приведенных в приложении 1 к протоколу осмотра доказательств 78 АВ 0612814 от 20.10.2021 года.

В результате проведенного 20.10.2021 г. осмотра закупленного товара выяснилось, что товар «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850» был произведен АО «Контакт». Был выполнен демонтаж комплекта подсветки, примененного в ларь-бонете. На товаре «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100» и его упаковке какая-либо маркировка о производителе отсутствовала.

И комплект подсветки товара «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850» (изделие №1), и товар «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100» (изделие №2) содержат вышеперечисленную совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный Промышленный образец. 

25 октября 2021 года также были проведены осмотры сайтов Ответчика 3 www.mariholod.com и www.mariholod.su, где зафиксировано предложение Ответчиком 3 к продаже производимых им товаров «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850» и «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100» соответственно. Указанные страницы присутствуют на данных сайтах и в настоящее время.

28 марта 2022 года в адрес Ответчиков 1 и 2 были направлены претензионные письма с требованием прекратить реализацию спорного товара и, принимая во внимание разовый характер допущенного нарушения, выплатить минимальную компенсацию за незаконное использование Полезной модели и Промышленного образца (Приложения 7,9). Указанные требования остались без удовлетворения.

Из полученных ответов 30 марта и 28 апреля 2022 года следовало то, что производителем контрафактного товара является Ответчик 3.

28 марта 2022 года в адрес Ответчика 3 также было направлено претензионное письмо с требованием прекратить производство и реализацию продукции с конструкцией подсветки, нарушающей исключительные права Истца, а также выплаты компенсации за незаконное использование Полезной модели и Промышленного образца.

Указанные требования остались без удовлетворения и без какого-либо ответа. Таким образом, Ответчики, по мнению Истца, без каких-либо правовых оснований используют Промышленный  образец  и   Полезную  модель  в  товарах,  которые  производятся, предлагаются к продаже и реализуются ими. При этом Ответчики 1 и 2 фактически являются дистрибьюторами спорной продукции Ответчика 3.

Принимая во внимание характер взаимоотношений между сторонами (Ответчик 3 производитель и поставщик товаров, Ответчики 1 и 2 его дистрибьюторы), а также отсутствие намерения прекратить нарушение исключительного права, Истец полагает необходимым запретить Ответчикам производство, предложение к продаже и продажу спорных товаров, как действий, нарушающих его исключительные права.

Текущая розничная стоимость товара «Комплект задней подсветки для Корсика 2100» согласно сайту производителя 14 776 р., через сайт можно заказать до 999 штук данного товара общей стоимостью 14 761 224 р.

Текущая розничная стоимость товара «Ларь-Бонета Корсика ЛХН-1850» согласно сайту производителя 148 586 р., и это достаточно востребованная ритейлерами продукция, широко используемая в магазинах по всей России (сеть Мегамарт, Пятерочка и многие другие).

Истец указывает, что, принимая во внимание оставление Ответчиками 1 и 2 досудебных требований без удовлетворения и высокую стоимость реализуемой продукции, полагает разумным и справедливым взыскание с каждого из Ответчиков 1 и 2 компенсации за нарушение исключительных прав на Полезную модель и Промышленный образец в размере 200 000 рублей.

Принимая во внимание стоимость продукции, ее значение для бизнеса Ответчика 3, умышленный и длительный характер нарушения исключительных прав, и то обстоятельство, что Истец давал возможность Ответчику 3 добровольно прекратить нарушение исключительного права Истца, Ответчик 3 пренебрег ею и продолжил нарушение, не исполнил добровольно требования Истца, изложенные в претензионном письме, Истец полагает разумным и справедливым взыскание с Ответчика 3 компенсации за нарушение исключительных прав на Полезную модель и Промышленный образец в совокупном размере 10 000 000 рублей.

Истец отмечает, что исключительные права на Промышленный образец (дизайн изделия) и Полезную модель (устройство) защищают разные аспекты товара, поэтому их совместное использование в товаре не презюмируется, а является сознательным выбором Ответчика 3. При этом использование и Полезной модели, и Промышленного образца осуществляется сразу несколькими способами: Ответчик 1 и Ответчик 2 предлагает к продаже и продает спорную продукцию, Ответчик 3 производит, предлагает к продаже и продает спорную продукцию.

В обоснование своей позиции на исковое заявление Ответчик 1 представил отзыв, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Технологии Хореки» не признает исковые требования в полном объеме, просит отказать в их удовлетворении по следующим основаниям.

Ответчик 1 утверждает, что им предлагалась к продаже и продавалась продукция, исключительные права которой принадлежат истцу ИП ФИО2, а именно Полезная модель (устройство) «Осветительное устройство для ларей, бонет или ларей-бонет» по патенту №177771 и Промышленный образец «Профиль для светильника» по патенту №109164.

Из искового заявления следует, что по поручения истца указанные товары были приобретены ФИО6 в сентябре-октябре 2021 года. В результате проведенного осмотра закупленного товара выяснилось, что товар «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850» произведен АО «Контакт». Для подтверждения факта использования признаков полезной модели и промышленного образца была проведена экспертиза по инициативе Истца.

Ответчик 1 указывает, что на обращение истца № 2429-1945088 от 28 марта 2022 года о выплате компенсации ответчиком ООО «Технологии Хореки» и прекращении реализации, направлен ответ, что ООО «Технологии Хореки» реализован товар: Светильники со светодиодными источниками света для внутреннего освещения оборудования предприятий торговли и общественного питания, типы БИЛЛ, Н.БИГЛ, данная продукция изготовлена в соответствии с БИГЛ 6.161.102 ТУ «Светильники со светодиодными источниками света», что не является нарушением прав интеллектуальной собственности (согласно декларации о соответствии от 09 октября 2020 года), что не является заявленным объектом интеллектуальной собственности Истца. К ответчику ООО «Технологии Хореки» комплекты задней подсветки (для Корсика 2100) поступили от «Торговый Дом Росхолов-Северо-Запад» по счету-фактуре №ЦБ от 12 октября 2021 года. Изделие «Ларь-Бонета Корсика ЛХН-1850» относится к торгово-холодильному оборудованию, и является технически сложным товаром, а следовательно, состоит не из одного спорного светильника, который уже не используется, а из большого количества изделий и механизмов, в отношении которых ИП ФИО2 не обладает патентами на промышленные модели. В связи с чем, требование ИП ФИО2 о запрете производить, предлагать к продаже данной продукции и выплате компенсации является незаконным в связи с его недоказанностью.

По мнению Ответчика 1, Истцом не приведены доказательства, что действиями ООО «Территория Хореки» нарушены исключительные права на полезную модель и промышленный образец истца, поскольку отсутствует причинно-следственная связь между действиями ответчика и наступившим нарушением (а именно факт поставки истцу запатентованного товара). Кроме того, Ответчиком ООО «Территория Хореки» поставлено под сомнение соответствие признаков поставленной продукции объекту интеллектуальной собственности истца, поскольку ООО «Технологией Хореки» были реализованы другие товары, а именно «Светильники со светодиодными источниками света». Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850 (которая уже не реализуется) является иным технически сложным изделием в сборе (на которые у ИП ФИО2 нет исключительных прав), и состоит не из одного спорного светильника. Экспертиза истца не подтверждает что спорное изделие «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850» и «Комплект задней подстветки МХМ для Корсика 2100» - это запатентованные товары истца, в связи с чем, ответчик сомневается в представленном заключении и просит не принимать его в качестве надлежащего доказательства по вышеперечисленным обстоятельствам.

Ответчик 1 указывает, что указанные сайты www.mariholod.com и www.mariholod.su не принадлежат и никогда не принадлежали ООО «Технологии Хореки». Кроме того, ООО «Технологии Хореки» контрагентом АО «Контакт» не является, а следовательно и дистрибьютором, также как и ФИО7

Также Ответчик 1 указывает, что никаких договорных отношений между истцом- ИП ФИО2 и ответчиком - ООО «Технологии Хореки» не существует, в связи с чем требования к нему незаконны.

В обоснование своей позиции на исковое заявление Ответчик 3 представил отзыв, согласно которому признает заявленное исковое требование индивидуального предпринимателя ФИО2 в размере 10 000 рублей с учетом следующих обстоятельств.

Распоряжением генерального директора было дано указание об изготовлении экспериментальной модели светильников для ларей-бонет. Первый образец был поставлен в план, выпущен и установлен в Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850 №ЛБ1 2104 0553 в апреле 2021г.

Второй образец был выпущен 07.10.2021г. как Комплект задней подсветки (для Корсика 2100), что подтверждается Карточкой счета 43.01 за 2021г. и Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 43.01 за 2021г. Стоимость одного выпущенного комплекта задней подсветки (для Корсика 2100) согласно карточки счета 43.01 составляла 1 346,53 рублей.

28 августа 2021г. АО «Контакт» получило претензию от ООО «ЗЭСЗ» о нарушении АО «Контакт» исключительного права на патент на промышленный образец №109164, которая была рассмотрена и по результатам рассмотрения которой генеральным директором было дано распоряжение о прекращении использования экспериментальной модели светодиодных светильников для ларей-бонет. В ларях-бонет прекратили использовать спорные светодиодные светильники, а стали устанавливать лампы типа дневного света (Лампы LED-T8RG Ювт 220V GB 4000К 800LM 600мм). Поскольку такие лампы типа дневного света не обладают достаточной мощностью освещения, от контрагентов АО «Контакт» стали поступать жалобы, что подтверждает факт прекращения использования АО «Контакт» спорных светильников.

Таким образом, АО «Контакт» прекратило нарушать исключительные права ИП ФИО2 с того момента, когда узнало об этом. Отсутствие ответа со стороны АО «Контакт» на претензии как ООО «ЗЭСЗ», так и ИП ФИО2 не является доказательством того, что Ответчик продолжает нарушать права Истца, а также длительности этого нарушения. В связи с чем, обращаем внимание суда, что нарушение Ответчиком исключительных прав Истца носило кратковременный характер, а, следовательно, вероятные имущественные потери Истца были минимальны.

В обосновании довода, что АО «Контакт» якобы предлагает к продаже и продает «Комплект задней подвески для Корсика 2100», в исковом заявлении ИП ФИО2 ссылается на осмотры сайтов www.mariholod.com и www.mariholod.su, утверждая, что оба эти сайта принадлежат АО «Контакт». Однако, оба эти сайта АО «Контакт» не принадлежат, что подтверждается копией протокола осмотра доказательств 78 АВ 0612726 от 25.10.2021г. и копией протокола осмотра доказательств 78 АВ 0612729 от 25.10.2021г. Таким образом, АО «Контакт» «Комплект задней подвески для Корсика 2100» через интернет сайты к продаже не предлагало и не предлагает, а также не продает. Протокол осмотра доказательств 78 АВ 0612726 от 25.10.2021г. и протокол осмотра доказательств 78 АВ 0612729 от 25.10.2021г. должны быть исключены из числа доказательств.

Сайт www.mariholod.su АО «Контакт» не принадлежит. В Приложении 1. Техническая информация о домене копии протокола осмотра доказательств 78 АВ 0612729 от 25.10.2021г., трекер, указанный в «Получении сведений о владельце домена», свидетельствует, что домен www.mariholod.su принадлежит частному лицу (person: private person; e-mail: kingleon2008@mail.ru), а не AO «Контакт». В настоящий момент ведется претензионная работа в отношении сайтов-клонов (Приложение № 4). Таким образом, копия протокола осмотра доказательств 78 АВ 0612729 от 25.10.2021г. не является допустимым и относимым доказательством, а Истец умышленно вводит суд в заблуждение.

Также, Ответчик полагает, что Истец вводит суд в заблуждение обоснованием размера заявленной компенсации. ИП ФИО2 берет в расчет, что текущая розничная стоимость товара «Комплект задней подвески для Корсика 2100» согласно сайту www.mariholod.su составляет 14 776 рублей 00 копеек и через сайт можно заказать до 999 штук данного товара общей стоимостью 14 761 224р. Но, как было уже отмечено выше, сайт www.mariho 1 od.su к Ответчику не имеет никакого отношения. АО «Контакт» не предлагало к продаже, не предлагает к продаже и не продает в розницу через сайт комплектующие к холодильному оборудованию. Стоимость же одного выпущенного комплекта задней подсветки (для Корсика 2100), как было указано выше, согласно карточки счета 43.01 составляла 1 346 рублей 53 копейки и выпущена для реализации была только одна штука.

Таким образом, расчет ИП ФИО2 размера компенсации в исковом заявлении не является обоснованным, а нарушение носит не грубый характер.

Кроме того, как следует из универсального передаточного документа №УТ-2169 от 12.10.2021г., «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100» был приобретен у ООО «Технологии Хореки». ООО «Технологии Хореки» контрагентом АО «Контакт» не является, а, следовательно, и дистрибьютором. Точно также как и Индивидуальный предприниматель ФИО3. Таким образом, ИП ФИО2 вводит суд в заблуждение относительно дистрибьюторских отношений между Ответчиками.

Далее, как следует из Приложения 1 (Техническая информация о домене копии протокола осмотра доказательств 78 АВ 0612726 от 25.10.2021 г.), трекер, указанный в «Получении сведений о владельце домена», свидетельствует, что домен www.mariholod.com принадлежит ООО «Марихолодмаш», а не АО «Контакт». Кроме того, на данном сайте представлено торгово-холодильное оборудование АО «Контакт», изображение которого не нарушает интеллектуальные права ИП ФИО2 ни на промышленный образец, ни на полезную модель.

Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850 относится к торгово-холодильному оборудованию, является технически сложным товаром, а, следовательно, состоит не из одного спорного светильника, который уже не используется, а из большого количества изделий и механизмов, в отношении которых ИП ФИО2 не обладает патентами на полезные модели. Также ИП ФИО2 не является правообладателем патента на промышленный образец, защищающий внешний вид ларь-бонета Корсика ЛХН-1850, изображенного на сайте www.mariholod.com. Таким образом, ларь-бонета Корсика ЛХН-1850 не нарушает права ИП ФИО2 по патентам №177771 и №109164, а, следовательно, Истец не имеет права запрещать или разрешать использовать изображение ларя-бонета Корсика ЛХН-1850 или сам ларь-бонета Корсика ЛХН-1850 где бы то ни было и в каких угодно целях. Требование ИП ФИО2 о запрете АО «Контакт» производить, предлагать к продаже, продавать ларь-бонета Корсика ЛХН-1850 является незаконным.

Изображение и предложение к продаже «Комплекта задней подвески МХМ для Корсика 2100», на которую ссылается Истец, на сайте www.manholod.com отсутствуют. Таким образом, копия протокола осмотра доказательств 78 АВ 0612726 от 25.10.2021г. не является надлежащим и относимым доказательством.

Ответчик указывает, что Истец, занимая должность генерального директора ООО «ЗЭСЗ», использует защиту интеллектуальных прав как инструмент воздействия на АО «Контакт» с целью понудить Ответчика подписать договор о намерениях между ООО «ЗЭСЗ» и АО «Контакт» о продолжении работы, что подтверждается Претензией от 20 августа 2021г. (Приложение №3), таким образом, злоупотребляя правом на защиту.

Согласно позиции Ответчика 3, с учетом кратковременного и не грубого характера допущенного нарушения, исходя из принципов разумности и справедливости, а также фактической стоимости и незначительного количества «Комплекта задней подсветки МХМ для Корсика 2100» и соразмерности компенсации последствиям нарушения, АО «Контакт» просит суд на основании ст.ст. 1252, 1406.1 ГК РФ, снизить заявленный Истцом размер компенсации до 10 000 рублей, а в удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исследовав и оценив каждое из представленных в дело доказательств в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а также достаточность и взаимную связь данных доказательств в совокупности суд установил следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. 

Частями 1, 2 статьи 64 АПК РФ определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В предмет доказывания по спору о нарушении исключительного права, как на изобретение, так и на полезную модель входит установление того, содержит ли продукт, произведенный ответчиком, либо использован ли в способе, примененном ответчиком, каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения (полезной модели) согласно патенту, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, по использованию изобретения (полезной модели).

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что в нарушение положений статей 8, 41, 65 - 68 АПК РФ Ответчиками не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что ими не были нарушены исключительные права Истца.

Доводы ООО «Технологии Хореки» о том, что товар, приобретенный Истцом в рамках контрольной закупки, и товар, представленный специалисту для исследования, различный, опровергаются представленными истцом доказательствами.

В результате проведенного 20.10.2021 г. осмотра закупленного товара выяснилось, что товар «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850» был произведен АО «Контакт». Был выполнен демонтаж комплекта подсветки, примененного в ларь-бонете. На товаре «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100» и его упаковке какая-либо маркировка о производителе отсутствовала.

Демонтированный комплект подсветки и товар «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100» переданы для проведения досудебной патентоведческой экспертизы, в результате которой было установлено: В отношении Полезной модели и в комплекте подсветки товара «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850» (изделие №1), и в товаре «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100» (изделие №2) использован каждый признак Полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы Полезной модели. В отношении Промышленного образца при проведении исследования экспертом выявлены следующие существенные признаки Промышленного образца: Профиль для светильника характеризуется: выполнением в виде единой детали, вытянутой в длину с одинаковым по длине торцевым сечением, общий вид торцевого сечения визуально напоминает старинный ключ с осью (центральная часть), бородкой (меньшая торцевая часть) и упорами для поворота (большая торцевая часть). В торцевом сечении характеризуется: наличием визуально определяемой центральной части (2), имеющей параллельные стороны, и двух торцевых частей (3, 6), одна из которых зрительно существенно больше по площади другого; меньшая из торцевых частей имеет форму «гребенки» (перпендикулярное центральной части основание с двумя перпендикулярными основанию выступами; большая из торцевых частей, имеет нелинейную изогнутую форму, разделена углублением на две части, расположенные по обе стороны от центральной части перпендикулярно к ней.

Доказательства, опровергающие выводы специалиста и представленные Истцом доказательства, Ответчиками не представлены в материалы дела.

В свою очередь, заявленная ко взысканию суммы компенсации не может быть признана обоснованной в порядке требований действующего законодательства.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель. 

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (п. 61 Постановления № 10).

В силу статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно пункту 4 названной статьи ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. 

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В порядке разъяснений в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление № 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. 

В свою очередь, как разъяснено в п. 61 Постановления № 10 заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Из пункта 62 Постановления № 10 следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер предъявленной Истцом ко взысканию с открытого акционерного общества «Контакт» в рамках настоящего дела компенсации заявлен в сумме 10 000 000 рублей и по 200 000 рублей с общества с ограниченной ответственностью «Технологии Хореки», индивидуального предпринимателя ФИО3

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформулирована в п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, Определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-13233 от 25.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017.

Истец обосновывает размер заявленной компенсации, ссылаясь на текущую розничную стоимость товара – «Комплект задней подсветки для Корсика 2100» и «Ларь-Бонета Корсика ЛХН-1850».

При этом, суд не усматривает обоснованности для принятии во внимание приведенной исходной стоимости указных товаров в отсутствие документального обоснования, в том числе стоимости ларь-бонеты в целом, в которой установлена подсветка (то есть является составляющей частью другого объекта), что в принципе исключает возможность использования стоимости данного товара.  

Ввиду отсутствия документально обоснованного заявленного Истцом размера компенсации, с учетом обстоятельств дела, суд полагает возможным удовлетворить заявленное требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объекты исключительного прав в размере 12 980 рублей, из расчета двукратной стоимости в зависимости от стоимости светильника в размере 6 490 рублей согласно универсальному передаточному документу от 12.10.2021 г. (т.д. 1, стр. 64).

В отношении требований Истца о запрете ООО «Технологии Хореки» и индивидуальному предпринимателю ФИО3 предлагать к продаже, продавать товар «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100», в котором незаконно использованы полезная модель по патенту № 177771 и промышленный образец по патенту № 109164 и запрете АО «Контакт» производить, предлагать к продаже, продавать товары «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100», «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850», в которых или в частях которых незаконно использованы полезная модель по патенту № 177771 и промышленный образец по патенту № 109164, суд полагает следующее.

В порядке положений п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (п. 2). 

В материалы дела Ответчиками не было представлено относимых и допустимых доказательств в опровержение изложенных и подтвержденных Истцом обстоятельств.

Таким образом, суд полагает требование Истца о запрете использования подтвержденным материалами дела и подлежащим удовлетворению.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

С учетом вышеизложенного, поскольку Ответчиками в материалы дела не представлено доказательств наличия у них права использования объектов исключительных прав, принадлежащих Истцу, реализация товаров осуществлена без согласия правообладателя и является нарушением его прав, арбитражный суд усматривает основания для удовлетворения иска и взыскания компенсации в установленном судом размере.

В порядке положений ст. ст. 110, 112 АПК РФ, п. 20 Постановления № 1 при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (ст. 98, 100 ГПК РФ, ст. 111, 112 КАС РФ, ст. 110 АПК РФ).

В пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 отмечено, что при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на Истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

Таким образом, частичное удовлетворение требования истца о взыскании компенсации является в силу абз. 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ основанием для распределения судебных расходов между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Указанный вывод соответствует позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 19.09.2019 по делу № А45-17103/2018.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

1. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Технологии Хореки» и индивидуальному предпринимателю ФИО3 предлагать к продаже, продавать товар «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100», в котором незаконно использованы полезная модель по патенту № 177771 и промышленный образец по патенту № 109164.

2. Запретить акционерному обществу «Контакт» производить, предлагать к продаже, продавать товары «Комплект задней подсветки МХМ для Корсика 2100», «Ларь-бонета Корсика ЛХН-1850», в которых или в частях которых незаконно использованы полезная модель по патенту № 177771 и промышленный образец по патенту № 109164.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технологии Хореки» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2:

- компенсацию в размере 12 980 рублей,

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 094 рублей.

4. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2:

- компенсацию в размере 12 980 рублей,

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 094 рублей.

5. Взыскать с акционерного общества «Контакт» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2:

- компенсацию в размере 12 980 рублей,

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 094 рублей.

В остальной части требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                          Киселева А.О.