Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

                                

РЕШЕНИЕ

№ А32-39603/2020

г. Краснодар

13 марта 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 13 марта 2023 г.

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ермоловой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №543558

 

при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: ФИО3 

 

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО4 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края к ИП ФИО2 с требованиями о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 543558, рассчитанной в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение (требования, уточненные в порядке ст. 49 АПК РФ). 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2021 г., оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2021 г., в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021 г. решение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2021 г., а также постановление  Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2021 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Суд кассационной инстанции указал следующее:

- судам следовало установить, является ли осуществляемая ответчиком деятельность однородной в отношении услуги 42-го класса МКТУ «реализация товаров», обозначенных в пункте 162 Постановления № 10 и пункте Правил, а также используется ли это обозначение в гражданском обороте способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ в отношении тех услуг, для которых оно зарегистрировано;

- судам надлежало в целях установления наличия либо отсутствия однородности в рамках проверки сходства до степени смешения сравнить услуги (вид деятельности), фактически осуществляемые ответчиком с использованием спорного обозначения, и услуги, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца, в защиту которого был предъявлен иск;

- вывод судов о том, что продажа товара и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными, не соответствует методологии оценки однородности товаров и услуг;

- положения статьи 1477 ГК РФ и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяют правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания). В связи с этим выводы судов о том, что невозможно определить таким образом двукратный размер компенсации, являются несостоятельными.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2022 г., оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2022 г., иск удовлетворен в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2022 г. решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2022 г. и постановление  Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2022 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Суд кассационной инстанции, направляя дело вновь на новое рассмотрение, указал следующее:

- с учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из представленных истцом сведений о выручке ответчика; 

- в отношении услуг, не связанных с реализацией товаров (например, медицинских, юридических, парикмахерских услуг, услуг по ремонту одежды и транспортных средств, и пр.), определение компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из выручки ответчика за определенных период времени незаконного использования знака обслуживания возможно, поскольку у таких услуг с учетом положений статей 709 и 783 ГК РФ имеется конкретная цена (постановление президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 15187/12 по делу № А42-5522/2011, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 по делу № А43-12230/2014);

- довод ответчика о том, что заявленный истцом размер компенсации (500 000 рублей) не соответствует размеру лицензионных платежей, предусмотренного лицензионным договором истца (6000 рублей), вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций имеет значение для настоящего спора;

- суду  следовало исходить из того, что стоимость услуги "реализация товаров" в силу ее экономических особенностей сопоставима со стоимостью права использования обозначения, т.е. со стоимостью, которую правообладатель определяет в договоре об использовании права на знак обслуживания в отношении услуги "реализация товаров". С учетом этого в отсутствие доказательств иного суд может рассчитать компенсацию исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего средства индивидуализации. Этот расчет компенсации, учитывающий стоимость права, не ведет к неправомерному смешению двух способов расчета в данном конкретном случае, поскольку основан не на замене одного способа другим, а на том, что исходя из особенностей конкретной услуги эти способы дают идентичный результат.

 

При новом рассмотрении дела, истец уточнил исковые требования (изменил способ расчета компенсации) и просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 200 000 рублей за незаконное использование товарного знака в соответствии подп. 1 п. 4 части 1515 ГК РФ. Определением суда от 23.01.2023г. судом удовлетворено указанное ходатайство истца об уточнении исковых требований.

Истец в судебное заседание 28.02.2023г. не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом.   

 Ответчик против иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве, а в также заявил устное ходатайство о снижении размера компенсации до минимального размера, в случае, если суд придет к выводу об удовлетворении иска.

В судебном заседании 28.02.2023 г. объявлялся перерыв до 10 час. 10 мин. 06.03.2023 г., по окончании которого судебное заседание продолжено в отсутствие сторон. 

Исследовав документы и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец - ФИО4 является правообладателем товарного знака «Муравей» по свидетельству Российской Федерации № 543558, зарегистрированного 26.03.2001 г. в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Истец указывает, что товарный знак № 543558 используется им при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиатов.

При этом, ответчик использует обозначение «Муравей» в качестве названия магазинов, находящихся по адресам: 

<

...> и 

<

...> без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарного знака № 543558.

В подтверждение факта использования ответчиком спорного обозначения при осуществлении предпринимательской деятельности истец представил в материалы дела диск формата DVD с видеозаписями закупки товара в магазинах по вышеуказанным адресам.

03.03.2020 г. истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием о прекращении использования обозначения «Муравей», сходное до степени смешения с товарным знаком № 543558, выплате компенсации в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ в двукратном размере от выручки, полученной ответчиком в течение трех последних лет с использованием спорного товарного знака.

Поскольку претензия истца была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Возражая против исковых требований, ответчик ссылался на то, что истец не подтвердил факт использования им спорного товарного знака, в связи с чем, действия истца могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Также ответчик указывает на необоснованный размер предъявленной истцом ко взысканию компенсации, заявил ходатайство о снижении ее размера. 

При рассмотрении дела и разрешении данного спора арбитражный суд полагает исходить из следующего.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или  иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Согласно п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Пленум № 10), при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет.

Как было указано выше, истец - ФИО4 является правообладателем товарного знака «Муравей» по свидетельству Российской Федерации № 543558.

Спорный товарный знак является словесным - «МУРАВЕЙ».

Доводы ответчика о том, что истец не представил надлежащих доказательств использования им товарного знака при осуществлении предпринимательской деятельности, в связи с чем, действия истца являются злоупотреблением права, отклоняются судом ввиду следующего.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения приведенных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются

Исследовав и оценив представленные как истцом, так и ответчиком документы, суд пришел к выводу, что ответчиком было нарушено право истца на товарный знак, а истец, заявляя требование о защите своей интеллектуальной собственности, действовал в рамках закона, не допуская злоупотребления правом.

В соответствии с положениями статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак является имущественным.

Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями, но и подразумевает использование принадлежащего ему товарного знака в гражданском обороте.

В соответствии с п. 163 Пленума № 10 в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае правовая охрана спорного товарного знака № 543558 в установленном порядке не прекращена.

Как разъяснено в п. 154 Пленума № 10 неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Кроме того, согласно сведениям с официального сайта ФИПС (сервис «Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet в отношении спорного товарного знака заключен лицензионный договор с ФИО5 от 21.02.2020 г. № РД0326149, на основании которого указанному лицу предоставлена неисключительная лицензия на срок до 15.10.2024 г.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об использовании истцом спорного товарного знака путем предоставления соответствующих прав третьим лицам.

Суд отмечает, что согласно правовой позиции, изложенной в п. 154 Постановления Пленума № 10, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Аналогичная правовая позиция отражена в Постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 г. по делу № А65-31822/2019, от 01.08.2019 г. по делу № А40-217899/2018, от 28.04.2022 г. по делу № А32-2250/2020.

Факт использования ответчиком спорного обозначения «Муравей» при осуществлении предпринимательской деятельности в магазинах по адресам: 

<

...> и 

<

...> подтверждается представленными в материалы дела видеозаписями.

Также обозначение «Муравей» размещено на кассовом чеке, выданном ответчиком во время закупки товара.

Доводы ответчика о том, что строение по адресу: 

<

...>, в котором он осуществляет предпринимательскую деятельность, принадлежит ООО «Муравей», который, в свою очередь, является правообладателем товарного знака «МУРАВЕЙ» № 389180, отклоняются судом, ввиду следующего.

ООО «Муравей» является правообладателем словесного товарного знака по свидетельству № 389180 «МУРАВЕЙ торговый дом», зарегистрированного 11.09.2009 г. в отношении иных классов МКТУ – 01, 02, 11, 17, 19, 21, 22, 27, 37.

При этом, договор аренды нежилых помещений № 2019-03-Ар от 12.02.2019 г. заключен ответчиком с иным лицом – ИП ФИО6

По указанному договору аренды ответчику переданы во временное владение и пользование нежилые помещения по адресу: 

<

...> без какого-либо указания на наличие вывески магазина «Торговый дом «Муравей» и предоставления ответчику прав на использование данного знака обслуживания.

В пункте 162 Пленума № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 13 Информационного письма от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен самим судом без назначения экспертизы на основе Правил рассмотрения заявки.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил № 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Оценивая сходство используемого ответчиком  обозначения «Торговый дом «МУРАВЕЙ» с принадлежащим истцу товарным знаком «МУРАВЕЙ» по звуковому, графическому и смысловому признакам сходства, суд приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений по этим признакам сходства за счет тождества доминирующего элемента «МУРАВЕЙ» используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, в то время как словесные элементы «Торговый дом», выполнены более мелким шрифтом, существенно не влияют на различительную способность обозначения «МУРАВЕЙ».

Как отмечено в абзаце четвертом пункта 162 Постановления № 10 и указано в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары (пункт 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство).

Чаще всего основанием для признания товаров (услуг) однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе; при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункт 7.2.1.1 Руководства).

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Нарушение своих исключительных прав истец усматривает в использовании ответчиком обозначения, сходного с принадлежащим истцу знаком обслуживания № 543558 на вывеске принадлежащего ответчику магазина при оказании услуг по продаже товаров.

Как следует из материалов дела, ответчик использовал спорное обозначение при осуществлении деятельности по реализации товаров, являющейся идентичной (близкой к идентичности) услуге «реализация товаров» 42 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован товарный знак истца.

При этом, в рамках настоящего дела вопрос о том, маркируются ли товары в магазине ответчика товарным знаком «МУРАВЕЙ», спорным не является. 

Судебная практика исходит из того, что однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (постановления Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 по делу № А74-5930/2019, от 25.11.2021 по делу № А32-39603/2020 и др.).

При таких обстоятельствах, учитывая установленное судом сходство до степени смешения спорного обозначения и знака обслуживания, принадлежащего истцу, а также однородность осуществляемой ответчиком деятельности в отношении услуги 42-го класса МКТУ «реализация товаров» и использование спорного обозначения в гражданском обороте способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ в отношении тех услуг, для которых оно зарегистрировано, что свидетельствует о наличии вероятности смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком (знаком обслуживания) истца по свидетельству № 543558, суд приходит к выводу о нарушении ФИО2 исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Установленное судом нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности смешения товарного знака истца и использованного ответчиком обозначения.

Следует отметить, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем, правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения с его товарным знаком.

Суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение в постановлении от 29.11.2022г. указал, что суду первой инстанции следовало исходить из того, что стоимость услуги "реализация товаров" в силу ее экономических особенностей сопоставима со стоимостью права использования обозначения, т.е. со стоимостью, которую правообладатель определяет в договоре об использовании права на знак обслуживания в отношении услуги "реализация товаров". С учетом этого в отсутствие доказательств иного суд может рассчитать компенсацию исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего средства индивидуализации.

Во исполнение указаний Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции при новом рассмотрении дела принял во внимание предоставленные сведения о стоимости использования соответствующего средства индивидуализации. 

Как разъяснено в пункте 61 постановления от 23.04.2019, для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права.

Согласно предоставленным лицензионному договору от 15.10.2019г. и платежному поручению №263 от 30.10.2019г., стоимость использования товарного знака «МУРАВЕЙ» по свидетельству Российской Федерации №543558 установлена в размере 6 000 рублей в год.

Вместе с тем, истец при новом рассмотрении изменил способ расчета компенсации с двукратного размера стоимости услуг по реализации товара на компенсацию от 10 000 до 5 000 000 рублей (подп. 1 п. 4 части 1515 ГК РФ). 

В связи с этим, суд не может рассчитать компенсацию исходя из двукратной стоимости права использования спорного товарного знака по лицензионному договору№263 от 30.10.2019г., как указано в постановлении кассационного суда.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Пленума № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Истец просит взыскать с ответчика – ИП ФИО2 компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 200 000 руб., определенном в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

В обоснование заявленной ко взысканию компенсации в сумме 200 000 рублей истец ссылается на то, что ответчик использовал спорное обозначение длительно (более одного года), использование средств индивидуализации, права на которые принадлежат истцу, являлось существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, заявленный размер компенсации составляет 0,77% от размера полученной ответчиком в спорный период выручки. 

Исходя из правовой позиции, изложенной в абзаце четвертом пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 № 10), суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как установлено судом, согласно предоставленного лицензионного договора от 15.10.2019 за использование принадлежащего истцу товарного знака взимается плата в размере 6 000 рублей в год.

Поскольку истец заменил способ компенсации с двукратного размера стоимости полученной прибыли на компенсацию от 10 000 до 5 000 000 рублей, он не вправе в обоснование иска ссылаться на размер полученной ответчиком прибыли, и соответственно, вероятные имущественные потери истца в данном случае при отсутствии заключенного с ответчиком лицензионного договора составили бы 6 000 руб. в год.

На основании вышеизложенного, поскольку истцом не представлено обоснования суммы компенсации в части, превышающей минимальное значение, указанное в санкции подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, с учетом стоимости лицензионного использования спорного товарного знака (6 000 рублей в год), суд пришел к выводу о соразмерности заявленных требований минимальному размеру компенсации – 10 000 рублей. 

В удовлетворении остальной части иска следует отказать за необоснованностью.

Истец заявил о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 384 000 рублей, в том числе: 

- составление, направление в суд и сторонам искового заявления 16.09.2020г. – 20 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам заявления об изменении порядка расчета 19.10.2020г. – 20 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам ходатайства об истребовании доказательств 08.12.2020г. – 12 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам заявления об уточнении исковых требований 09.12.2020г. – 4 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам возражений на отзыв на исковое заявление 09.12.2020г. – 4 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам пояснений по определению суда 09.12.2020г. – 4 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам возражений на письменные пояснения ответчика 11.12.2020г. – 16 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам возражений на письменные пояснения ответчика 15.12.2020г. – 16 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам апелляционной жалобы 24.03.2021г. – 20 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам возражений на отзыв на апелляционную жалобу 23.04.2021г. – 28 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам возражений на письменные пояснения ответчика 24.05.2021г. – 32 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам письменных объяснений 15.06.2021г. – 12 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам кассационной жалобы 09.08.2021г. – 16 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам пояснений 17.11.2021г. – 20 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам пояснений по определению суда 07.02.2022г. – 16 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам пояснений относительно расчета 09.02.2022г. – 12 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам возражений на пояснения по определению суда 11.02.2022г. – 32 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам письменных объяснений 22.04.2022г. – 12 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам отзыва на апелляционную жалобу 08.07.2022г. – 36 000 рублей;

- составление, направление в суд и сторонам возражений на ходатайство 30.09.2022г. – 8 000 рублей.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (ч. 2. ст. 110 АПК РФ). 

Согласно п. 11 Пленума, разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). 

Ответчик возражал против взыскания судебных расходов в заявленном размере, ссылался на завышенную стоимость данных расходов. 

В соответствии с п. 13 Пленума №1 разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. При рассмотрении требования о взыскании судебных расходов, суд принимает во внимание сложившуюся гонорарную практику на территории Краснодарского края, приведенную в Мониторинге гонорарной практики в адвокатской палате Краснодарского края от 27.09.2019 г.

Согласно пункту 2.2. мониторинга, минимальный размер гонорара за оказание адвокатами правовой помощи в виде участия в качестве представителя доверителя в арбитражных судах в каждой инстанции и в иных органах разрешения конфликтов - 65000 рублей, либо 4500 рублей за час работы. 

В соответствии с пунктом 1.3 мониторинга минимальный размер гонорара за оказание адвокатами правовой помощи за составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств, иных документов правового характера - 7000 рублей; при необходимости сбора доказательств, ознакомления с дополнительными документами - 10000 рублей. 

Оценивая сумму отыскиваемых истцом расходов на оплату услуг представителя по критерию ее разумности, суд принимает во внимание объем проделанной представителем истца работы, в том числе при рассмотрении дела в суде первой инстанции: 

- составление, направление в суд и сторонам искового заявления и сторонам заявления об изменении порядка расчета,  заявления об уточнении исковых требований – 10 000 рублей, так как расчет является неотъемлемой частью иска и входит в общую стоимость работы по составлению и уточнению исковых требований;

 - составление и подача в суд ходатайства об истребовании доказательств – 750 рублей (в соответствии с Мониторингом, суд считает, что, исходя из предполагаемого затраченного времени представителя, обладающего надлежащей юридической квалификацией, на оформление указанного документа необходимо не 10 минут (4 500 руб. / 60 минут х 10);

- составление и направление в суд и сторонам возражений на отзыв ответчика 09.12.2020 – 4 500 рублей (в соответствии с Мониторингом, суд считает, что, исходя из предполагаемого затраченного времени представителя, обладающего надлежащей юридической квалификацией, на оформление указанного документа необходимо не более одного часа); 

- составление и направление в суд и сторонам пояснений по определению суда 09.12.2020г.  – 750 рублей (в соответствии с Мониторингом, суд считает, что исходя из предполагаемого затраченного времени представителя, обладающего надлежащей юридической квалификацией, на оформление указанного документа необходимо не более 10 мин. (4500 руб./60 мин.*10 мин);

- составление, направление в суд и сторонам возражений на письменные пояснения ответчика 11.12.2020г. и 15.12.2020г. связаны с приведением одних и тех же доводов, содержащихся в возражениях на отзыв ответчика 09.12.2020, и поэтому указанные расходы не принимаются судом;

 - составление, направление в суд и сторонам апелляционной жалобы 24.03.2021г., возражений на отзыв на апелляционную жалобу 23.04.2021г., возражений на письменные пояснения ответчика 24.05.2021г., письменных объяснений 15.06.2021г., кассационной жалобы 09.08.2021г., пояснений 17.11.2021г. – 27 000 рублей, по 4 500 рублей за составление каждого документа(6*4 500 руб.);

- составление, направление в суд и сторонам пояснений по определению суда 07.02.2022г., пояснений относительно расчета 09.02.2022г., возражений на пояснения по определению суда 11.02.2022г., письменных объяснений 22.04.2022г. – 10 000 рублей с учетом того, что при новом рассмотрении дела все перечисленные документы дублируют друг друга;

- составление, направление в суд и сторонам отзыва на апелляционную жалобу 08.07.2022г. и возражений на ходатайство 30.09.2022г. – 4 500 рублей (один час работы), так как отзыв связан с подачей апелляционной жалобы и ходатайства. 

При указанных обстоятельствах, суд признает обоснованными расходы ФИО4 на оплату услуг представителя в сумме 57 500 руб. (10 000 руб. + 750 руб. + 4 500 руб. + 750 руб. + 4 500 руб. + 4 500 руб. + 4 500 руб. + 4 500 руб. + 4 500 руб. +4 500 руб. + 10 000 руб. + 4 500 руб.). 

В остальной части заявленные требования предпринимателя о взыскании расходов на оплату услуг представителя суд считает не обоснованными и не соответствующими критерию разумности, в связи с чем, не подлежащими удовлетворению. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны. 

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом ФИО4, с учетом уточнения исковых требований при новом рассмотрении, было предъявлено имущественное требование о взыскании компенсации в сумме 200 000 руб., которое удовлетворено частично – 10 000 руб. (на 5%).

В рассматриваемой ситуации заявлено требование, в отношении которого подлежит применению пропорциональный поход распределения судебных расходов, и соответственно, судебные расходы на оплату услуг представителя подлежат возмещению исходя из частичного удовлетворения в размере 2 875 рублей (из расчета 57 500 х 5%).

Сторонами при рассмотрении дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций понесены следующие расходы по уплате госпошлины: 

- ФИО4 за подачу иска 2 000 рублей, из 7 000 рублей подлежащих оплате при цене иска 200 000 рублей (платежное поручение от 01.09.2020г.), за подачу апелляционной и кассационной жалоб по 3 000 рублей (платежные поручения от 09.08.2021г. и от 09.08.2021г.), всего 8 000 рублей; 

- ФИО2 за подачу апелляционной и кассационной жалоб по 3 000 рублей (платежные поручения от 24.05.2022г. и от 26.08.2022г.), всего 6 000 рублей.   

 

Указанные судебные расходы по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также подлежат отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Кроме того, как следует из материалов дела, после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края  от 11.05.2022 г. по данному делу, принятому при первоначальном рассмотрении дела, ответчик произвел оплату взысканных судом сумм денежных средств в сумме 508 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 27.09.2022г. №1031. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 325 АПК РФ, если приведенный в исполнение судебный акт отменен  полностью или в части и принят новый судебный акт о полном либо частичном отказе в иске, ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым произвести поворот исполнения решения Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2022 по данному делу, в поворот исполнения решения взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН.

<

***>) 508 000 рублей, уплаченных платежным поручением от 27.09.2022г. №1031.

Также суд признал необходимым произвести зачет удовлетворенных при новом рассмотрении исковых требований ФИО4 и суммы, взысканной судом в результате поворота исполнения решения Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2022г. по данному делу, а также госпошлины при новом рассмотрении дела, в результате которого с индивидуального предпринимателя ФИО4  в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 следует взыскать денежные средства в сумме 500 175 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН.

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>) 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, расходы по оплате госпошлины в сумме 350 руб. за рассмотрение дела в первой инстанции, 300 руб. за рассмотрение апелляционной жалоб и кассационной жалоб при первоначальном рассмотрении дела, 2 875 руб. расходов на оплату услуг представителя.

В удовлетворении остальной части исковых требований и заявления о взыскании расходов на представителя отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН.

<

***>) расходы по оплате госпошлины в сумме 5 700 руб. за рассмотрение апелляционной и кассационной жалобы при повторном рассмотрении дела.

 

Произвести поворот исполнения решения Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2022 по данному делу.

В поворот исполнения решения Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2022 по данному делу взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН.

<

***>) 508 000 руб. уплаченных платежным поручением от 27.09.2022г. №1031.

Произвести зачет удовлетворенных при новом рассмотрении исковых требований индивидуального предпринимателя ФИО7 и суммы, взысканной судом в результате поворота исполнения решения Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2022г. по данному делу, а также госпошлины при новом рассмотрении дела.

 

В результате зачёта:

 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН.

<

***>) денежные средства в сумме 500 175 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 5000 руб. госпошлины.  

 

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.

 

   Судья                                                                                                                       Н.А. Ермолова