РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-281519/23-27-1978

г. Москва

07 мая 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 11 апреля 2024года

Полный текст решения изготовлен 07 мая 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец: ФИО1

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕММИ-А"

(125319, 

<

...>, ПОДВ ЭТАЖ КАБИНЕТ 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.03.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001)

третье лицо: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ (119048, 

<

...>, КОРП/СТР 2/5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001)

о взыскании задолженности по договору коммерческой концессии от 05.12.2019 г. в размере 9 609 677 руб. 40 коп., о защите исключительных прав на товарный знак

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

В судебном заседании объявлялся перерыв с 02.04.2024 г. по 11.04.2024 г. 

ФИО1 (далее – истец), в лице финансового управляющего ФИО2 обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "ГРЕММИ-А" (далее – ответчик), при участии третьего лица ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ (далее-третье лицо) о взыскании задолженности по Договору коммерческой концессии от 05.12.2019 г. за период с 05.12.2019 г. по 05.07.2022 г. в размере 9 609 677 руб. 40 коп., о взыскании компенсации за использование товарного знака без согласия правообладателя в размере 5 000 000 руб., об обязании прекратить использование товарного знака №381043 «ФИО3».

Финансовый управляющий  исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, выслушав доводы истца суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2022г. №А40-99753/21-164-285 «Ф» в отношении ИП ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) введена процедура банкротства - реализация имущества.

Финансовым управляющим утвержден ФИО2.

Истец является обладателем исключительных прав на товарный знак  по свидетельству РФ № 381043, дата государственной регистрации: 05.06.2009, в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ.

05.12.2019 г. между ИП ФИО1 (Правообладатель) и ООО «ГРЕММИ-А» (Пользователь) заключен Договор коммерческой концессии (далее Договор).

В соответствии с п. 2.1. - 2.3. Договора Правообладатель предоставляет Пользователю на условиях Договора и на срок три года с даты регистрации Договора Роспатентом:

1) неисключительное право на использование в предпринимательской деятельности Пользователя Товарного знака на Территории в отношении всех услуг, указанных в соответствующих государственных свидетельствах, следующими способами:

- путем размещения Товарного знака на фасадах и в интерьере мест сбыта;

- путем размещения Товарного знака на меню, прайс-листах, визитных карточках и на других полиграфических изделиях;

- путем размещения Товарного знака на пакетах, одежде персонала, на майках и сувенирах;

- путем использования Товарного знака при оказании услуг;

- путем размещения Товарного знака в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- путем использования иными способами, не противоречащими существу договора.

2) неисключительное право на использование в предпринимательской деятельности Пользователя Секрета производства на территории Российской Федерации.

Правообладатель оставляет за собой право предоставлять третьим лицам аналогичные права.

За предоставление Пользователю указанных прав, Пользователь ежемесячно выплачивает Правообладателю вознаграждение в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей в срок, не позднее 15 числа месяца, предшествующего расчетному (п. 2.3. Договора).

В соответствии с п. 4.1. - 4.2 Договора, Правообладатель несет субсидиарную ответственность по требованиям, предъявляемым к Пользователю о несоответствии качества услуг, оказываемых Пользователем по Договору.

По требования, предъявляемым к Пользователем как к исполнителю услуг с использованием Товарного знака, Правообладатель и Пользователь несут солидарную ответственность.

В соответствии с п. 2 ст. 241 ГК РФ, Стороны установили, что до проведения государственной регистрации Договора в установленном порядке настоящий Договор имеет силу лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (п. 6.1. Договора).

Договор прекращает действие в случае: полного исполнения сторонами своих обязательств; объявления Правообладателя или Пользователя несостоятельным (банкротом), в иных случаях предусмотренных законом (п. 6.4. Договора).

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-99753/21-164-285 «Ф» от 06.07.2022г. ИП ФИО1 признан несостоятельным (банкротом) , что в силу п. 6.4. Договора является основанием прекращения действия Договора.

Таким образом, Договор действовал в период с 05.12.2019г. по 06.07.2022г.

В обоснование заявленных требований истец указал, что за период действия с Договора с момента его заключения 05.12.2019 г. по текущий момент ООО «ГРЕММИ-А» не производило оплаты вознаграждения, предусмотренного п. 2.3. Договора.

Задолженность за указанный период составила 9 609 677 руб. 40 коп.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с положениями ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

Статьей 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В силу пункта 1 статьи 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылался на то, что спорный договор им не заключался, заявил о фальсификации договора.

Судом отобрана расписка о предупреждении об уголовной ответственности в соответствии со ст.303,306 УК РФ.

Заслушав представителей сторон, изучив представленные в материалы дела доказательства, суд не нашел оснований для удовлетворения заявленного Ответчиком ходатайства в связи со следующим.

По смыслу статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понятие "фальсификация доказательств" предполагает совершение лицом, участвующим в деле, или его представителем умышленных действий, направленных на искажение действительного содержания объектов, выступающих в гражданском, арбитражном или уголовном процессе в качестве доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл и содержащих ложные сведения.

В ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, что если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

Статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность суда принять предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательств в случае возражений лица, представившего доказательство, в отношении которого заявлено о фальсификации, относительно исключения данного доказательства из числа доказательств.

Так, суд может предложить лицу, которое обвиняют в фальсификации доказательства, представить дополнительные доказательства, подтверждающие либо достоверность оспариваемого доказательства, либо наличие (отсутствие) фактов, в подтверждение которых представлено спорное доказательство.

Предположение заявителя о фальсификации доказательств не является безусловным основанием для удовлетворения его ходатайства, поскольку в силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и допустимости доказательств.

Обращаясь с заявлением о фальсификации доказательств (подписей на договоре и товарных накладных), руководитель Ответчика фактически не обосновало и документально не подтвердило свои сомнения в подлинности подписи, ссылалась лишь на то, что руководитель на территории РФ не находился в момент подписания спорных документов. При этом пояснить о погашении суммы основного долга по спорному договору указал на ошибку.

Под фальсификацией доказательств по рассматриваемому арбитражным судом делу понимается подделка либо фабрикация вещественных доказательств и (или) письменных доказательств (документов).

Статья 303 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а, следовательно, субъектом данного преступления может быть лицо, участвующее в деле, или его представитель. С субъективной стороны фальсификация доказательств по гражданскому делу может быть совершена только при наличии прямого умысла.

Таким образом, заявление о фальсификации, сделанное по арбитражному делу, должно иметь отношение непосредственно к лицу, участвующему в деле или его представителю и в данном случае достоверность такого заявления должна проверяться судом, рассматривающим дело.

Однако, Ответчик, заявив о фальсификации доказательств, не заявил о том, что представленные Истцом документы сфальсифицированы кем-либо из лиц, участвующих в деле, а указал на то, что документы, о фальсификации которых было заявлено, являются сфальсифицированными.

В заявлении ответчик указал, что у него имеются сомнения в подлинности указанного документа и он затрудняется предположить какое именно искажающее воздействие на документ оказано.

Отклоняя заявление о фальсификации суд также исходит  из того, что доводы заявителя носят предположительный характер, при этом выяснение вопросов, которые Ответчик указывает в заявлении о фальсификации доказательств в совокупности с представленными в материалы дела иными доказательствами, не позволит установить фальсификацию документа, применительно к обстоятельствам подлежащим установлению по заявленному предмету и основаниям. Доводы, изложенные Ответчиком в заявлении о фальсификации доказательств, носят не фактический характер, а юридический.

Между тем, в силу ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ ООО «Гремми-А» 01.03.2019 в реестр внесена запись 

<

***> о создании юридического лица.

В соответствии с панорамой улицы, на которой расположен ресторан, принадлежащий ответчику ресторан по адресу: 

<

...> за 2022 год, по указанному адресу в 2022 году был размещен ресторан с названием «ФИО3», на входной группе которого был размещено изображение, схожее до смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу. 

Электронная ссылка на панорамы улиц:

- 2022 год https://yandex.ru/maps/-/CDRKADpf

Данные обстоятельства подтверждают, что ответчик как минимум с 2022 года использовал товарный знак в ресторане по адресу: 

<

...> а, следовательно, принял исполнение по договору коммерческой концессии от 05.12.2019, что подтверждает факт заключения договора.

Также в соответствии с п. 6.1. Договора коммерческой концессии от 05.12.2019 в соответствии с п. 2 ст. 241 ГК РФ, Стороны установили, что до проведения государственной регистрации Договора в установленном порядке настоящий Договор имеет силу лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства. Поскольку договор коммерческой концессии не регистрировался в Роспатенте, он имел силу лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства.

Ответчик также заявил о пропуске срока исковой давности. 

Рассмотрев доводы заявления, суд отклоняет их, в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела, ФИО1 является основателем сети ресторанов «ФИО3», основанной в 1999 году и по состоянию на 2016 год состоящей из 17 ресторанов, расположенных в Москве, Московской области, Киеве и Нью-Йорке (США). 

ФИО1 контролировал сеть ресторанов «ФИО3» через ООО «Управляющая компания «Сеть-10», являясь ее фактическим руководителем, а также посредством предоставления всем ресторанам, входящим в сеть права использования Товарного знака №381043 «ФИО3». ФИО1 извлекал прибыль из принадлежащих ему ресторанов, посредством взимания платы за использование принадлежащего ему Товарного знака.

В отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело №11602450048000056, по итогам которого ФИО1 был признан виновным по п. б ч. 2 ст. ст. 199 УК РФ по факту уклонения, принадлежащих ему ресторанов, входивших в сеть «ФИО3» от уплаты налогов в особо крупном размере. Указанные обстоятельства установлены вступившими в силу судебными актами по делам № А40-147465/16-115-1330 от 01.11.2016г., №А40-135506/18 от 28.03.2019г., №А40-135899/18 от 18.10.2019г. 

На текущий момент, ФИО1 находится в федеральном розыске, его местонахождения неизвестно. При этом, основанная им сеть ресторанов сменила собственников и продолжает функционировать в г. Москве и Московской области под тем же названием, используя Товарный знак и фирменное наименование, принадлежащие ФИО1

В судебное заседание помимо финансового управляющего ФИО1 явилась его представитель, представила отзыв на исковое заявление, против удовлетворения заявления возражала.

Представитель ФИО1 указала, что он 15.12.2019 добровольно отказался от использования товарного знака № 381043 на территории Российской Федерации, в связи с чем указанный товарный знак может быть безвозмездно использован любым лицом. 

По мнению суда, указанные обстоятельства свидетельствуют о намеренном уклонении ФИО1 от истребования задолженностей от своих контрагентов с целью воспрепятствования пополнению конкурсной массы.

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, по правилам статьи 196 Кодекса общий срок исковой давности составляет три года.

С учетом изложенного защита имущественных прав стала возможной лишь после утверждения финансового управляющего должника (определение от 04.02.2022).

При таких обстоятельствах суд считает необходимым отказать ответчику принимая во внимание его противоречивое процессуальное поведение, когда ответчик сначала отрицает сам факт заключения договора, в применении исковой давности, на основании пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса.

Поскольку иной подход противоречил бы основным началам гражданского законодательства, установленным статьей 1 Гражданского кодекса, а именно: равенству участников регулируемых Кодексом отношений; неприкосновенности собственности; обеспечению восстановления нарушенных прав, их судебной защиты; предусмотренному законом правилу о недопущении действий граждан и юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, злоупотребления правом в иных формах; принципу справедливости.

Указанная правовая позиция не противоречит правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 22.11.2011 N 17912/09.

Поскольку факт заключения и исполнения договора подтвержден материалами дела, обязательство по оплате задолженности ответчиком не исполнено, суд признает требование истца о взыскании с ответчика долга по Договору коммерческой концессии от 05.12.2019 г. в размере 9 609 677 руб. 40 коп.,. подлежащим удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного  знака в размере 5 000 000 руб., об обязании прекратить использование товарного знака №381043 «ФИО3».

Для целей проверки использования ООО «ГРЕММИ-А» Товарного знака, принадлежащего ФИО1, финансовым управляющим 11.01.2023г. была проведена контрольная закупка в ресторане «ФИО3», расположенном по адресу 

<

...> 

В ходе контрольной закупки было установлено, что ООО «ГРЕММИ-А» по состоянию на 11.01.2023 г. продолжало использование Товарного знака «ФИО3», в частности посредством использования буквенной и визуальной части Товарного знака «ФИО3», в том числе размещения Товарного знака на вывеске, в меню, дизайне продукции, посуды, в дизайне интерьера, в полиграфических изделиях, одежде сотрудников, используемых рестораном, что подтверждается фотоматериалами.  

По результатам контрольной закупки от 11.01.2023г. был получен чек №412735 (внутренний), а также слип-чек из банковского терминала №0010, который подтверждает, что услуги в указанном ресторане оказывает ООО «ГРЕММИ-А»  

26.09.2023г. в целях обеспечения доказательств использования без согласия правообладателя товарного знака: «ФИО3» финансовым управляющим совместно с патентным поверенным № 1904 Совой В.В. был осуществлен выход по месту нахождения ресторана «ФИО3», расположенного по адресу 

<

...> с проведением контрольной закупки.

По результатам совместного выхода был составлен Протокол осмотра доказательств от 26.09.2023г. к которому приложены полученные фотоматериалы, а также чеки.

По итогам контрольной закупки при оплате был выдан внутренний кассовый чек №463656, фискальный кассовый чек №21913, слип-чек из банковского терминала №0010.

На внутреннем кассовом чеке №463656 сверху размещена надпись «ФИО3».

На фискальном чеке №21913 указано: ООО «Гремми-А» 125319, 

<

...> ИНН 

<

***>.

На слип-чеке из банковского терминала №0010 указано: «ФИО3 

<

...> .

В результате осмотра доказательств установлено, что в ресторане, расположенном по адресу: 

<

...> действует организация ООО «Гремми-А» ИНН 

<

***>, которая при оказании услуг по организации общественного питания использует словесную и визуальную часть зарегистрированного товарного знака №381043 «ФИО3». Так схожая до смешения словесная часть «ФИО3» используется: на вывесках ресторана;  на меню; на полиграфических и деревянных рекламных табличках, размещенных на столах ресторана; на посуде;  на предметах интерьера;  на внутренних кассовых чеках, слип-чеках из банковского терминала. Схожая до смешения словесная и визуальная часть товарного знака используется: на деревянных рекламных табличках, размещенных на столах ресторана; на посуде.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Ответчик, возражая против удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, указывает, что в 2019 году в открытых источниках (социальных медиа) было опубликовано юридически значимое сообщение от ИП ФИО1, в котором он публично заявил о прекращении всякой предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, об отказе от деятельности в сфере ресторанного бизнеса и публично разрешил любым другим лицам использование товарного знака «Корчма «Тарас Бульба», данное сообщение было растиражировано средствами массовой информации. 

На основании указанного, ответчик полагает, что истцом была совершена односторонняя сделка в отношении неограниченного круга лиц, позволяющая использовать товарный знак без ограничений.

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается в случае отказа правообладателя от права на товарный знак.

Однако в п. 174 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным ст. 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно:

Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно: истечения срока действия исключительного права на товарный знак (подпункт 1 пункта 1 статьи 1514); вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (пункт 3 статьи 1511, подпункт 2 пункта 1 статьи 1514); вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (статья 1486, подпункт 3 пункта 1 статьи 1514); внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя (подпункт 4 пункта 1 статьи 1514); внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514); внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (подпункт 6 пункта 1 статьи 1514); внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в случае утраты им признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 ГК РФ (пункт 2 статьи 1514); вступления в силу решения суда о прекращении правовой охраны товарного знака в случае, если переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241) вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 3 статьи 1514).

Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в настоящем пункте дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Поскольку по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, правовая охрана прекращается только на будущее, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не может быть заявлено в качестве встречного по делу о нарушении исключительного права на товарный знак.

Как видно из приведенного правового регулирования, сообщение в СМИ и социальных сетях не прекращает охрану товарного знака и не влечет разрешения для неограниченного круга лиц использовать его в предпринимательской деятельности, до внесения сведений в реестры Роспатента.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее – Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 года № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Как установлено судом, согласно заявке на регистрацию обозначения: «спорный товарный знак является комбинированным и состоит из двух частей: словесной и изобразительной. Изображение является цветным. В центре изображения находится круг В кругу расположен портрет персонажа украинской литературы, выполненный в профиль на желтом фоне. Это мужчина средних лет в национальном украинском костюме с серьгой в ухе. У него седые усы и чуб на голове С обоих краев круга выступают ленты белого цвета в черном обрамлении. С левой стороны круг содержит надпись «ТАРАС», выполненный стилизованным шрифтом буквами черного цвета. С правой стороны лента содержит надпись «БУЛЬБА», выполненная в таком же стиле как и первая часть ленты. Запись «ТАРАС» и «БУЛЬБА» является именем данного литературного персонажа. Персонаж олицетворяет самобытность и приверженность к древним украинским традициям. В краю ленты, с правого края расположен маленький кружок с обозначением английской буквы «R». который означает зарегистрированный товарный знак. Внизу изображения в кругу расположена полоса, состоящая из двойных полосок черного цвета, внутри которой на белом фоне помешена запись «Основана в 1999 году». Запись выполнена стилизованными буквами черного цвета. Наверху изображения расположена надпись «КОРЧМА», выполненная большими буквами красного цвета. Надпись как бы обрамляет рисунок и буквы расположены полукругом».

Как пояснили стороны на дату судебного заседания ответчик сменил изображение товарного знака на меню, а также у вывески, размещенной у входа в ресторан, однако ответчик не изменил буквенную часть, оставив при этом название ресторана «ФИО3» в логотипе ресторана. Также, товарный знак используется не только в интерьере ресторана, но и на посуде ресторана, меню и полиграфических и деревянных табличках, размещенных на столах в экстерьере ресторана.

Спорное обозначение используется ответчиком при оказании услуг 43 класса МКТУ (рестораны), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что товарный знак № 381043 и обозначение, используемое, в том числе на дату судебного заседания, ответчиком, производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

С учетом изложенного суд признает требование истца об обязании ответчика прекратить использование обозначения «ФИО3» при оказании услуг 43 класса МКТУ подлежащим удовлетворению.

Ответчиком заявлено о завышенном размере компенсации.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Согласно пункту 59 постановления № 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с пунктом 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как указано в пункте 71 постановления № 10, требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право.

Суд, исходя из характера нарушения, фактических обстоятельств дела, степени вины, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Поскольку истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с ответчика в соответствии со статьей 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 333.16, 333.17, 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 105 048 руб.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления о фальсификации доказательств отказать.

Взыскать с ООО "ГРЕММИ-А" (125319, 

<

...>, ПОДВ ЭТАЖ КАБИНЕТ 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.03.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001) в пользу ИП ФИО1 задолженность в размере 9 609 677 руб. 40 коп., компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Обязать ООО "ГРЕММИ-А" (125319, 

<

...>, ПОДВ ЭТАЖ КАБИНЕТ 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.03.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001) прекратить использование обозначения «ФИО3».

Взыскать с ООО "ГРЕММИ-А" (125319, 

<

...>, ПОДВ ЭТАЖ КАБИНЕТ 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.03.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 105 048 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

В.И. Крикунова