РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-229509/22-110-1721

г. Москва

16 апреля 2024  г.

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 16  апреля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "БЕЗРАМ" (141090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРОЛЁВ ГОРОД, ФИО1 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) к 1. обществу с ограниченной ответственностью "ВЕКТРУС" (115088, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, 2-Я МАШИНОСТРОЕНИЯ УЛ., Д. 25, СТР. 5, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 4/I, КОМНАТА/ОФИС 25/31, ОГРН: 

<

***>), 2. ФИО3 о  предварительных обеспечительных мерах

третье лицо общество с ограниченной ответственностью "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ" (123308, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, 3-Я ХОРОШЁВСКАЯ УЛ., Д. 2, СТР. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./КОМ. 1/1/12, ОГРН: 

<

***>),

 

при участии:

от истца –ФИО2 по дов. от 01.07.2023,

от ответчиков-  от 2-Астафьев  В.А. по дов.  от  28.01.2023, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БЕЗРАМ"  обратилось к  1. обществу с ограниченной ответственностью "ВЕКТРУС", 2. ФИО3 (с учетом принятых изменений в порядке ст.49  АПК РФ) с требованиями признать администрирование ФИО3 доменного имени безрам.рф нарушением исключительных прав истца и запретить ФИО3 использовать товарный знак №667441 в доменном имени безрам.рф в сети Интернет, о солидарном взыскании 400 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено общество с ограниченной ответственностью "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ", которое в судебное заседание не явилось,  спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Решением суда от 13.06.2023  года в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09 августа 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2023 по делу № А40-229509/22  оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2023 по делу № А40-229509/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2023 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела истец иск поддержал с учетом принятых изменений.

Ответчики иск не признали по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности доказательства, выполнив указания кассационной инстанции, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «БЕЗРАМ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее - Истец) является правообладателем товарного знака № 667441, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 667441.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 06, 19, 37 классов МКТУ, в том числе стекло оконное.

Истцом было выявлено наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайта, расположенного по адресу: http://безрам.рф

На сайте осуществляется продажа стекол с указанием обозначения «БЕЗРАМ», то есть реализация товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знак Истца.

Доменное имя безрам.рф Правообладателем никогда ранее не регистрировалось, для реализации коммерческих целей не использовалось. При этом, доменное имя безрам.рф включает в себя товарный знак «БЕЗРАМ».

В соответствии с Ответом исх. № 10734 от 31.08.2022 г., представленным ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», администратором доменного имени безрам.рф в соответствии с регистрационными данными ООО является: «Докин Владимир Сергеевич».

Общество с ограниченной ответственностью «Вектрус» фактически использовало сайт с доменным именем безрам.рф, поскольку информация о нем содержится в разделе «О нас» и в футере (нижний блок) сайта.

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени.

По смыслу приведенной нормы, уже само включение в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя.

Учитывая специфику правовой природы доменного имени, которое фактически превратилось в универсальное средство индивидуализации как самого участника гражданского оборота, так и производимых им товаров, регистрация и администрирование доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, нарушает исключительное право правообладателя такого товарного знака на его использование в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

С учетом приведенных обстоятельств Истец полагает, что компенсация в размере 400 000 руб. является разумной, поскольку является соразмерной нарушению.

Между тем, в абзаце втором пункта 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) разъяснено, что по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

ООО "БЕЗРАМ" (Истец) является правообладателем исключительных прав на товарный знак  зарегистрированный 20.08.2018 по свидетельству № 667441 (приоритет с 28.09.2017), в отношении 06, 19, 37 классов МКТУ, в том числе «стекло оконное», а фирменное наименование Истца «БЕЗРАМ» зарегистрировано 23.05.2012.

Ответчик 2 является администратором доменного имени «безрам.рф», что подтверждается ответом ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" от 31.08.2022 №10734.

В принадлежащем Ответчику 2 доменном имени «безрам.рф» использовано обозначение, сходное до степени смешения с обозначением Товарного знака Истца "БЕЗРАМ", и на сайте с доменным именем «безрам.рф» размещена информация о предложении к продаже товаров – «стекло оконное», однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца.

Указанные обстоятельства подтверждаются следующими протоколами осмотра информации, содержащейся на сайте в сети "Интернет" с доменным именем «безрам.рф» (в кодировке Punycode спорное доменное имя пишется: https://xn--80abmi0aw.xn--p1ai/): Протоколом осмотра от 01.09.2022 №1662008709982; Протоколом осмотра от 01.09.2022 №1; Протоколом осмотра сайта от 16.11.2022 № 8.

С учетом информации, размещенной на сайте со спорным доменным именем (в разделе «О нас» и в футере (нижний блок) сайта), информационный ресурс сайта использовало Общество с ограниченной ответственностью «Вектрус» (Ответчик 1).

Товарный знак Истца полностью входит в спорное доменное имя, словесный элемент товарного знака «БЕЗРАМ» и доменное имя «безрам.рф» являются фонетически тождественными, сходными по семантическому и визуальному признаку, в различительной части доменного имени воспроизводится товарный знак Истца, а именно словесный элемент "БЕЗРАМ".

В сети Интернет на сайте со спорным доменным именем была размещена информация о предложении к продаже товара - «стекла оконные», однородного тому, в отношении которого зарегистрирован товарный знак Истца.

Кроме того, фирменное наименование Истца – «БЕЗРАМ» тождественно обозначению используемом в доменном имени.

Незаконное использование Ответчиком в спорном доменном имени словесного обозначения "БЕЗРАМ" для осуществления аналогичной Истца деятельности является нарушением прав правообладателя.

Помимо использования в спорном доменном имени обозначения схожего с Товарным знаком Истца, из Протокола от 01.09.2022 №1 осмотра информации, размещенной на сайте с доменным именем «безрам.рф», также усматривается и нанесения обозначения «безрам.рф» на изображения товара.

Деятельность ответчиков, связанная с незаконным использованием Товарного знака Истца, приводит к возникновению у потребителя представления о принадлежности производимой им продукции по ее природе или назначению к одному и тому же источнику происхождения.

Нарушение Ответчиками исключительных прав Истца выражается в неправомерном использовании доменного имени «безрам.рф» тождественных и сходных до степени смешения с Товарным знаком по свидетельству № 667441 и фирменным наименованием Истца.

Ссылка Ответчика 2 на то, что сайт с доменным именем «безрам.рф» с осени 2022 года не работает является несостоятельным, поскольку на момент фиксации правонарушения (01.09.2022) указанный сайт функционировал, что подтверждается Протоколами осмотра сайта от 01.09.2022. Кроме того, на то, что сайт с доменным именем «безрам.рф» не работает только с осени 2022 года указывает и сам Ответчик в своем отзыве на исковое заявление.

При этом, Товарный знак № 667441 зарегистрирован Истцом 20.08.2018, а фирменное наименование Истца «БЕЗРАМ» было зарегистрировано 23.05.2012, следовательно, исключительные права на фирменное наименование у Истца возникли в 2012 году, а на товарный знак в 2018 и на момент использования спорного доменного имени (до осени 2022 года) Истец уже являлся правообладателем исключительных прав.

На момент обнаружения факта использования Ответчиком 2 домена на имя Истца уже был зарегистрирован товарный знак, сходный до степени смешения с обозначением, используемым в указанном доменном имени.

Вопреки доводам Ответчика, само по себе удаление Ответчиком информации с сайта с доменным именем «безрам.рф» не свидетельствует о том, что нарушение исключительных прав Истца им не было допущено, поскольку нарушение исключительных прав является состоявшимся фактом, зафиксированным протоколом осмотра доказательств, последующее удаление сайта указывает на принятие мер Ответчиками по прекращению нарушения прав Истца, но не исключает применение мер имущественной ответственности за совершенное нарушение исключительных прав Истца на Товарный знак.

Согласно пункту 15 статьи 2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и защите информации», доменное имя – это обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет».

В Российской Федерации правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утверждены Координационным центром национального домена сети «Интернет» (в редакции от 07.11.2022, далее - Правила), и регулируют отношения, возникающие в связи с регистрацией доменных имен второго уровня в доменах .RU и .РФ.

Пунктом 9.4.2 Правил предусмотрено, что информация, предоставляемая службой WHOIS, должна включать, в том числе, доменное имя (для доменных имен в домене .РФ) — представление доменного имени в кодировке Punycode.

Таким образом, перевод кириллических доменов осуществляется с помощью специального метода преобразования символов под названием Punycode.

Доменное имя «безрам.рф» является словесным, выполнено буквами кириллицы, а в измененном виде по международному стандарту адрес сайта с данным спорным доменным именем выглядит следующим образом: xn—80abmi0aw.xn—plai.

Вопреки доводам Ответчика указанная информация, а именно то, что доменное имя «безрам.рф» в формате перекодирования обозначено как xn—80abmi0aw.xn—plai, подтверждается данными из Интернет-ресурса Whois, являющегося автоматизированной системой, предоставляющей публичный доступ к информации о доменном имени, и протоколом осмотра сайта от 01.09.2022 № 1662008709982.

В соответствии со ст. 1485 ГК РФ правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Данной статьей ГК РФ предусмотрено право использование знака охраны, но не обязанность правообладателя использовать его.

Между тем, именно на Ответчика в силу статуса администратора домена возложена обязанность по соблюдению прав третьих лиц при выборе и регистрации домена.

Реестр о зарегистрированных товарных знаках находится в открытом доступе, равно как и сведения о зарегистрированных юридических лицах, при должной заботе и осмотрительности Ответчик мог установить, что выбранное им доменное имя будет нарушать права Истца.

Приведенный довод Ответчика является несостоятельным и в силу того, что в рассматриваемом споре о защите права на Товарный знак существенное значение имеет принадлежности Истцу указанного права и факт его нарушения Ответчиком путем использования Товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг).

Кроме того, вопреки доводам Ответчика, доменные имена не относятся к охраняемым объектам интеллектуальных прав, действующее законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации.

Доменное имя «безрам.рф» полностью совпадает с зарегистрированным товарным знаком Истца, использование такого доменного имени является одним из способов осуществления исключительного права на товарный знак (п. 1 и пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ) и принадлежит только правообладателю, т.е. Истцу (п. 1 и 3 ст. 1484 ГК РФ).

Таким образом, факт нарушения прав Истца на товарный знак путем администрирования Ответчиком домена «безрам.рф» Истцом документально подтвержден. В домене используется обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком Истца, администратором домена является Ответчик.

При этом стороны по иску о компенсации за нарушение исключительных прав, помимо названных выше обстоятельств, должны доказать обстоятельства, определяемые с учетом специфики охраняемых объектов интеллектуальной собственности.

В соответствии с абзацем 3 пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1и2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пункт 62 ПП ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 гласит, Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем, суд полагает, что компенсация в заявленном Истцом размере, является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и, тем самым, приводит к осуществлению прав Истца с нарушением прав и свобод Ответчиков сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, прекращение  использование обозначения на сайте с осени 2022  года сразу после  соответствующей претензии, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает компенсацию в размере 80 000 рублей за нарушение исключительных прав Истца соответствующей степени вины нарушителя и установленным обстоятельствам, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению в указанном размере.

Указанный размер компенсации, по убеждению суда, соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного Ответчиками нарушения, направлен на восстановление имущественного положения Истца и исключает неосновательное обогащение правообладателя.

Также суд не находит оснований для удовлетворении иска в част признания факта нарушения исключительных прав,  поскольку , по сути,  это является основанием иска и обстоятельство , которое должен установить суд,  в том числе  при взыскании компенсации. Таким образом  запрет использования обозначения и взыскания компенсации в размере  90 000 руб. суд считает достаточным для восстановления нарушенных исключительных прав.

При  этом  ответчиком заявлено о фальсификации доказательств- претензии от  18.08.2021 и протокола №1.

Истец дал согласие на исключение из числа доказательств претензионного порядке еще в 2021 –претензию  от 18.08.2021.

В остальной части суд считает заявление о фальсификации не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

По смыслу статьи 161 АПК РФ, предоставляющей лицам, участвующим в деле, право обратиться в арбитражный суд с заявлением о фальсификации доказательства, лицо, заявившее о фальсификации доказательства, должно не только указать, в чем именно заключается фальсификация, но также и представить суду доказательства, подтверждающие факт фальсификации.

Фактически проверка заявления о фальсификации доказательства сводится к оценке оспариваемых доказательств до принятия окончательного судебного акта по делу. Заявление о фальсификации может проверяться не только с помощью экспертного исследования документа, но и путем оценки совокупности имеющихся в материалах дела доказательств.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 161 АПК РФ суд проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства. При этом под фальсификацией понимается любое сознательное искажение представляемых суду доказательств, которое может быть выполнено путем подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл, или ложных сведений, а также искусственное создание любого доказательства по делу (фабрикация).

При  это  сам ответчик  пояснил,  что сайт «не работает» с осени 2022, что учтено при определении размера компенсации, но не исключает факт привлечения к ответственности в виде компенсации. Также , исходя из оснований и предмета иска не имеет правого значения факт  более ранней регистрации сайта, нежели товарного знака.

Таким образом, доводы ответчика противоречат  действующему законодательству, представленным в материалы дела доказательствам и указаниям кассационной инстанции.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.  110, 123, 161 , 167-171  АПК РФ, 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления о фальсификации отказать.

Запретить ФИО3  использовать обозначение «БЕЗРАМ»  в сети Интернет в доменном имени  безрам.рф.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью "ВЕКТРУС" (ОГРН: 

<

***>),   ФИО3 в пользу  общества с ограниченной ответственностью "БЕЗРАМ" (ОГРН: 

<

***>) 80 000 руб.  компенсации, 8 200 руб.  в возмещение расходов по  госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

А.В. Мищенко