ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-65344/22-5-460

10 марта 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения суда объявлена 16 февраля 2023 года

Решение суда в полном объеме изготовлено 10 марта 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Добрыгиным А.В.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Пикуадро С.п.А. (Piquadro S.p.A.) АО (Адрес: 40041 г. Гаджо-Монтано (провинции Болонья), населенный пункт Сассуриано, дом 246, микрорайон Силла Регистрационный номер BO-448505)

к ответчикам: 1. Гуржий Дмитрий Владимирович, 2. Общество с ограниченной ответственностью «Лавка доменов» (115114, Москва город, набережная Павелецкая дом 2, строение 2, помещение 42, ОГРН: 1167746714915, дата присвоения ОГРН: 29.07.2016, ИНН: 7725325305), 3. Матвеев Максим Валерьевич, 4. Миронов Владимир Александрович

третье лицо: Акционерное общество «Интализ» (123022, город Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 13, строение 41, этаж 3, помещение I, комната 15М, ОГРН: 1097746465002, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2009, ИНН: 7733707450)

о запретите использовать доменное имя piquadroshop.ru.; взыскании солидарно компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 1 000 000 руб. 00 коп.; обязать произвести аннулирование регистрации доменного имени

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований и привлечения соответчика Пикуадро С.п.А. (Piquadro S.p.A.) АО (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Гуржий Д.В., ООО «Лавка доменов», Матвееву М.В., Миронову В.А. (далее - ответчик) о запрете использовать доменное имя piquadroshop.ru.; о взыскании солидарно с ответчиков компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 1 000 000 руб. 00 коп.; обязать произвести аннулирование регистрации доменного имени.

Иск мотивирован тем, что в доменном имени незаконно используются обозначения, сходные с товарным знаком истца.

Истец представил ходатайство об уточнении требований в порядке ст. 49 АПК РФ, согласно которому отказался от требований, заявленных к ответчику ООО «Лавка доменов».

Суд данные уточнения принял, последствия отказа от иска в части истцу известно, в связи с чем производство по делу в части требования об обязании ООО «Лавка доменов» произвести аннулирование регистрации доменного имени piquadroshop.ru подлежат прекращению на основании ст. 150 АПК РФ.

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика Гуржий Д.В. против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва.

Ответчики Матвеев М.В., Миронов В.А. и Третье лицо представителей в судебное заседание не направили.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что является правообладателем товарных знаков PIQUADRO по свидетельствам международной регистрации № 779549, 840416, охраняемых на территории РФ в отношении классов 09, 14, 16, 25, 18 МКТУ.

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации Истцу стало известно, что в сети Интернет зоны .RU зарегистрирован домен второго уровня piquadroshop.ru, содержащий в себе обозначение, тождественное / сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

Согласно справке от регистратора АО «РСИЦ» в период с 27.11.2015 по 22.10.2021 администратором доменного имени являлся Гуржий Д.В.

С 22.10.2021 года администратором являлся Матвеев М.В.

С 26.07.2022 регистратором домена www.piquadroshop.ru является DomainShop.ru (ООО «Лавка доменов»), администратором – Миронов В.А.

Истец указывает, что не осуществлял регистрацию спорного доменного имени, не размещал свои средства индивидуализации на делегируемом с него сайте.

Регистрация и использование спорного доменного имени нарушает права истца, как правообладателя принадлежащих ему средств индивидуализации.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что использование доменного имени нарушает права истца.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена — физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

При рассмотрении дела судом учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Факт незаконного использования средств индивидуализации подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Доводы ответчика Гуржего Д.В., изложенные в отзыве, судом отклоняются, поскольку фактически не исключают ответственности за нарушение прав на товарный знак истца.

В соответствии с п. 159 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

С момента предъявления требований выраженных в претензии от 05.10.2021 г. и исковом заявлении от 30.03.2022 г. о прекращении незаконного использования товарного знака в доменном имени, пользование доменом www.piquadroshop.ru прекращено не было. Сначала домен 22.10.2021 года был передан Матвееву Максиму Васильевичу, затем 26.07.2022 был изменен регистратор домена, администратором домена является Миронов В.А.

Довод ответчика Гуржего Д.В. о наличии разрешения на использование товарного знака для реализации товара не исключает факт нарушения, поскольку лицензионный договор от 16.02.2010 года был подписан с ООО «Пиквадро Рус» и не предоставлял эксклюзивное право на использование товарного знака, а соглашение о купле-продаже доменного имени от 18.04.2016 года истец с Гуржим Д.В. не заключал.

Кроме того, срок действия лицензионного договора до 31.03.2013г. Документов, свидетельствующих о заключении дополнительного соглашения о продлении срока действия договора, в материалы дела не представлено.

Не имеет также правового значения письмо от ООО «Пикуадро Руссия», поскольку данное общество не имело правомочий распоряжаться товарными знаками. Доказательств обратного не представлено.

Также подлежит отклонению довод ответчика Гуржего Д.В. о наличии и использовании собственного товарного знака по свидетельству № 633781 , зарегистрированный 24.10.2017г. в отношении 35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Как следует из материалов дела, на спорном сайте размещались товары, маркированные товарными знаками истца и аналогичные продукции истца (изделия (аксессуары) из кожи), в отсутствие согласия истца.

Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о том, что при визуальном сравнении обозначений, расположенных в доменном имени с товарным знаком истца, установлено полное сходство до степени смешения всех элементов, что является нарушением исключительных прав истца.

Спорное обозначение доменного имени, использование на Интернет-сайте и охраняемые обозначения, принадлежащие истцу, сходны по всем признакам, и при их прочтении складывается твердое убеждение об их тесной связи.

Таким образом, действия Гуржего Д.В. по администрированию доменного имени piquadroshop.ru с целью предложения к продаже товаров маркированных обозначением тождественным/сходным до степени смешения товарным знакам PIQUADRO истца и однородных товарам истца, в отсутствие согласия правообладателя, является нарушением исключительных прав Пикуадро С.п.А. товарных знаков по свидетельствам международной регистрации № 779549, 840416.

В настоящем деле действия администратора по регистрации на свое имя спорного доменного имени уже сами по себе создают угрозу нарушения исключительного права компании на товарный знак (даже при отсутствии факта реального использования ответчиком зарегистрированного на свое имя спорного доменного имени), поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой возможное (потенциальное) право ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации о любых товарах и услугах, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, а также товарам и услугам иных производителей, нежели правообладатель товарного знака, и при этом одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя правообладателя товарного знака.

В соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Указанное требование может быть предъявлено к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Между тем, суд считает, что достаточных доказательств нарушения ответчиком Матвеевым М.В. исключительных прав истца на указанные товарные знаки, истцом не представлено. Документального подтверждения, что в период администрирования Матвеевым М.В. доменного имени на сайте предлагались к продаже товары маркированные товарными знаками истца и однородные товарам в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, не имеется. При этом, передача права администрирования доменного имени Гуржим Д.В. Матвееву М.В. по договору купли-продажи, свидетельствует о предоставлении согласия на использование товарного знака ответчика  № 633781 (PIQUADROSHOP), с учетом аффилированности указанных лиц.

Как следует из материалов дела, на дату судебного заседания спорный сайт www.piquadroshop.ru не используется, какая-либо деятельность на нем не ведется.

В данном случае, требования истца о запрете использовать товарный знак в отношении действующего администратора доменного имени – Миронова В.А. подлежат удовлетворению, поскольку сам по себе факт удержания доменного имени без делегирования на Интернет-сайт также является нарушением прав истца на товарные знаки.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Также в постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Согласно разъяснений п. 33 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.09.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, указанными в пункте 158 Постановления № 10,  действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование о запрете использовать (администрировать) доменное имя.

Как указано выше, доменное имя piquadroshop.ru сходно до степени смешения с товарным знаком истца PIQUADRO.

При этом, ответчиком Мироновым В.А. обстоятельств, свидетельствующих о наличии законных прав и интересов в отношении доменного имени, не представлено. Какая-либо деятельность на сайте с доменным именем piquadroshop.ru не ведется.

Также, суд принимает во внимание, что регистрация администрирования спорного доменного имени была произведена ответчиком Мироновым В.А. в период рассмотрения спора.

В пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 разъяснено, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

При этом истцом не представлено доказательств того, что ответчики осуществляли соответствующую деятельность совместно. В данном случае имеют место последовательные действия, за которые ответчики должны нести самостоятельную ответственность.

Наряду с изложенным, истец не представил обоснования того, что ответчик Матвеев М.В., будучи промежуточным администратором доменного имени, допустил нарушения прав на товарный знак, путем ведения с его помощью какой-либо деятельности.

Таким образом, компенсация подлежит взысканию отдельно с каждого ответчика: Гуржего Д.В. и Миронова В.А.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывает, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Как указано в п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы. В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, также отмечается, что при взыскании компенсации суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Истцом заявлено о взыскании  1 000 000 рублей. При этом, истец не обосновал размер заявленной суммы компенсации за нарушение исключительного права, не было предоставлено доказательств, свидетельствующих о наступлении для него каких-либо неблагоприятных последствий в результате размещения на сайте и реализации товара, возникновения убытков.

Размер компенсации, которая подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, как следует из п. 3 ст. 1252 ГК РФ, определяется судом в установленных пределах в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно п. 62 Пленума №10, при определении размера компенсации учитываются обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Суд, в результате оценки представленных в дело доказательств и приведенных в письменных документах доводов сторон, учитывая, что истцом не представлено доказательств использования товарного знака, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным снизить размер компенсации до 50 000 руб. с каждого из ответчиков Гуржего И.Д. и Миронова В.А.

Указанный размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При указанных обстоятельствах, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Госпошлина распределяется в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1473, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Принять отказ Пикуадро С.п.А. (Piquadro S.p.A.) (регистрационный номер BO-448505) от исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью «Лавка доменов» (ОГРН: 1167746714915, ИНН: 7725325305).

Производство по делу А40-65344/22-5-460 в указанной части прекратить.

Запретить Миронову Владимиру Александровичу использовать товарный знак PIQUADRO в доменном имени piquadroshop.ru.

Взыскать с Миронова Владимира Александровича в пользу Пикуадро С.п.А. (Piquadro S.p.A.) (регистрационный номер BO-448505) компенсацию 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с Гуржия Дмитрия Владимировича в пользу Пикуадро С.п.А. (Piquadro S.p.A.) (регистрационный номер BO-448505) компенсацию 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., а также 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Возвратить Пикуадро С.п.А. (Piquadro S.p.A.) (регистрационный номер BO-448505) из дохода федерального бюджета Российской Федерации 4 200 (четыре тысячи двести) руб. 00 коп. госпошлины, оплаченной по платежному поручению № 760 от 11.04.2022г.

 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

 

Судья

Е.Н. Киселева