Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-91806/2022

12 августа 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  29 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  12 августа 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Вертковой И.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" 

ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО1 

о признании

от истца: не явился, извещен

от ответчика: представитель ФИО2 (доверенность от 05.04.2024)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (далее – истец, ООО «НТ-МДТ») обратилось в арбитражный суд с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, предпринимателя) о признании актом недобросовестной конкуренции действий ответчика по приобретению исключительного права на товарный знак №188978.

В обоснование заявленных требований истец указал, что действия ответчика по приобретению у ЗАО «НТ-МДТ» (первоначальный правообладатель) исключительных прав на товарный знак № 188978, являются актом недобросовестной конкуренции, т.к. на момент приобретения спорного товарного знака ответчик знал об использовании данного обозначения третьими лицами, в том числе истцом, для индивидуализации производимой ими продукции, и что данное обозначение приобрело известность среди потребителей в связи с действиями истца, который вместе с первоначальным правообладателем товарного знака (ЗАО «НТ-МДТ») входил в международную группу компаний NT-MDT. С момента своего образования истец, одновременно с ЗАО «НТМДТ», использовал обозначение, тождественное товарному знаку № 188978 в своей деятельности в отношении товаров, указанных в свидетельстве. ЗАО «НТ-МДТ» не возражало и не предъявляло претензионных требований к истцу в отношении использования последним товарного знака. Поведение группы лиц, в которую входит ответчик, показывает, что ответчик приобрел данный товарный знак с целью причинения вреда истцу и получения необоснованного преимущества за счет использования обозначения, известного потребителю ранее в связи с деятельностью истца, который имел реальную заинтересованность в подаче настоящего иска, поскольку действия группы лиц (в которую входит и ответчик) по приобретению исключительных прав на спорный товарный знак, содержат признаки, необходимые для признания такого приобретения актом незаконной конкуренции. Целью приобретения прав на спорный товарный знак являлось вытеснение с товарного рынка действующего конкурента (истца), входящего в единую группу компаний с прежним правообладателем товарного знака, хорошо известного потребителям как поставщика качественной продукции, внесшим существенный вклад в известность спорного товарного знака.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на недоказанность истцом недобросовестной конкуренции ответчика о приобретению исключительных прав на спорный товарный знак. Ответчик указал, что решением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 по делу А40-64463/2020-110-468, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 15.04.2022 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2022, истцу запрещено использовать товарный знак по свидетельству № 188978 для товаров 9 класса МКТУ. Судебным актом установлено, что истец, с момента своего создания незаконно использовал товарный знак по свидетельству РФ № 188978. Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.09.2022 по делу № А40-119764/2016, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 16.12.2022 и постановлением суда кассационной инстанции от 10.03.2023, ФИО3, ФИО4 и истец привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам должника (первоначального правообладателя), с ФИО3, ФИО4 и истца взысканы солидарно в пользу ЗАО «НТ-МДТ» денежные средстве в размере 263 498 826 руб. Известность обозначения (бренда), включающего товарный знак по свидетельству РФ № 18978 и словесный элемент «NT-MDT», приобретена задолго до начала осуществления предпринимательской деятельности истцом. Развитие и популяризация обозначения (бренда), включающего в себя товарный знак по свидетельству РФ № 188978 - результат действий именно ЗАО «НТ-МДТ» и его дочернего общества ООО «Измерительные приборы» (ранее ЗАО «НТИ»), с которым был заключен лицензионный договор (зарегистрированный в установленном законом порядке) с 2004 года. Указанные судебные акты подтверждают, что именно истец незаконно воспользовался результатами многолетней производственной деятельности других коммерческих предприятий, являлся компанией-клоном ЗАО «НТ-МДТ», выпуская аналогичную продукцию, для индивидуализации которой незаконно использовал товарный знак по свидетельству РФ № 188978, никогда не имея на это законных оснований.

Истец ходатайствовал о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в силу судебных актов по делам № А40-83721/22 и А40-272668/22.

Истец указал, что указанное дело взаимосвязано с делами: 

- №А40-83721/22 по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" о взыскании компенсации за использование товарного знака, 

- №А40-272668/22 по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "НТМДТ" к Федеральной антимонопольной службе о признании незаконным решения от 22 ноября 2022 г. №КТ/105508/22 об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В рамках указанных дел, находящихся в производстве арбитражных судов, исследуются аналогичные обстоятельства, в том числе суд кассационной инстанции, направляя дело № А40-83721/2022 на новое рассмотрение, указал, что необходимо изучить и установить следующие обстоятельства, имеющие значение и для рассмотрения настоящего спора: использование ООО «НТ-МДТ» спорного товарного знака до приобретения исключительного права на товарный знак предпринимателем, осведомленность предпринимателя о длительном использовании товарного знака ООО «НТ-МДТ», приобретение известности товарным знаком за счет действий ООО «НТМДТ».

Определением суда от 27.03.2023 производство по настоящему делу приостановлено до вступления в законную силу и принятия окончательного судебного акта по делу №А40- 83721/22.

От ответчика поступило заявление о возобновлении производства по делу, поскольку постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2024 по делу №А40-83721/2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2023 по указанному делу отменено, с ООО «НТ-МДТ» в пользу ИП ФИО1 взыскана компенсация в размере 41 610 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении отказано.

Определением суда от 16.05.2024 производство по настоящему делу возобновлено.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание 29.07.2024 не явился, заявлений, ходатайств не представил.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, поддержал доводы отзыва.

При отсутствии возражений сторон, суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

В соответствии со ст. 123, ч. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя истца.

Заслушав пояснения представителя ответчика, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

ЗАО «Нанотехнология МДТ» (сокращенное фирменное наименование ЗАО «НТ-МДТ») зарегистрировало товарный знак № 188978 - графическое изображение (марка имеет стилизованный дизайн), состоящий из синего прямоугольника с круглым вырезом и красного треугольника через него, в Российском Агентстве по патентам и товарным знакам 25 мая 2000 года (дата приоритета 25 октября 1999 года), в отношении товаров и/или услуг 09кл. по МКТУ (к которому относятся приборы научные и исследовательские – то есть атомно-силовые микроскопы и сканирующие зондовые микроскопы).

07.03.2019 между ЗАО «НТ-МДТ», в лице конкурсного управляющего ФИО5 и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 был заключен договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ», предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности в составе: нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения (полный состав имущества содержится в Приложении № 1 к данному Договору). Так в числе прочего ИП ФИО1 стала правообладателем исключительных прав на товарный знак № 188978.

22.05.2019 в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (далее - ФИПС) было подано ходатайство (заявление) об отчуждении исключительного права Закрытого акционерного общества «Нанотехнология МДТ» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 в отношении товарного знака № 18897. Государственная регистрация отчуждения права была совершена 17.09.2019 за № РД0310556.

Истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском, ссылаясь на то, что приобретение ответчиком исключительных прав на товарный знак № 188978 является актом недобросовестной конкуренции, т.к. на момент приобретения спорного товарного знака ответчик знал об использовании данного обозначения третьими лицами, в том числе истцом, для индивидуализации производимой им продукции, и что данное обозначение приобрело известность среди потребителей в связи с действиями истца, который вместе с первоначальным правообладателем товарного знака (ЗАО «НТ-МДТ») входил в международную группу компаний NT-MDT. 

Истец указал, что вместе с ЗАО «НТ-МДТ»  (первоначальный правообладатель спорного товарного знака) входил в международную группу компаний NT-MDT, в составе компаний были либо единые участники, либо родственники (ФИО6, ФИО1, ее брат ФИО7, его жена ФИО8, юридические лица, учредителями которых являются указанные лица).

Помимо этого истец указал, что с момента своего образования одновременно с ЗАО «НТМДТ», использовал обозначение, тождественное товарному знаку № 188978 в своей деятельности в отношении товаров, указанных в свидетельстве. ЗАО «НТ-МДТ» не возражало и не предъявляло претензионных требований к истцу в отношении использования последним товарного знака. 

Истец полагал, что поведение группы лиц, в которую входил ответчик, доказывает, что ответчик приобрел данный товарный знак с целью причинения вреда истцу и получения необоснованного преимущества за счет использования обозначения, известного потребителю ранее в связи с деятельностью истца, который имел реальную заинтересованность в подаче настоящего иска, поскольку действия группы лиц (в которую входит и ответчик) по приобретению исключительных прав на спорный товарный знак, содержат признаки, необходимые для признания такого приобретения актом незаконной конкуренции. Целью приобретения прав на спорный товарный знак являлось вытеснение с товарного рынка действующего конкурента (истца), входящего в единую группу компаний с прежним правообладателем товарного знака, хорошо известного потребителям как поставщика качественной продукции, внесшим существенный вклад в известность спорного товарного знака.

Исследовав и оценив в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, части 1 статьи 67, статей 68, 71, части 1 статьи 168 АПК РФ доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"  (далее - Закон о защите конкуренции) конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции). 

В силу статьи 14.6 названного Закона не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе: 

1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации; 

2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар. 

Согласно п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства" (далее – Постановление №2) в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Запрет действий, способных вызвать смешение, основан на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, согласно которым запрещаются любые действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. 

Под смешением в целом следует понимать ситуацию, когда потребитель одного товара (услуги) отождествляет его с другим товаром (услугой) либо допускает, несмотря на заметные отличия, производство двух указанных товаров (оказание услуг) одним лицом.

Таким образом, при смешении возникает риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара (лица, оказывающего услуги). 

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

- факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции; 

- отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

- направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Следовательно, для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией такие действия должны одновременно: совершаться хозяйствующим субъектом-конкурентом; быть направленными на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречить законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинять (иметь возможность причинять) убытки другому хозяйствующему субъекту конкуренту либо наносить (иметь возможность наносить) вред его деловой репутации (причинение вреда). 

Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1 - 14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

Согласно п. 61 Постановления №2 лица, чьи права нарушены в результате несоблюдения требований антимонопольного законодательства иными участниками гражданского оборота, вправе самостоятельно обратиться в соответствующий суд с иском о восстановлении нарушенных прав, в том числе с требованиями о понуждении к заключению договора, признании договора недействительным и применении последствий недействительности, с иском о признании действий нарушающими антимонопольное законодательство, в том числе иском о признании действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции, а также с иском о возмещении убытков, причиненных в результате антимонопольного нарушения (пункт 4 статьи 10, статья 12 Гражданского кодекса, часть 3 статьи 37 Закона о защите конкуренции). 

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. 

В пункте 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10) разъяснено, что пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. 

Согласно абз. 4 п. 61 Постановление №2, если нарушение антимонопольного законодательства не устанавливалось антимонопольным органом, бремя доказывания факта нарушения антимонопольного законодательства, в том числе по проведению анализа рынка, возлагается на истца.

В силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 по делу № А40-64463/20 ООО «НТ-МДТ» запрещено использовать товарный знак по свидетельству № 188978 для товаров 9 класса МКТУ, в том числе «атомно-силовые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы», без получения разрешения в установленном законом порядке, в частности: изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей товары 9 класса МКТУ, на которых нанесено изображение товарного знака № 188978, в том числе, обязать прекратить предлагать к продаже с использованием сети Интернет на сайтах с доменными именами ooo.ntmdt.ru, ntmdt-si.ru или иными способами вводить в гражданский оборот товары 9 кл. МКТУ с изображение указанного товарного знака.

Судами в рамках дела №А40-64463/20, установлен факт незаконного использования ООО «НТ-МДТ» товарного знака по свидетельству №188978.

Помимо этого в рамках указанного дела суды также установили, что товарный знак ФИО1 зарегистрирован исключительно для предоставления услуг по 42 классу МКТУ. Между тем, первоначальным правообладателем товарного знака № 188978 являлось ЗАО «Нанотехнология МДТ» (сокращенное фирменное наименование ЗАО «НТ-МДТ»). С момента учреждения ЗАО «НТ-МДТ» именно указанной компанией использовался товарный знак № 188978 для индивидуализации производимой продукции (СЗМ и АСМ – которые относятся к приборам для научных целей, то есть товарам 9 класса МКТУ), рядом с которым всегда размещалось коммерческое обозначение: «NT-MDT». Для иных товаров и услуг товарный знак № 188978 никогда не использовался, среди конечных потребителей данный товарный знак всегда ассоциировался с высокотехнологичным (наукоемким) оборудованием.

Вступившим в законную силу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2024 по делу №А40-83721/2022 о взыскании с ООО «НТ-МДТ» в пользу ИП ФИО1 компенсация в размере 41 610 000 руб., установлен факт использования ООО «НТ-МДТ» репутации ЗАО «НТ-МДТ», что подтверждается выданным УФАС по городу Москве предупреждением № 08-09/2021 о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, и вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2021 по делу №А40-129633/21, а также факт отсутствия в действиях ФИО1 злоупотребления правом при использовании спорного товарного знака.

Обстоятельства, установленные в рамках дел А40-64463/2020, №А40-83721/2022, имеют для настоящего дела преюдициальное значение в силу положений части 2 статьи 69 АПК РФ.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В ходе рассмотрения настоящего дела судом не установлена совокупность обстоятельств, позволяющих сделать вывод о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестного поведения, противоречащего положениям Закона о защите конкуренции, в связи с чем, с учетом судебных актов по делам А40-64463/2020, №А40-83721/2022 в удовлетворении иска следует отказать.

Расходы по госпошлине относятся на истца в соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

В иске отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                                     Евдошенко А.П.