Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-110531/19

13 июля 2020 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 06 июля 2020 года 

Полный текст решения изготовлен 13 июля 2020 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания С.Е.Шарандиным

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО "РСС ИНВЕСТМЕНТС"

к ООО "ВИНО-ГРАНДЕ", ООО "Ашан"

третье лицо ООО «ВинЭко»

о защите прав на товарные знаки

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО "РСС ИНВЕСТМЕНТС" обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "ВИНО-ГРАНДЕ" (Ответчик -1), ООО "Ашан" (Ответчик  - 2) о запрете Ответчику-1 использования обозначений, сходных до степени смещения с товарными знаками №№ 229754, 705516, в отношении товаров, однородных товарам 33 класса МКТУ, указанным в регистрациях товарных знаков №№ 229754, 705516, включая производство, продажу и иное введение в гражданский оборот вин; запрете Ответчику-2 использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками №№ 229754, 705516, в отношении товаров, однородных товарам 33 класса МКТУ, указанным в регистрациях товарных знаков  №№ 229754, 705516, включая продажу и иное введение в гражданский оборот вин; о взыскании компенсации за использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками №№ 229754, 705516, в размере 90.623.324,1 руб.; о взыскании компенсации за использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками №№ 229754, 705516, в размере 16.080.871,46  руб.

К участию в деле было привлечено третье лицо в порядке ст. 51 АПК РФ: ООО «ВинЭко».

Заседание проводилось в порядке ст. 123 АПК РФ в отсутствие представителя третьего лица.

Суд, выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, установил следующее.

Истец указывает на то, что общество с ограниченной ответственностью "РСС ИНВЕСТМЕНТС" (далее - Истец) является одним из операторов винного рынка России, осуществляющих деятельность в области контрактного производства, импорта и торговли винами из регионов традиционного виноделия.

В свою очередь, Истец обладает исключительным правом на товарный знак: № 229754

и №705516 

Как стало известно Истцу, компания ООО «Вино-Гранде» (далее - Ответчик-1) осуществляет производство товаров (вин):

-  ВИНО СТОЛОВОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ «МУСКАТ» SUNWINE;

- ВИНО СТОЛОВОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ КРАСНОЕ «ИЗАБЕЛЛА» SUNWINE;

с использованием обозначения «SUNWINE», сходного до степени смешения с Товарными знаками (далее - Спорный товар).

В связи с чем, истцом была осуществлена закупка спорного товара, произведенного Ответчиком-1, у ООО «АШАН» (Ответчик-2), которое в свою очередь является анализатором продукции Ответчика-1.

Для подтверждения факта производства Ответчиком-1 Спорного товара, а также выяснения объемов произведенной продукции, по поручению Истца был направлен адвокатский запрос № 46/19 от 15.08.2019 в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (далее - ФС РАР).

Для подтверждения факта реализации (продажи) Ответчиком-1 Спорного товара был направлен адвокатский запрос № 60/19 от 21.10.2019 в ФС РАР.

Кроме того, для подтверждения факта реализации (продажи) Ответчиком-2 Спорного товара в ФС РАР был направлены адвокатские запросы № 46/19 от 15.08.2019, № 60/19 от 21.10.2019. Дважды ФС РАР сообщал о том, что в системе ЕГАИС информации о реализации ООО «АШАН» запрашиваемых позиций не содержится.

Однако, при проверке на официальном сайте ФС РАР QR-кодов, размещенных на чеках при закупке Спорного товара, было выявлено, что данный товар также именуется в ЕГАИС как:

- Вино столовое полусладкое белое "Мускат" серия Корзинка

- Вино столовое полусладкое красное "Изабелла" серия Корзинка

Как считает истец, указанные действия Ответчика-1 и Ответчика-2 нарушают исключительные права Истца. Истец не давал согласия Ответчикам на использование Товарных знаков, что послужило основанием для обращения в суд.

В силу пп.14 п.1 ст.1225 ГК РФ товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров/услуг, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно п.1 ст.1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

В соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Пунктом 1 ст.1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п.2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу п.3 ст.1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом под незаконным использованием товарного знака следует признавать любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч.1 ст.65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судом установлено право истца на товарные знаки "SUNVINE" в отношении товаров 33, 42, 35-го класса МКТУ подтверждено свидетельствами Российской Федерации № 229754, 705516.

Формальное сходство обозначения, используемого ответчиками для маркировки продукции, с товарным знаком истца первыми не оспаривается.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В патентном заключении Истца имеется перевод «VINE» - как вино. Тогда как, «VINE» в переводе с английского - «ЛОЗА». Запатентовать слово «ВИНО» («WINE») не представляется возможным, поскольку оно не охраняемо, что подтверждается экспертным заключением «РОСПАТЕНТА» по заявке №2011737466 на регистрацию товарного знака №476781.

Также с учетом того, первый слог в товарном знаке истца – SUN, также является общедоступным, поскольку в переводе с английского обозначает «СОЛНЦЕ».

Одновременно, суд указывает на то, что владение иностранными языками для граждан нашего государства не является обязательным.

Государственным языком в Российской Федерации является русский язык.

Желание сторон использовать в наименовании товара некие иностранные наименования, слова и выражения, не порождают обязанности для граждан нашего государства  обязанности устанавливать наличие сходства и различий  в неких фантазийных наименованиях.

Таким образом, сделать однозначный вывод о том, что зарегистрированные товарные знаки истца и используемое обозначение на этикетках выпускаемой и реализуемой ответчиками продукции тождественны до степени смешения, не представляется возможным. 

При этом суд отмечает, что Истец своими силами товар на рынке алкогольной продукции не производит. Маркированная спорными товарными знаками продукция отсутствует, не предлагается к продаже.

Доказательств обратного суду не представлено.

В соответствии с п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. 

Таким образом, реализация и защита исключительного права на товарный знак, предполагает его реальное использование при осуществлении соответствующей предпринимательской деятельности. 

В соответствии с п.1 ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Согласно п.2 ст.10 ГК РФ в случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 

Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"). 

Положения ст.10 ГК РФ, часть 2 статьи 14, пункт 9 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» носят оценочный характер и применяются судом исходя из установленных при рассмотрении конкретного спора фактических обстоятельств. 

В соответствии с пунктом 6 "Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2, при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. 

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации. 

Согласно пункта 7 указанной Справки могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в том числе с признаками, указанными в пунктах 5 и 6 настоящей справки), подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Таким образом, вопросы использования товарных знаков являются обязательными при рассмотрении дел настоящей категории.

ООО «РСС Инвестментс» зарегистрировано 19.11.2014 г., и основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

Уставный капитал Истца составляет 10.000 руб. Лицензия на производство и оборот алкогольной продукции отсутствует и не получалась.

Доказательства обратного не представлены.

При этом, ООО «Вино-Гранде», согласно данным ЕГРЮЛ зарегистрировано в 2003 году, является производителем алкогольной продукции, имеет уставный капитал в размере 112.269.175 рублей, где основным видом деятельности предприятия является «производство вина из винограда».

ООО «Вино-Гранде» с 2013 года производит вина столовые полусладкие белые «МУСКАТ» и вина столовые полусладкие красные «ИЗАБЕЛЛА» с различными этикетками, дизайн которых различается в зависимости от серии («Корзинка», «VINOGRANDE», «VINOGOR», «Гуляй город» и прочие), о чем свидетельствуют выписки из открытого ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ («ФРАП») по винам «МУСКАТ» и «ИЗАБЕЛЛА». 

Из анализа сведений ФРАП, можно сделать вывод о том, ООО «Вино-Гранде» в дизайне этикеток серии «Корзинка» использовало несколько дизайнов (видов) этикетки с одинаковыми штрих-кодами, а именно этикетки со словесным обозначением «Есоwine» (ТЗ №476781 дата регистрации 17.12.2012 г. использовался по лицензионному договору от 14.08.2013г. с правообладателем - ООО «ВинЭко») и этикетки со словесным обозначением «SUNWINE» (перевод с англ. «солнечное вино»). 

При этом, как отмечает Ответчик-2, спорная продукция производилась как минимум в двух вариантах, с обозначением «SunWine» и обозначением «ЕсоWine», при этом штрих-код обоих вариантов является единым. 

Также при производстве вышеупомянутых вин серии «КОРЗИНКА» использовалась оригинальная бутылка, разработанная в 2013 году (Патент на промышленный образец № 89573 от 16.08.2014 г. правообладатель - ООО «ВинЭко»).

Таким образом, при производстве вин серии «Корзинка» длительное время (в отличие от Истца) используются оригинальные бутылки и разработанные специально для этих бутылок оригинальные этикетки «SUNWINE» и «ЕсоWine» (ТЗ №476781 дата регистрации 17.12.2012г., использовался по лицензионному договору от 14.08.2013 и от 10.09.2018г.

Согласно статье 4 АПК РФ в суд обращаются за защитой нарушенного права. Соответственно, при обращении в суд заявитель должен доказать факт реального нарушения его прав в сфере экономической деятельности. В рассматриваемом случае, из представленных суду доказательств, данного вывода не следует. 

Наличие надлежащих доказательств государственной регистрации за истцом товарного знака само по себе об использовании такого товарного знака не свидетельствует (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.06.2010 N ВАС-7940/10).

Истцом лицензионный договор заключён только в 2020 году, то есть после предъявления настоящего иска.

Доказательства заключения соответствующих договоров в более ранний период суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд признаёт обоснованными доводы ответчиков, что согласно ст.4 АПК РФ защите подлежит право, которое нарушено на момент обращения в суд. 

Таким образом, поведение правообладателя после регистрации товарного знака, заключающееся в невведении такого товарного знака в оборот, а также аккумулирование товарных знаков, представляющих собой распространенные, широко употребляемые слова и выражения, при их неиспользовании, в совокупности дают основания считать, что цель регистрации и использования товарных знаков противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и следовательно свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, а также о злоупотреблении своим правом, что недопустимо в силу ст.10 ГК РФ.

В связи с этим, суд считает, что истец не доказал факт нарушения ответчиком принадлежащего первому права путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Более того, суд отмечает относительно абстрактного требования о запрете ответчикам использования обозначений, сходных до степени смещения с товарными знаками №№ 229754, 705516, в отношении товаров, однородных товарам 33 класса МКТУ, указанным в регистрациях товарных знаков №№ 229754, 705516, включая производство, продажу и иное введение в гражданский оборот вин, суд отмечает, что оно не характеризуется указанием на конкретные товары, приобретенные ООО "РСС ИНВЕСТМЕНТС".

Меры, предусмотренные ст.1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

В суд могут быть заявлены требования, направленные на пресечение конкретного правонарушения (например: об изъятии и уничтожении какой-либо четко и ясно определенной партии товара, о запрете реализации определенной партии товара и прочее).

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Основании изложенного, требования истца к ООО "ВИНО-ГРАНДЕ" (Ответчик -1), ООО "Ашан" (Ответчик  - 2) о запрете использования обозначений, сходных до степени смещения с товарными знаками №№ 229754, 705516, в отношении товаров, однородных товарам 33 класса МКТУ, указанным в регистрациях товарных знаков №№ 229754, 705516, включая производство, продажу и иное введение в гражданский оборот вин удовлетворению не подлежат.

Также истцом заявлены требования о взыскании компенсации, поскольку в соответствии с п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В материалы дела истцом представлен соответствующий расчет размера компенсации исходя из двукратного размера в отношении произведенной и реализованной продукции.

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 43, 43.2, 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

При рассмотрении дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Применительно к рассматриваемому спору, суд учитывает, что Истец требует компенсацию с 2018 года, тогда товарный знак № 705516 «SUNVINE» зарегистрирован в марте 2019 года.

Более того, в силу вышеизложенных обстоятельств, определить количество экземпляров продукции, маркированных непосредственно обозначением «SunWine» не представляется возможным.

Суд считает, что представленный расчет истца является формальным и не носит точного определения количества реализованной продукции ответчиками, поскольку вся производимая продукция подлежит внесению в Федеральный реестр алкогольной продукции (ФРАП) на основании и в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 №474 "О представлении уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции".

В частности, спорная продукция, произведенная Ответчиком-1, внесена во ФРАП под номерами, 02-00005293, 02-00005292 (официальный публичный сайт в сети Интернет http://fsrar.ru/frap/frap).

Спорная продукция производилась как минимум в двух вариантах: с обозначением «Sun Wine» и обозначением «ЕсоWine», при этом штрих-код обоих вариантов является единым, что подтверждается, в том числе, внешним видом маркировки, содержащимся во ФРАП

Спорные товары (и Мускат, и Изабелла) поставлялись в АШАН также в двух видах: как с обозначением «Sun Wine», так и с обозначением «Есо Wine», под общим названием ФИО2 (Корзинка). Отслеживание продукции в АШАН по конкретным этикеткам не ведется, учет происходит на основании штрих-кодов продукции.

В связи с этим, суд не может признать доводы истца обоснованными.

Кроме того, суд учитывает, что все действия направленные на регистрацию товарных знаков, создание соответствующего информационного пространства, в том числе, в сети Интернет, совершались истцом незадолго до подачи иска в суд, что также свидетельствует о недобросовестности поведения и злоупотребление своими правами по отношению к лицам, ведущими свою хозяйственно-экономическую деятельность с использованием общеизвестных терминов и обозначений задолго до совершения вышеуказанных действий ООО "РСС ИНВЕСТМЕНТС".

На основании изложенного, требования истца в части взыскания с ООО "ВИНО-ГРАНДЕ" (Ответчик -1), ООО "Ашан" (Ответчик  - 2) компенсации, удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно ст.112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В связи с отказом в удовлетворении иска расходы по уплате государственной пошлины остаются на истце.

Руководствуясь статьями  110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                                      Г.А. Гарькушова