ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения арбитражного суда, 

не вступившего в законную силу

№11АП-15165/2023

Дело № А65-34590/2022

г. Самара

12 октября 2023 года

Резолютивная часть  постановления  объявлена 10 октября 2023 года

Постановление в полном объеме изготовлено 12 октября 2023 года 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Романенко С.Ш., 

судей Копункина В.А., Митиной Е.А.,        

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,   

при участии: 

от истца (путем использования системы веб-конференции) – представитель ФИО2, по доверенности от 01.07.2023

в отсутствии иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, 

рассмотрев в открытом судебном заседании 05 октября 2023 года в помещении суда в зале № 7 апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.08.2023, по делу № А65-34590/2022 (судья Панюхина Н.В.),

по иску Индивидуального предпринимателя ФИО4, г. Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к 

ответчику – Индивидуальному предпринимателю ФИО3, г. Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

об обязании прекратить незаконное использование сходного с товарным знаком (знаком обслуживания) № 735207 до степени смешения обозначения «Чебурек Station» посредством его удаления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу: – со всех вывесок, элементов внутреннего и внешнего оформления предприятия общественного питания (закусочной) ИП ФИО3, расположенного по адресу: 

<

...> (ТЦ СитиМолл), 3 этаж, закусочная «Чебурек Station», а также с используемых в деятельности указанного предприятия рекламнополиграфических материалов и упаковок для готовой продукции; – с изображений и текстов в карточке предприятия общественного питания (закусочной) ИП ФИО3 в поисково-информационной картографической службе «Яндекс.Карты»https://yandex.ru/maps/org/cheburek_station/9727297437/?ll=52.379245%2C5 5.7 45000&z=14.31); - с изображений и текстов в карточке предприятия общественного питания (закусочной) ИП ФИО3 в сервисе доставки еды Delivery Club (https://www.deliveryclub.ru/srv/chjeburjek_station_naberezhnie_chelny?vendorCategoriesQuer y= 302409499); 2) о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием сходного с товарным знаком (знаком обслуживания) № 735207 до степени смешения обозначения «Чебурек Station» в размере 800 000 рублей. 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - ФИО5, г. Набережные Челны,

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО4 , г. Ижевск  обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО3, г. Набережные Челны :

1) Об обязании прекратить незаконное использование сходного с товарным знаком (знаком обслуживания) № 735207 до степени смешения обозначения «Чебурек Station» посредством его удаления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу:

 – со всех вывесок, элементов внутреннего и внешнего оформления предприятия общественного питания (закусочной) ИП ФИО3, расположенного по адресу: 

<

...> (ТЦ СитиМолл), 3 этаж, закусочная «Чебурек Station», а также с используемых в деятельности указанного предприятия рекламнополиграфических материалов и упаковок для готовой продукции; 

– с изображений и текстов в карточке предприятия общественного питания (закусочной) ИП ФИО3 в поисково-информационной картографической службе «Яндекс.Карты» (https://yandex.ru/maps/org/cheburek_station/9727297437/?ll=52.379245%2C55.745000&z=14.31 );

 - с изображений и текстов в карточке предприятия общественного питания (закусочной) ИП ФИО3 в сервисе доставки еды Delivery Club (https://www.deliveryclub.ru/srv/chjeburjek_station_naberezhnie_chelny?vendorCategoriesQuery= 302409499);

2) о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием сходного с товарным знаком (знаком обслуживания) № 735207 до степени смешения обозначения «Чебурек Station» в размере 800 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО5, г. Набережные Челны (определением от 04.05.2023).

Определением суда от 06.07.2023 в порядке ст.49 АПК РФ судом принято уточнение исковых требований:

1) Об обязании прекратить незаконное использование сходного с товарным знаком (знаком обслуживания) № 735207 до степени смешения обозначения «Чебурек Station» посредством его удаления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу:

 – со всех вывесок предприятий общественного питания (закусочных) ИП ФИО3, расположенных по адресам: 

<

...> (ТЦ СитиМолл), 3 этаж, закусочная «Чебурек Station»; 

<

...> ТЦ Омега, 2 этаж, закусочная «Чебурек Station», а также с используемых в деятельности указанных предприятий упаковок для готовой продукции; 

– с изображений и текстов в карточке предприятия общественного питания (закусочной) ИП ФИО3 в поисково-информационной картографической службе «Яндекс.Карты» (https://yandex.ru/maps/org/cheburek_station/9727297437/?ll=52.379245%2C55.745000&z=14.31; https://yandex.ru/maps/org/cheburek_station/143587019763/?ll=52.392541%2C55.730710&z=1 6.83).

2) о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием сходного с товарным знаком (знаком обслуживания) № 735207 до степени смешения обозначения «Чебурек Station» в размере 800 000 (восьмисот тысяч) рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.08.2023, по делу № А65-34590/2022 иск удовлетворен.

Не согласившись с принятым  судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой считает принятое решение незаконным и необоснованным, просит решение отменить в иске отказать.

При этом в жалобе заявитель указал, что не согласен с выводами суда, поскольку  обозначение торговой точки состоит из двух общеупотребительных слов, а,  подобное слитное написание названия кардинально влияет на суть всего дела, поскольку слитно написанное обозначение «ЧeбypeкStation» делает его фантазийным и соответственно не общеупотребительным словом.

В то же время, если в товарном знаке имеется фантазийное слово, хоть и содержащее в своем корне слово «Чебурек», но фактически данное слово не является общеупотребительным, то данное слово является охраняемым элементом товарного знака.

Таким образом, суд, делая вывод о тождественности товарного знака истца и обозначения торговой точки ответчика, ошибочно не принял во внимание факт того, что ответчиком в обозначении названия торговой точки применялось отдельно написанное не фантазийное, а общеупотребительное слово «Чебурек», которое является неохраняемым элементом любого товарного знака, содержащего в своем названии отдельно написанное указанное слово.

Другие словесные элементы сравниваемых товарного знака истца и обозначения торговой точки ответчика между собой не то что не совпадают, а просто на просто отличаются.

Ответчик, занимаясь изготовлением и продажей в своей торговой точке чебуреков, логично использовал в названии своей точки отдельно написанное слово «Чебурек», которое непосредственно указывает на вид производимых им товаров. Правоприменительная практика Роспатента свидетельствует о том, что слово «Чебурек» является неохраняемым словом в отношении услуг общественного питания 43 класса МКТУ.

Также суд в своем решении указывает на схожесть графических признаков в товарном знаке истца и обозначении торговой точки ответчика, обозначив их как: идентичный шрифт, графическое написание и расположение букв элемента «Чебурек», при этом суд не учел и отличия в этих же признаках, а они существенные и имеются также в шрифте, графическом написании и расположении букв в элементе «Чебурек», а также в общем виде товарного знака и обозначения торговой точки. Ими являются количество слов, их наклон, шрифт, цвет и прочее. Фактически суд необъективно подошел к оценке данных объектов. Отсутствие оценки различий в товарном знаке и обозначении торговой точки наряду с оценкой совпадений в решении суда позволяют усомниться в законности подхода суда к правилам оценки доказательств.

В нарушение указанных норм, Арбитражный суд РТ, в ходе рассмотрения указанного дела, 28.03.2023 года, суд еще до представления стороной ответчика каких-либо доказательств, заранее высказал свое отношение к данному делу, фактически сообщив стороне ответчика о будущем проигрыше по делу, указав на необходимость заключения с истцом мирового соглашения.

В дальнейшем, 24.07.2023 года, сторона ответчика заявила ходатайство о допросе в качестве специалиста патентного поверенного ФИО6, явку которого сторона ответчика обеспечила, суд, при наличии явки специалиста, отказал в удовлетворении данного ходатайства, о чем указано в решении суда. Таким образом, сторона ответчика судом была лишена права на предоставление доказательств, тем самым поставив сторону истца в преимущественное положение.

Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: WWW.11ааs.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В судебном заседании представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебное заседание представители иных лиц, участвующих в деле не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного  разбирательства.

Проверив законность и обоснованность  обжалуемого решения  в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы  в совокупности с исследованными доказательствами по делу, выслушав представителя истца, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд установил.

Как следует из материалов дела, Индивидуальный предприниматель ФИО4 является правообладателем комбинированного товарного знака (знака обслуживания) "ЧебурекМи" , что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 735207, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности (дата приоритета: 24.04.2019 г., дата государственной регистрации: 14.11.2019 г., дата истечения срока действия исключительного права: 24.04.2029 г.) в отношении следующих классов МКТУ и перечня товаров и (или) услуг: 43 - закусочные, кафе, кафетерии, рестораны самообслуживания, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Основным направлением деятельности Истца является предоставление третьим лицам (лицензиатам, пользователям) права использования Товарного знака на территории Российской Федерации и ряда зарубежных стран с целью открытия указанными лицами предприятий общественного питания (закусочных) под коммерческим обозначением «ЧебурекМи» (https://cheburek.me).

Истцу стало известно о том, что в отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака и, соответственно, с нарушением исключительного права на товарный знак индивидуальным предпринимателем ФИО3 были открыты предприятия общественного питания (закусочная) по адресу: 

<

...> (ТЦ «СитиМолл»), 3 этаж, а также по адресу: 

<

...> ТЦ Омега, 2 этаж, закусочная «Чебурек Station», при этом в его названии используется обозначение «Чебурек Station» , сходное до степени смешения с товарным знаком № 735207, принадлежащим истцу.

Факт ведения ответчиком деятельности по указанному адресу подтверждается также результатами скрытой проверки (осмотра) чебуречной под коммерческим обозначением «Чебурек Station» методом «тайный покупатель», проведенной ООО «Агентство маркетинговых исследований ЛОГОС» по заданию истца на основании Договора на оказание услуг № 1905221 от 19.05.2022.

Согласно представленному отчету исполнителя от 24.06.2022 чебуречная ответчика расположена в Торговом центре «СитиМолл» по адресу: 

<

...>, 3 этаж, а также по адресу: 

<

...> ТЦ Омега, 2 этаж.

Ответчиком была выбрана идентичная франшизе истца концепция предприятия (чебуречная), при оказании услуг используется схожее до степени смешения обозначение, в предприятии оказываются аналогичные услуги общественного питания (основное блюдо меню – чебуреки), Ответчиком используются аналогичные ингредиенты, начинки и упаковки блюд.

Принадлежность указанной чебуречной ответчику подтверждается, в том числе, кассовым чеком от 22.06.2022, выданным при расчете с тайным покупателем, который приложен к отчету исполнителя, с указанием ИНН ответчика.

Истец также в иске указал, что ранее ответчик выражал заинтересованность в заключении договора коммерческой концессии с истцом и открытии Чебуречной с использованием товарного знака «ЧебурекМи», о чем свидетельствует приложенные к иску скриншоты переписки.

14.09.2022 истцом в адрес ответчика направлялась претензия с требованиями о прекращении незаконного использования товарного знака истца, а также выплате компенсации.

Требования истца, изложенные в указанной претензии, в добровольном порядке ответчиком выполнены не были, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Республики Татарстан  с настоящим иском.

Устанавливая фактические обстоятельства дела на основании полного и всестороннего  исследования представленных доказательств, суд первой инстанции со ссылкой на нормы статей 1229, 1477, 1484, 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации  обосновано удовлетворил заявленные исковые требования  по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. При этом никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснил ВАС РФ в пункте 13 информационного письма Президиума от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Определение сходства до степени смешения обозначений и товарных знаков осуществляется на основе критериев, установленных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 12.03.2018) "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38572) (далее - Правила) и Приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов".

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением степени сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом проведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При наличии соответствующих доказательств, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. 

В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения. 

В обоснование исковых требований истец указывает, что ответчик использует обозначение «Чебурек Station» в предприятии общественного питания (закусочная) по адресу: 

<

...> (ТЦ «СитиМолл»), 3 этаж, а также по адресу: 

<

...> ТЦ Омега, 2 этаж, сходное до степени смешения с товарным знаком № 735207- «ЧебурекМи», принадлежащим истцу.

При этом, факт функционирования закусочной Ответчика по указанному адресу подтверждается, в частности, информацией из сервисов «Яндекс.Карты», «Delivery Club».

Ответчик факт осуществления деятельности с данным обозначением по указанным адресам не оспаривался.

Товары/услуги, реализуемые ответчиком с использованием спорного обозначения, являются идентичными с товарами (услугами), в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 735207 и которые реализуются (оказываются) предприятиями, входящими в сеть «ЧебурекМи» (продажа чебуреков).

Ответчиком была выбрана идентичная франшизе истца концепция предприятия (чебуречная), при оказании услуг используется схожее до степени смешения обозначение, в предприятии оказываются аналогичные услуги общественного питания (основное блюдо меню – чебуреки), ответчиком используются аналогичные ингредиенты, начинки и упаковки блюд.

В отзыве на иск ответчик указал, что факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак не установлен, поскольку используемое ответчиком обозначение «ЧебурекStation» не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца № 735207 "ЧебурекМи". Также ответчик указал, что в мае 2022 года ФИО3 обратился в ООО «БРЕНДСТАР» с просьбой зарегистрировать на его имя товарный знак «Чебурек Station».

Товарный знак «ЧебурекStation» находится на экспертизе заявленного обозначения, которая проходит в ФИПСе и по результатам ее завершения, будет очевидно и доказано, что заявленное на регистрацию обозначение «ЧебурекStation» не может быть до степени смешения схожим с товарным знаком «ЧебурекМи», т.к. единственной объединяющей словесно-буквенной основой данных обозначений является неохраняемое слово «Чебурек», которое не может быть «присвоено» ни одним из предпринимателей, в силу абсурдности такого требования. Это все равно, что закрепить за кем-то товарный знак «Хлеб», а всем остальным запретить пользоваться этим наименованием. А вот форманты, с помощью которых образованы сравниваемые обозначения («Ми» и «Station») как раз-таки наделены некой индивидуальностью, и они совершенно разные, как по семантическому значению, так и по звучанию, что дает нам право утверждать о том, что знак непременно будет зарегистрирован, а, следовательно, пока экспертиза заявленного обозначения не закончена, факт наличия должной степени смешения в товарном знаке Истца и коммерческом обозначении Ответчика не установлен. Также доводим до сведения суда, что товарный знак «ЧебурекStation» доверитель решил зарегистрировать на имя своего партнера ФИО5, который является деловым партнером Ответчика по бизнесу, что подтверждается перепиской ватс ап, в которой поднимался вопрос на кого регистрировать знак, на ФИО3, или ФИО5 и в итоге решили остановиться на ФИО5, приняв решение первоначально закрепить знак за одним из партнеров, а в дальнейшем передать в пользование по лицензионному договору другому.

По мнению ответчика, истец не только не доказал факт наличия должной степени смешения своего товарного знака и коммерческого обозначения ответчика, что подтверждало бы недобросовестность действий последнего, но и сам при этом проявил недобросовестность по смыслу ч. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, обвиняя ответчика в нарушении своих прав на интеллектуальную собственность, не предоставив никаких доказательств наличия степени смешения в сравниваемых обозначениях, при которой потребитель будет введен в заблуждение, либо может спутать заведения, оказывающие однородные услуги.

Указал, что в действиях истца прослеживаются исключительно корыстные мотивы недобросовестного поведения, связанные с намерением проучить ответчика за его нежелание приобретать у истца франшизу.

Возражая против доводов ответчика, истец указал, что сходство товарного знака истца и использовавшегося ответчиком обозначения прослеживается при сопоставлении словесных элементов Товарного знака и указанного обозначения: «ЧебурекМи» (в Товарном знаке) и «Чебурек Station» (в обозначении). Кроме того, сходство прослеживается в графическом написании (шрифте) слов «ЧебурекМи» (в Товарном знаке) и «Чебурек» (в обозначении), а именно: вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово (кириллица), избранные Ответчиком цветовые решения при оформлении вывески (использование черного и желтого цветов). Таким образом, обозначение, которое используется Ответчиком при оказании им услуг имеет сходство до степени смешения с товарным знаком Истца как в словесных, так и изобразительных элементах.

Кроме того, товарный знак истца является широко известным (сеть «ЧебурекМи» является лидером рынка в своем сегменте по количеству действующих точек), в связи с чем незаконные действия Ответчика снижают инвестиционную привлекательность интеллектуальной собственности Истца, а в глазах потребителей создается неверное впечатление о качестве продвигаемых под Товарным знаком услуг (https://cheburek.me/).

Действия ответчика при введении в гражданский оборот товаров/оказании услуг с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца, фактически размывают его различительную способность и снижают инвестиционную привлекательность всего бренда. Использование Ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца, представляет собой неправомерное присвоение репутации Правообладателя, произведенных им вложений, за счет введения потребителя в заблуждение путем создания у последнего впечатления, что он приобретает продукцию Правообладателя. В данном случае, получение Ответчиком конкурентных преимуществ основано на обмане потребителя и является актом недобросовестной конкуренции, лишающей Правообладателя получать прибыль от ведения экономической деятельности.

Этап экспертизы по заявке Ответчика, поданной в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, на данный момент не пройден. Товарный знак Истца № 735207 зарегистрирован 14.11.2019 г. (приложение № 1 к возражениям). Обозначение, использованное Ответчиком для оформления предприятия общественного питания (закусочной), расположенного по адресу: 

<

...> (ТЦ СитиМолл), 3 этаж, закусочная «Чебурек Station», не тождественно изображению, содержащемуся в заявке на регистрацию товарного знака Ответчика (т.е. заявленное Ответчиком к регистрации в качестве товарного знака обозначение кардинальным образом отличается от обозначения, незаконное использование которого было зафиксировано тайным покупателем).

Таким образом суд первой инстанции верно указал, что утверждение ответчика о «недобросовестности» действий истца является безосновательным, соответствующие доказательства ответчиком не представлены.

При этом, суд первой инстанции верно отклонил доводы ответчика о том, что используемое ответчиком обозначение «ЧебурекStation» не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца № 735207 "ЧебурекМи", при этом исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Судом первой инстанции верно проведен сравнительный анализ сходства спорного обозначения и товарного знака.

При этом относительно представленных заключений патентных поверенных стороной истца (ФИО7) и стороной ответчика (ФИО6), суд первой инстанции обоснованно указал, что он не связан выводами заключений патентных поверенных и оценивает степень сходства обозначений и степень однородности услуг самостоятельно с точки зрения обычного потребителя, что не противоречит пункту 13 информационного письма Президиума от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

Проанализировав используемое ответчиком обозначение и обозначение, охраняемое спорными знаками обслуживания, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения имеют общий фонетически тождественный словесный элемент – «Чебурек», тем самым обозначения сходны по фонетическому признаку. 

Также суд первой инстанции верно указал, что  сравниваемые обозначения являются сходными по графическому и семантическому признакам, поскольку имеют идентичный шрифт, графическое написание  и расположение букв элемента «Чебурек».

При этом в используемом ответчиком для индивидуализации предприятия общественного питания со словесными элементами «ЧебурекStation» использован сильный элемент «Чебурек».

Кроме того, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу N СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу N СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу N СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 N 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

По результатам оценки сопоставляемых объектов можно утверждать о том, что обозначения фонетически, семантически и графически (визуально), а также в силу производимого общего зрительного впечатления, обусловленного их близким композиционным построением, сходны до степени смешения с товарными знаками истца и могут ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, поскольку из материалов дела следует, что ответчик оказывает аналогичные услуги общественного питания по изготовлению чебуреков.

В результате исследования представленных в материалы дела доказательств установлено наличие сходства сравниваемых обозначения и товарных знаков истца, а также однородность услуг, в отношении которых ответчиком использовано спорное обозначение, с услугами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

При наличии установленной идентичности услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки обслуживания истца и непосредственной услуги, оказываемой ответчиком, а также определенной степени сходства сравниваемых обозначений, судами не может быть сделан вывод об отсутствии смешения у сравниваемых обозначений.

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 N С01-1273/2021 по делу N А65-31410/2020.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. 

Данная правовая позиция также нашла свое отражение в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 по делам № 300-КГ17-12021, № 300-КГ17- 12023, № 300-КГ17-12018, от 17.03.2020 № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019.

При этом, как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Таким образом, правомерен вывод суда первой инстанции о том, что обозначение, используемое ответчиком, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца № 735207  с учетом критериев, обозначенных в пункте 162 Постановления № 10 и пункте 42 Правил.

При этом суд первой инстанции правомерно не принял во внимание доводы ответчика относительно подачи заявки на регистрацию товарного знака «CheburekStation» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, поскольку как на момент правонарушения, так и рассмотрения настоящего спора, товарный знак за ответчиком не зарегистрирован, а товарный знак истца № 735207 зарегистрирован 14.11.2019. 

Кроме того, судом первой инстанции верно отмечено, что обозначение, используемое ответчиком для оформления предприятий общественного питания «Чебурек Station», не тождественно изображению, содержащемуся в заявке на регистрацию товарного знака.

В соответствии с п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. 

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что  требования истца в части обязания Индивидуального предпринимателя ФИО3, г. Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратить незаконное использование сходного с товарным знаком (знаком обслуживания) № 735207 до степени смешения обозначения «Чебурек Station» посредством его удаления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу:  со всех вывесок предприятий общественного питания (закусочных) ИП ФИО3, расположенных по адресам: 

<

...> (ТЦ СитиМолл), 3 этаж, закусочная «Чебурек Station»; 

<

...> ТЦ Омега, 2 этаж, закусочная «Чебурек Station», а также с используемых в деятельности указанных предприятий упаковок для готовой продукции; с изображений и текстов в карточке предприятия общественного питания (закусочной) ИП ФИО3 в поисково-информационной картографической службе «Яндекс.Карты» (https://yandex.ru/maps/org/cheburek_station/9727297437/?ll=52.379245%2C55.745000&z=14. 31;https://yandex.ru/maps/org/cheburek_station/143587019763/?ll=52.392541%2C55.730710&z=1 6.83), подлежат удовлетворению.

В силу ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 59, 61 Постановления № 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. 

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. 

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рассматриваемом случае истец, сославшись на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, определил размер подлежащей взысканию компенсации в размере 800 000 рублей.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

Согласно пункту 61 Постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

Суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации. При этом в предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Истец представил расчет компенсации за незаконное использование Товарного знака в размере 800 000 рублей, исходя из следующего расчета: 2 х (400 000 руб.), в котором: 400 000 рублей - размер паушального взноса, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Надлежащим обоснованием заявленного размера компенсации являются размеры платежей, предусмотренные заключенными между истцом (правообладателем) и третьими лицами (пользователями) договорами коммерческой концессии.

Договор коммерческой концессии №361/22 от 25.08.2022 с ИП ФИО8, представленный истцом в подтверждение размера заявленной к взысканию с ответчика компенсации, предполагают предоставление права использования товарного знака № 735207. 

Согласно п.3.2 вышеуказанного договора коммерческой концессии №361/22 от 25.08.2022 паушальный взнос составляет 400 000 руб. 

Истец осуществляет деятельность по продаже франшизы «ЧебурекМи», основной составляющей которой является товарный знак № 735207. При этом использование товарного знака возможно только в составе комплекса исключительных прав при условии заключения с истцом соответствующего договора коммерческой концессии. Иное использование товарного знака, правообладателем которого является истец, не допускается. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Целью предъявления иска о взыскании компенсации является восстановление нарушенных интересов, то есть выплата правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Нарушенный интерес правообладателя, в свою очередь, состоит в компенсации имущественного ущерба и возмещении правонарушителем любых доходов, полученных от нарушения права.

Суд обращает внимание, что важной чертой этого вида ответственности является ее альтернативность убыткам. Как и возмещение убытков, компенсация за нарушение исключительных прав имеет имущественный характер и является ответственностью правонарушителя перед потерпевшим.

При определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Снижение судом размера компенсации ниже указанного размера возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами. При этом ответчик не заявил о наличии правовых оснований для снижения размера компенсации за нарушение исключительного права и не представил соответствующих доказательств.

Суд первой инстанции верно отметил, что бремя доказывания обстоятельств, влекущих возможность снижения размера компенсации по правилам пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (в том числе с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П) ответчиком не исполнено.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

С учетом характера допущенного правонарушения, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суд первой инстанции правомерно пришел  к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований о взыскании 800000 рублей компенсации в полном объеме.

 Довод заявителя жалобы  об отсутствии сходства между товарным знаком истца № 735207 «ЧебурекМи» и обозначением ответчика «ЧебурекStation», не принимается апелляционным судом, поскольку опровергается представленными доказательствами по делу, согласно которых установлено, что  разница между товарным знаком истца и обозначением ответчика не является существенной. Обозначение ответчика является переработанным изображением товарного знака истца.

При этом следует отметить, что специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд может самостоятельно путем визуального осмотра определить имеется ли смешение товарного знака истца и используемого ответчиком коммерческого обозначения.

Заключение патентного поверенного в данном случае не является необходимым, поскольку у суда отсутствуют сомнения после визуального осмотра относительно наличия сходства до степени смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца.

В отношении довода заявителя жалобы об отсутствии обеспечения равной судебнойзащиты сторон суд апелляционной инстанции отмечает, что предлагая ответчику рассмотреть вариант заключения мирового соглашения, суд выполнял возложенные на него задачи по осуществлению судопроизводства. 

У суда апелляционной инстанции нет оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, признавшего наличие оснований для удовлетворения иска.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, всем доводом в решении была дана надлежащая правовая оценка. 

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с чем Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.08.2023, по делу № А65-34590/2022, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 266-271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.08.2023, по делу № А65-34590/2022 – оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 - без удовлетворения.

Постановление  вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий                              С.Ш. Романенко

Судьи                                                                                                                 В.А. Копункин

 

                                                                                                                             Е.А. Митина