АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-27641/19

17 июня 2020 года

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   09 июня 2020 года

Полный текст решения изготовлен            17 июня 2020 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Жигало Н. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-27641/19 по иску закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ФИО2 (ОГРНИП 304616224400031, ИНН 

<

***>)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии:

от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 29.12.2018,

от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности от 14.08.2019, 

установил:

закрытое акционерное общество "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 с требованием о взыскании  200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака,  судебных расходов (с учетом уточнения исковых требований).

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме, изложил правовую позицию по делу.

 Представитель ответчика в судебное заедание явился, возражал  против удовлетворения исковых требований, полагал компенсацию необоснованно рассчитанной без учета иных лицензионных договоров и периода использования, Ответчик пояснил, что полагает компенсацию чрезмерно высокой и просил уменьшить компенсации ввиду  его тяжелого материального положения, поскольку является пенсионером и инвалидом 2 группы.

Изучив материалы дела, выслушав доводы истца и ответчика, суд установил следующее.

Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд установил, что закрытое акционерное общество «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» является правообладателем товарного знака   по свидетельству Российской Федерации N 289226 (дата приоритета - 18.04.2003, дата регистрации - 19.05.2005), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34-го и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

11.11.2017  в магазине «Хозтовары» расположенном по адресу: 

<

...>  представителем правоообладателя ЗАО «Корпорация «Мастернэт» были приобретены товары маркированные изображением товарного знака «STAYER» с явными признаками контрафактности: рулетки 3 м. – 4 штуки на сумму 240 рублей.

Согласно выданному товарному чеку от 11.11.2017 с печатью, продавцом товара является индивидуальный предприниматель ФИО2.

В результате незаконного использования товарного знака, истец заявил о взыскании денежной компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака в сумме 200000 рублей (с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований).

Истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия от 20.05.2019 с требованием об уплате компенсации, которая оставлена без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» с 24.01.2013 на основании свидетельства RU 289226 является правообладателем зарегистрированного 24.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «STAYER», сроком действия до 18.04.2023.

В подтверждение факта продажи спорного товара в материалы дела представлен товарный чек от 11.11.2017, а также видеозапись  реализации контрафактного товара ответчиком.

Согласно статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В соответствии с данной статьей законодатель подразумевает использование товарного знака другими лицами, не правообладателем лично, в отношении маркированных товаров, введенных в гражданский оборот, на которых использован товарный знак, находящийся под действующей правовой охраной.

Исходя из этого, последующее использование на этих же товарах этого же товарного знака не является нарушением исключительных прав даже без получения разрешения правообладателя.

Дополнительного разрешения от правообладателя на реализацию этого товара не требуется, поскольку товар маркирован производителем, он в соответствии с законом, правомерно введен в гражданский оборот на территории страны. То есть, законодатель этим подразумевает, что право на товар, на котором нанесен товарный знак, на который распространяется правовая охрана, считается исчерпанным.

В материалы дела не представлены документы, подтверждающие факт приобретения ответчиком товара у правообладателя или с его согласия.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Истцом в обоснование заявленных требований был представлен лицензионный договор № 32 от 12.08.2015  на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, заключенный между истцом (лицензиар) и ООО "Денеб" (лицензиат) о предоставлении последнему права использования трех товарных знаков, в том числе заявленного к защите в настоящем иске.  

Пунктом 4.2 договора №32 определено вознаграждение также за три товарных знака в виде ежеквартальных платежей в размере 300000 рублей. Стоимость использования каждого товарного знака не определена.

По мнению истца, согласно данному лицензионному договору стоимость права использования товарного знака №289226 составляет 100000 рублей в квартал, соответственно компенсация за использование товарного знака ответчиком в двукратном размере составляет 200000 рублей.

Применение нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснения, содержащегося в постановлении N 28-П, невозможно ввиду отсутствия факта одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

При таких обстоятельствах оценке подлежит стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации. Расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

В законодательстве отсутствует указание на период, за который определяется цена использования товарного знака.

При изложенных обстоятельствах, а также учитывая разъяснения постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2019  по делу N А32-6176/2018 о возможности проверки расчета суммы компенсации на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения, суд приходит к выводу, что удовлетворение исковых требований в заявленном размере необоснованно.

Истец основывает свои требования на сумме компенсации, указанной в лицензионном договоре на использование товарного знака N 32 от 12.08.2015, за три товарных знака за квартал, считая, что стоимость товарного знака "Stayer" за квартал составляет 100000 рублей.

Вместе с тем, использование товарного знака ответчиком в течение квартала материалами дела не подтверждается.

Вместе с тем, суд обозревал в судебном заседании материалы дела №А53-12830/19, имеющиеся в электронном виде на сайте kad.arbitr.ru. Согласно материалам дела №А53-12830/19 по запросу суда ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» представило лицензионный договор №18 от 01.10.2009, на основании которого истец предоставил ЗАО «ЗУБР ОВК» неисключительную лицензию на право использования товарного знака STAYER в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак. Согласно пункту 4.3 договора №18 размер вознаграждения определен ежеквартальными платежами в размере 65000 рублей.

Кроме того, истцом заключен лицензионный договор №20 от 07.12.2009 на предоставление ООО «Клиника Здорового Позвоночника» неисключительной лицензии на право использования товарного знака STAYER в отношении всех товаров 10 класса и всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак. Согласно пункту 4.3 договора №20 размер лицензионного вознаграждения определен путем оплаты 20833 рубля 33 копейки в месяц. Изменения в указанный договор в части увеличения лицензионного вознаграждения ввиду падения курса российской валюты не были внесены в порядке, определенном дополнительным соглашением от 01.02.2011. Истец не представил доказательств тому, что размер вознаграждения им был пересмотрен. Кроме того, указанный договор действовал в период нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Истцом также заключен лицензионный договор №19 от 02.10.2009 с компанией «КРАФТУЛ И/Н Гмбх (Германия)», согласно которому стоимость использования товарного знака STAYER в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве, в квартал составляет 1400 евро. При этом в дело не представлены доказательства аффилированности сторон договора №19.

Таким образом, ЗАО «Корпорация Мастернэт» при заключении лицензионных договоров с контрагентами при расчете стоимости права в качестве базового периода применяет не только квартал, но месяц и год.

Поэтому наиболее соответствующей и соразмерной обстоятельствам допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца на товарный знак следует считать компенсацию, определенную по четырем договорам из расчета стоимости использования права на товарный знак в месяц, поскольку более длительный срок нарушения ответчиком исключительного права истца материалами дела не подтвержден. Представленная ответчиком товарная накладная №2457 от 25.12.2016 (т.1 л.д.48) никем не подписана, следовательно, не может служить надлежащим доказательством приобретения ответчиком спорного контрафактного товара и его дальнейшего хранения в целях реализации.

Более того, из анализа всех представленных лицензионных договоров следует, что истцом применялся расчет вознаграждения не менее, чем за месяца использования. Следовательно, данный период использования и размер вознаграждения за месяц является наиболее соответствующим спорным обстоятельствам нарушения права.

По договору №20 размер ежемесячного вознаграждения прямо указан в сумме 20833 рубля 33 копейки.

По договору №19 размер ежемесячного вознаграждения возможно рассчитать путем деления квартальной платы 1400 евро (96558 рублей по курсу евро на дату нарушения права) на 3 месяца, что составляет  32186 рублей.

По договору №18 размер ежемесячного вознаграждения возможно рассчитать путем деления квартальной платы 65000 рублей на 3 месяца, что составляет  21666 рублей 66 копеек.

По договору N 32 размер ежемесячного вознаграждения возможно рассчитать путем деления квартальной платы 100000 рублей (определенной истцом самостоятельно по уточнениям требований с учетом 300000 рублей за три товарных знака) на 3 месяца, что составляет  33333 рубля 33 копейки.

При таких обстоятельствах средний размер ежемесячного вознаграждения по всем четырем договорам составляет 27004 рубля 75 копеек (21666,66 руб.+20833 руб.+32186 руб.+33333,33 руб.=108018,99/4).

Следовательно, двукратная стоимость использования исключительного права на товарный знак составит 54009 рублей 50 копеек за месяц использования. Суд отклоняет доводы ответчика о необходимости расчета компенсации исходя из стоимости одного дня использования, поскольку истец такой размер вознаграждения в вышеуказанных договора не применял.

С учетом обстоятельств допущенного нарушения суд полагает соответствующей и соразмерной компенсацию в сумме 54009 рублей 50 копеек, определенную из расчета двукратного ежемесячного вознаграждения по всем лицензионным договорам.

При этом такой размер компенсации соответствует рыночной стоимости права истца на использование товарного знака при наиболее сходных обстоятельствах правомерного использования с допущенным ответчиком нарушением.

Соответственно двукратный размер такого использования составляет 54009 рублей 50 копеек.  Исковые требования подлежат удовлетворению в данном размере.

Кроме того, судом установлено, что ответчик  является пенсионером, инвалидом 2 группы, получает пенсию в размере 12652,79 руб. в месяц, прекратил предпринимательскую деятельность до обращения истца в суд с настоящим иском, иного дохода не имеет.

 В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2019 N С01- 179/2019 по делу N А01-1014/2018 суд указал: «Суд кассационной инстанции считает ошибочным мнение истца о том, что невозможно снижение компенсации, заявленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, поскольку вне зависимости от выбранного правообладателем вида компенсации суды при определении ее размера должны учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, определенный судом размер компенсации соразмерен и соответствует рыночной стоимости права с учетом длительности его использования. обстоятельствам допущенного ответчиком нарушения, однократности нарушения и не ущемляет текущее материальное положение ответчика до степени, граничащей с унижением человеческого достоинства и лишающей ответчика средств к существвованию.

          Определением от 21.08.2019 к материалам дела в качестве вещественных докащзательств по делу приобщены рулетки в количестве 4 штук. 

          В соответствии со статьей 80 АПК РФ вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, после их осмотра и исследования судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче другим лицам.

 Вещественные доказательства, которые должны быть возвращены владельцу, выдаются ему под расписку, в которой должны быть указаны номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес получателя.

            Так как данные рулетки имеют изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, права на использования которого ответчик не имеет,  вещественные доказательства подлежат уничтожению после вступления настоящего решения в законную силу. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В связи с тем, что истцом в целях защиты своего нарушенного права, был приобретен товар на сумму 240 руб., обязанность возмещения понесенных им расходов возлагается судом на ответчика. В связи с частичным удовлетворение заявленных исковых требований с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 64,80 руб. расходов на приобретение контрафактного товара. 

Кроме того, взысканию с ответчика в пользу истца подлежат судебные расходы по оплате почтовых расходов в размере 71,28 руб., расходы на получение выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 54 руб., также понесены истцом в связи с рассмотрением данного дела в арбитражном суде.

 В удовлетворении остальной части исковых требований надлежит отказать.

 На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на сторон пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» 54009 рублей 50 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №289226, 1890 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, 64 рубля 80 копеек расходов на приобретение товара, 54 рубля расходов на получение выписки из ЕГРИП, 71 рубль 28 копеек почтовых расходов.

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины.

Вещественное доказательство – рулетки измерительные в количестве 4 штук – уничтожить.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяЖигало Н. А.