АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №  А45-15073/2018

г. Новосибирск

17 сентября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена   12 сентября 2018 года.

     Решение изготовлено в полном объеме     17 сентября 2018 года.

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Хорошуля Л.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щербининой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат», г. Новосибирск, (ОГРН 

<

***>)

к акционерному обществу «Новокузнецкий хладокомбинат», г. Горно-Алтайск, (ОГРН 

<

***>), 

обществу с ограниченной ответственностью «Атлант», г. Новосибирск, (ОГРН 

<

***>)

о защите исключительного права на товарный знак,

при участии представителей:

истца – ФИО1 – доверенность №013 от 01.01.2018, паспорт, ФИО2 – доверенность от 02.11.2015, паспорт,

ответчика ААО «Новокузнецкий хладокомбинат» - ФИО3 – доверенность №18 от 29.01.2018, паспорт,

У С Т А Н О В И Л:

открытое акционерное общество «Новосибирский хладокомбинат» (далее – ОАО «Новосибирский хладокомбинат») обратилось в арбитражный суд с иском о солидарном взыскании с акционерного общества «Новокузнецкий хладокомбинат» (далее – АО «Новокузнецкий хладокомбинат» и общества с ограниченной ответственностью «Атлант» (далее – ООО «Атлант») 3 800 000 рублей компенсации за незаконное использование ответчиками товарного знака по свидетельству Российской Федерации №369147, а также об обязании ответчиков в течение 5 календарных дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу разместить полный текст решения арбитражного суда в составе веб-сайта, находящегося в сети Интернет по адресу: http://morojenoe.ru, на срок не менее тридцати календарных дней.

Требования истца нормативно обоснованы статьями 8, 11, 12, 128, 195, 196, 1225, 1226, 1229, 1248, 1250, 1252, 1477-1482, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неправомерными действиями ответчиков по производству, предложению к продаже и продаже товаров, торговое наименование которых включало товарный знак, исключительное право на который зарегистрировано за истцом.

АО «Новокузнецкий хладокомбинат» отклонило требования истца как необоснованные, ссылаясь на злоупотребление истцом своим правом, выразившееся в подаче иска в защиту не принадлежащего ему права. АО «Новокузнецкий хладокомбинат» ссылается также на недоказанность истцом количества выпущенной продукции с использование товарного знака «Золотая серия», неверно определенный истцом размер компенсации, полагая его явно завышенным.

ООО «Атлант» отзыв по делу и доказательства, опровергающие требования истца, суду не представило.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению ввиду нижеследующего.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации №369147 «Золотая серия» с датой приоритета 18.04.2007. Товарный знак зарегистрирован по классу 30 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в отношении товаров: вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого.

В период 2013 – 2017 годов на территории Российской Федерации в торговой сети находился в продаже разнообразный ассортимент мороженого (ванильный пломбир), производителем которого являлось АО «Новокузнецкий хладокомбинат». Торговое наименование указанных товаров «Золотая серия. Любимый пломбир» включало в себя товарный знак «Золотая серия».

ООО «Атлант» в 2016 – 2017 годах осуществляло деятельность по продаже произведенного АО «Новокузнецкий хладокомбинат» мороженого на территории города Новосибирска.

Указанные действия совершены ответчиками с целью извлечения прибыли в отсутствие согласия ОАО «Новосибирский хладокомбинат» на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №369147.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 14.04.2017 по делу №А45-26267/2016, принятым по иску ОАО «Новосибирский хладокомбинат», предъявленному к АО «Новокузнецкий хладокомбинат», ООО «Атлант» о защите исключительного права на товарный знак, вступившим в законную силу, установлено, что ООО «Атлант» реализует товар, торговое наименование которого включает словесное обозначение, тождественное спорному товарному знаку, без получения согласия истца, что свидетельствует о нарушении исключительного права истца на товарный знак.

Суд по названному делу пришел к выводу о доказанности факта продажи ООО «Атлант» товаров, содержащих обозначение «Золотая серия», тождественное товарному знаку истца №369147, без заключения договора с правообладателем.

       Судом также установлено, что АО «Новокузнецкий хладокомбинат» не имело права вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации  зарегистрированный за иным лицом товарный знак. Введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации  зарегистрированного за иным лицом товарного знака, является нарушением исключительного права правообладателя.

        Доводы АО «Новокузнецкий хладокомбинат» о том, что в настоящий момент ответчик не производит и не реализует мороженое и однородные товары с использованием товарного знака «Золотая серия», опровергнуты представленными в материалы дела №А45-26267/2016 доказательствами.

        Так, в материалы дела представлен протокол осмотра информационного ресурса от 03.04.2017 (и.о. нотариуса г. Новосибирска ФИО4), из содержания которого следует, что АО «Новокузнецких хладокомбинат», посредством веб-сайта, находящегося в сети Интернет по адресу http://morojenoe.ru, осуществляет рекламу и предложение к продаже мороженого «Золотая серия» в ассортименте.

         Согласно указанному Протоколу на странице сайта «Главная» размещены две рекламные акции по продаже мороженного «Золотая серия»: 

- Новость от 01.02.2017, акция «Все стаканчики по 25 рублей», цена розничной продажи мороженного «Золотая серия» в стаканчике: 25-00 рублей за 1 шт.,

- Новость от 11.03.2017, акция «Скидка на клубничные вкусы 30%», цена розничной продажи мороженного «Золотая серия» в стаканчике: 24-00 рубля за 1 шт.

Кроме этого, мороженное «Золотая серия» в ассортименте  предлагается к продаже в Китайскую Народную Республику (страница сайта «Партнёрам из КНР»)

Факт, свидетельствующий о том,  что веб-сайт, находящийся в сети интернет по адресу: http://morojenoe.ru используется в интересах АО «Новокузнецкий хладокомбинат»,  следует из  информация об адресе и контактных телефонах данной организации, которая размещена на сайте, как контактная информация владельца сайта (страница сайта «Контакты»). Кроме этого, данный факт подтверждается имеющейся в материалах дела Распечаткой информации о домене morojenoe.ru, вместе с описанием полей в информации WHOIS-сервиса RU-CENTER о доменах .RU, .SU и РФ, зарегистрированных в RU-CENTER (находится во всеобщем доступе в информационной сети Интернет на официальном сайте АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER) http://www.nic.ru).

       Из дополнения к отзыву (2) АО «Новокузнецкий хладокомбинат»  следовало, что в сети интернет на сайте http://morojenoe.ru, содержится остаточная информация о мороженом «Золотая серия» в виде двух ссылок.

       Таким образом, арбитражный суд при рассмотрении дела №А45-26267/2016 пришел к выводу о доказанности факта совершения ответчиками нарушений исключительного права ОАО «Новосибирский хладокомбинат» на товарный знак №369147.

       В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

       Принимая во внимание, что все юридически значимые обстоятельства нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак №369147 установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской области от 14.04.2017 по делу №А45-26267/2016, при рассмотрении настоящего дела они не подлежат доказыванию.

       Возражения АО «Новокузнецкий хладокомбинат» в части предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №369147 не подлежат рассмотрению в данном деле, так как относятся к юрисдикции Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» отделения Палаты по патентным спорам.               

       Истец, ссылаясь на нарушение его исключительных прав в связи с производством, предложением к продаже и продажей ответчиками без разрешения правообладателя товара, торговое наименование которого включало в себя товарный знак истца «Золотая серия», то есть сходно до степени смешения с товарным знаком истца, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о солидарном взыскании с ответчиков 3 800 000 рублей компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и заявленной в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены лицензионного договора на использование товарного знака РФ по свидетельству №369147 от 01.12.2016, заключенного истцом с ООО «Фабрика мороженого «Благовещенский пломбир».

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в части 2 статьи 1484 того же Кодекса, а именно путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Частью 3 указанной статьи установлен запрет использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Таким образом, в соответствии с приведенными правовыми нормами основанием для удовлетворению заявленных в рамках данного дела требований истца являются факты использования ответчиками без разрешения истца-правообладателя обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при введении в гражданский оборот товаров и/или услуг тождественных или однородных товара и услугам, в отношении которых товарному знаку истца предоставлена правовая охрана.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации  правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом  для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3) в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации  с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017.

ОАО «Новосибирский хладокомбинат» при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчиков, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Вместе с тем в ходе рассмотрения настоящего дела ООО «Атлант» не заявлялось о наличии оснований для снижения размера заявленной компенсации ниже низшего предела.

АО «Новокузнецкий хладокомбинат» не указано на наличие обстоятельств, указанных в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П в качестве критериев, не представлены в суд доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих вышеназванным критериям. 

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Между тем доказательства, свидетельствующие о возможности применения судом экстраординарной меры – снижение компенсации ниже минимального предела ответчиками суду не представлены.

Напротив, ООО «Розница К-1» во исполнение определения арбитражного суда представило суду информацию о том, что в период с 2015 по 2017 годы ООО «Розница К-1» реализован следующий товар, поставленный АО «Новокузнецкий хладокомбинат», а именно:

- мороженое СГ Золотая серия Любимый пломбир 450 г на сумму 11 494 152 рубля;

- мороженое СГ Золотая серия Любимый пломбир 900 г на сумму 20 174 840 рублей 98 копеек;

-  мороженое СГ Золотая серия Любимый пломбир шоколадный 450 г на сумму 8 309 098 рублей 37 копеек;

- мороженое СГ Золотая серия пломбир 400 г ванна на сумму 2 124 060 рублей 24 копейки;

- мороженое СГ Золотая серия с клубникой 400 г ванна на сумму 3 643 739 рублей 32 копейки;

- мороженое СГ Золотая серия пломбир любимый ванильный с шоколадной крошкой в ваф. Ст. 80 г на сумму 3 492 637 рублей 75 копеек;

- мороженое СГ Золотая серия рожок 100 г на сумму 705 рублей 87 копеек;

- мороженое СГ Золотая серия фисташка 80 г на сумму 81 рубль 20 копеек.

Согласно пояснениям ООО «Компания Холидей», представленным во исполнение определения арбитражного суда, за период 2017 года в магазинах ООО «Компания Холидей» был реализован ассортимент мороженого, поставляемого АО «Новокузнецкий хладокомбинат», а именно:

- мороженое Золотая серия 80 г пломбир/вар.сгущенка на сумму 1 551 рубль 40 копеек;

-мороженое Снежный городок Золотая серия пломбир фисташк. 80 г пл/пак. На сумму1 369 рублей 68 копеек;

- мороженое Снежный городок Золотая серия эскимо клубничное забавное 50 г бум/кор. На сумму 8 950 рублей 43 копейки;

- мороженое Снежный городок Золотая серия швейцарский ланч 400 г пл/конт. На сумму 19 262 рубля 42 копейки.

       Как следует из материалов дела, стоимость использования товарного знака «Золотая серия» по свидетельству Российской Федерации №369147 лицензиатом по лицензионному договору на использование товарного знака РФ по свидетельству №369147 от 01.12.2016, заключенного между ОАО «Новосибирский хладокомбинат» (лицензиаром) и ООО «Фабрика мороженого «Благовещенский пломбир» (лицензиатом) составляет 1 900 000 рублей. Следовательно, двукратная стоимость права использования товарного знака  составляет 3 800 000 рублей.

       Таким образом, истец правомерно с учетом периода использования его товарного знака (2013 – 2017 годы), объемов продаж контрафактного мороженого, поставляемого АО «Новокузнецкий хладокомбинат», предъявил к солидарному взысканию с ответчиков  компенсацию в размере 3 800 000 рублей.               

       Незаконное использование ответчика товарного знака истца сопряжено не только с экономическими потерями правообладателя (неполученные лизинговые платежи, доход от реализации аналогичного товара), но и способно причинить вред его деловой репутации как производителя мороженого. Поэтому требование истца о публикации судебного решения направлено на восстановление его деловой репутации и нормам действующего законодательства не противоречит.

С учетом изложенного, требования истца суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

       Руководствуясь  статьями 110, 167-171, 174, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд     

                                                       Р Е Ш И Л:                                                                                                                                                   

взыскать солидарно с акционерного общества «Новокузнецкий хладокомбинат» и общества с ограниченной ответственностью «Атлант» в пользу открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат» 3 800 000 рублей компенсации  за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №369147, 48 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Обязать акционерное общество «Новокузнецкий хладокомбинат» и общество с ограниченной ответственностью «Атлант» в течение 5 календарных дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу разместить полный текст решения арбитражного суда в составе веб-сайта, находящегося в сети Интернет по адресу: http://morojenoe.ru, на срок не менее тридцати календарных дней.

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение суда, вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу,  в Суд по интеллектуальным правам (город Москва) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

 

          Судья                                                                                        Л.Н. Хорошуля