Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

 

06 апреля 2023 года                                                                             Дело № А56-8616/2023

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Айковер Про" (адрес:  Россия 129164, ер ФИО1, д. 15 к. 1, этаж/помещение/часть комнаты 1/I/21, Москва, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "НЕТКОМТРЕЙД" (адрес:  Россия 192012, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 120 литера Л, помещ. 1н офис 206в, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании 580 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №839973, об установлении факта нарушения исключительных прав на товарный знак №839973, о пресечении неправомерного использования товарного знака №839973, о наложении запрета на продажу товаров с использованием товарного знака №839973.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, просил суд уменьшить размер заявленной компенсации ниже низшего предела, полагая ее явно не отвечающей требованиям разумности и соразмерности применяемой меры ответственности и справедливости наказания за допущенное нарушение.

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив доводы истца и ответчика в обоснование заявленных требований и возражений, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает исковые требования обоснованным по праву, подлежащими удовлетворению частично в размере 290 000 руб. компенсации.

Общество с ограниченной ответственностью «Айковер ПРО» (далее – Истец) является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «ENCHEN», что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 839973, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности 01 декабря 2021 года на имя «Чунцин Лилу Саенс энд Текнолоджи Девелопмент Ко., Лтд.» (приоритет - 21.08.2020), которая передала исключительное право на указанный товарный знак Истцу на основании лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии № РД0407074 от 02.09.2022. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 08, 11, 21 класса МКТУ. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что по ссылкам: 

https://www.wildberries.ru/catalog/58284680/detail.aspx?targetUrl=XS

https://www.wildbemes.ru/catalog/105279862/detail.aspx?targetUrl=EX

https://wvvw.wildberries.ru/catalog/89041198/detail.aspx?targetUrl=EX

https://www.wildberries.ru/catalog/61429801/detail.aspx?targetUrl=EX

https://www.wildberries.rU/catalog/l 13997403/detail.aspx?targetUrl=EX

https://www.wildberries.ri)/catalog/70410517/detail.aspx?targetUrl=EX

https://www.wildberries.ru/catalog/116538766/detail.aspx?targetUrl=EX

https://w-ww.wildberries.ru/catalog/113411036/detail.aspx?targetUrl=EX

https://www.wildberries.ru/catalog/63572508/detail.aspx?targetUrl=EX

https://www.wildberries.ru/catalog/89048436/detail.aspx?targetUrl=EX

https://www.wfildberries.ru/catalog/l13997402/detail.aspx?targetUrl=EX 

https://www.wildberries.ru/catalog/53478972/detail.aspx???targetUrl=EX

https://www.wildberries.ru/catalog/l05281746/detail.aspx?targetUrl=SG

https://sbemiegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=fen-enchen-air-hair-dryer-white-600003651441&merchantId=17360 

https://sbermegarnarket.ru/promo-page/details/#?slug=fen-miiia-enchen-air-plus-blue-600002850874&merchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=trimmer-enchen-hummingbird-600002034363&merchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=elektrobritva-xiaomi-enchen-blackstone-3-black-600001722876&merchantId=l7360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=elektrobritva-erichen-gentleman-5s-black-600003096842&merchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=inashinka-dlva-strizhki-volos-xiaomi-enchen-black-600001062933&merchantId=l7360 

https://sbeiTnegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=mashinka-dlya-strizhki-volos-xiaomi-enchen-boost-white-600001483926&rnerchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=avtoiTiaticheskiy-dispenser-dlva-zhidkogo-mvla-enchen-pop-clean-600001994717&merchantId=17360 

https://sbenriegamarket.rii/promo-page/details/#?slug=dozator-dlya-zhidkogo-rnyla-encheri-coco-hand-sanitizer-600002462462&merchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=elektrobritva-xiaomi-enchen-mocha-s-100028934836&merchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=elektrobritva-xiaomi-enchen-blackstone-black-600000996837&merehantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=mashinka-dlya-strizhki-volos-enchen-sharp3-600002584423&merchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=elektrobritva-xiaorni-enchen-steel-3s-600004277848&merchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=elektrobiitva-enchen-blackstone-c-93240-chernaya-600003272320&merchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=fen-enchen-hair-dryer-air-900-vt-belyy-600008317554&merchantId=17360 

https://sbermegamarket.ru/promo-page/details/#?slug=elektrobritva-enchen-blackstone-7-victor-chernyy-600008321626&merchantId=17360 

рекламируются и предлагаются к продаже товары с размещённым на этикетке обозначением “ENCHEN”. 

В качестве реквизитов продавца размещены данные ответчика - ООО «НЕТКОМТРЕЙД» (ОГРН 

<

***>).

18 октября 2022 года истец направил претензию ответчику с требованием прекратить предложение к продаже товаров под товарным знаком "ENCHEN", либо заключить лицензионный договор с истцом, однако претензия оставлена без ответа.

Обстоятельства нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, использованный ответчиком путем размещения на сайтах предложений к продаже продукции с изображением обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, подтверждаются материалами дела. В нарушение требований статьи 65 АПК РФ, статьи 401 ГК РФ ответчик не представил доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование товарного знака; не доказал, что товары с использованием товарного знака к продаже не предлагались. Следовательно, предложение ответчиком товаров с изображением товарного знака, исключительные права на использование которого принадлежат истцу, является нарушением исключительных прав последнего.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 62 Постановления № 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»  (далее – Постановление №10) по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец предъявляет требования о взыскании компенсации в размере 580 000 руб. за нарушение исключительного права на 1 товарный знак, который 29 раз употреблялся на сайтах www.wildberries.ru, sbermegamarket.ru, ответчиком в рекламе товаров, содержащих товарный знак.

В абз. 4 п. 4.2 Постановления Конституционного суда РФ № 28-П от 13.12.2016 определен перечень обстоятельств, которые необходимо учитывать суду при определении размера компенсации и его снижения ниже пределов установленных ст. 1252 ГК РФ:

• Нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности;

• Если размер компенсации, подлежащий взысканию в соответствии с ст. 1252 ГК РФ, даже с учетом снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (их превышение должно быть доказано ответчиком);

• Правонарушение совершено впервые;

• Использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности;

• Нарушение исключительных прав не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Бремя доказывания наличия данных обстоятельств возложено на ответчика. Ответчик должен подтвердить факт наличия оснований для снижения компенсации именно на момент совершенного им нарушения.

В рамках рассматриваемого дела ответчик не предоставил соответствующих доказательств.

В материалах дела отсутствуют указания на то, что ответчиком представлены доказательства того, что размер компенсации (даже с учетом снижения на 50% в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ) многократно превышает размер причиненных убытков.

При снижении размера компенсации ниже пределов, установленных законом, суд с учетом принципа разумности, справедливости и обеспечения баланса основных прав и законных интересов участников гражданского оборота, помимо соблюдения превентивной функции компенсации, должен учитывать материальную возможность нести ответственность.

Ответчиком не представлено доказательств того, что у него отсутствует материальная возможность нести ответственность за нарушение исключительных прав истца в размере испрашиваемой компенсации.

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Вместе с тем в ходе рассмотрения настоящего дела ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих названным критериям.

Компенсация не несет в себе функцию обогащения. Прежде всего, это экономический инструмент, стимулирующий прекращение нарушения прав правообладателя, так как компенсация делает распространение контрафактной продукции экономически нецелесообразным.

Оценив совершенное ответчиком нарушение исключительного права на товарный знак в контексте изложенных выше положений, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, отсутствие умысла ответчика, отсутствие ранее совершенных им нарушений исключительного права данного правообладателя, сравнение стоимости предлагаемых к продаже товаров, которая значительно меньше заявленного размера компенсации, ответчик не является изготовителем данного товара, ответчик принял меры по устранению нарушения путем удаления с сайта информации о товарном знаке правообладателя (исключительного лицензиата), суд приходит к выводу, что истребуемый размер компенсации, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушения,  подлежит уменьшению в порядке абзаца 2 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ до 290 000 руб. из расчета минимальной компенсации за каждый случай нарушения исключительных прав истца на товарный знак путем предложения к продаже каждого товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца (29 х 10 000 руб.). 

Правовая природа компенсации в гражданском правоотношении следует принципам возмездности и эквивалентности и направлена не на наказание правонарушителя, а на восстановление нарушенного права правообладателя в целях сохранения их баланса. Такой способ определения размера компенсации, подлежащей уменьшению до минимального предела, обеспечивает реализацию цели правового регулирования норм права (статьи 1252, 1515 ГК РФ), позволяет устранить несоразмерность заявленной компенсации последствиям нарушения обязательств, с учетом установленных судом обстоятельств является соразмерной компенсацией возникших у истца негативных последствий данного нарушения. Указанная сумма, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, является разумной и не обладающей признаками чрезмерности или несоразмерности.

Доводы ответчик о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора судом отклоняются, поскольку опровергаются доказательствами, свидетельствующими об обратном. В материалы дела представлена претензия от 11.10.2022 и доказательства ее направления в адрес ответчика. Неполучение ответчиком претензии не свидетельствует о несоблюдении истцом претензионного порядка, отсутствие принятых ответчиком мер по получению почтовой корреспонденции по своему юридическому адресу является риском наступления для него негативных последствий, связанных с невозможностью разрешить спор в досудебном порядке, что послужило основанием для предъявления настоящего иска.

Доводы ответчика о том, что нарушение исключительных прав истца при предложении к продаже товаров охватывалось единством его намерений, а в поведении истца имеются признаки злоупотребления правом, судом отклоняются.

В пункте 65 Постановления № 10 разъяснено, что компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок. 

В пункте 66 Постановления N 10 также разъяснено, что при доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации. 

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ ответчик не представил доказательства, подтверждающие единство намерений при совершении им действий по предложению к продаже различных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, в том числе отсутствуют доказательств того, что предлагаемые к продаже контрафактные экземпляры товаров являются единой партией товаров, закупленных у одного поставщика.     

Таким образом, довод ответчика о том, что сам по себе факт размещения товаров от лица ответчика на витринах маркетплейсов Wildberries и СберМегаМаркет свидетельствует о единстве намерения, поскольку товары были предложены к продаже в сети интернет в короткий промежуток времени одним продавцом до того, как истец имел право на предъявление иска, подлежит отклонению.

 Единство места размещения товаров к продаже не является единством намерений, поскольку каждый товар, предлагаемый к продаже на торговой площадке в сети интернет, мог быть закуплен по самостоятельной сделке, в разное время, у разных поставщиков (изготовителей).

Следовательно, каждое предложение к продаже различных по наименованию товаров с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, поскольку ответчиком не доказано единство намерений правонарушителя при совершении им предложений к продаже спорных товаров. 

Что касается требований об установлении факта нарушения исключительных прав на товарный знак №839973, о пресечении неправомерного использования товарного знака №839973, о наложении запрета на продажу товаров с использованием товарного знака №839973, то суд не установил оснований для их удовлетворения.

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (пункт 1 статьи 9 ГК РФ) и, соответственно, свободны в выборе способа их защиты (одного или нескольких), притом, однако, что порядок судебной защиты прав и свобод определяется на основе Конституции Российской Федерации федеральными законами (пункт 2.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 06.12.2017 N 37-П).

При этом, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из права каждого на судебную защиту его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46 Конституции Российской Федерации, не следует возможность выбора гражданином по своему усмотрению любых способов и процедур судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются, исходя из Конституции Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами (определение от 20.12.2018 N 3140-О).

Согласно пункту 57 постановления N 10 в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ.

В статье 12 ГК РФ указано, что защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: 

о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 

о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; 

об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены этим Кодексом.

Таким образом, из указанных норм права и предусмотренных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ способов защиты прав усматривается, что в случае выявления правообладателем факта незаконного введения в гражданский оборот товара с использованием объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат ему, он, при защите своего права, вправе требовать взыскания компенсации в силу того, что судом был установлен факт нарушения исключительных прав; суд вправе в мотивировочной части судебного акта указать на данное обстоятельство как на основание для применения той или иной меры защиты (ответственности), избираемой в результате установленного факта незаконного использования товарного знака. 

Такой способ защиты нарушенного исключительного права как установление факта нарушения исключительных прав на товарный знак, не предусмотрен законом. Установление факта нарушения исключительного права входит в предмет доказывания по спору путем осуществления в ходе рассмотрения дела оценки и исследования фактических обстоятельств дела и представленных в их подтверждение доказательств. 

Взыскание судом компенсации является следствием признания данного обстоятельства, связанного с  установлением факта нарушения исключительных прав, однако установление самого факта нарушения исключительных прав само по себе не служит целям защиты и восстановления нарушенных исключительных прав.

Истец уже воспользовался правом на предъявление требования о взыскании компенсации, следовательно, установление факта нарушения исключительных прав, которое было констатировано судом в мотивировочной части решения, является мерой излишней.

Требование о пресечении неправомерного использования товарного знака №839973, о наложении запрета на продажу товаров с использованием товарного знака №839973, также не подлежат удовлетворению, поскольку ответчиком уже приняты меры по устранению нарушения исключительного права путем удаления информации о товарном знаке.

Витрины ответчика на маркетплейсах Wildberries, OZON, СберМегаМаркет, а так же интернет-магазин ответчика не содержат предложений о продаже товаров, маркированных товарным знаком «ENCHEN», в подтверждение чего ответчик представил соответствующие распечатки  с сайта (скриншоты). 

Поскольку нарушение исключительного права прекращено ответчиком, оснований для реальной угрозы дальнейшего использования в предложениях к продаже товаров товарного знака, учитывая, что ответчик не отрицает факт нарушения исключительного права, не предполагается, требования о пресечении неправомерного использования товарного знака №839973, о наложении запрета на продажу товаров с использованием товарного знака №839973, подлежат отклонению.

Руководствуясь статьями 12, 1225, 1226, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "НЕТКОМТРЕЙД" (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Айковер Про" (ИНН 

<

***>) 290 000 руб. компенсации, а также 7 300 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

 

В остальной части в иске отказать.

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                                              Евдошенко А.П.