РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-170646/21-27-1137

г. Москва

24 декабря 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 24 ноября 2021года

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" (115191, МОСКВА ГОРОД, НОВАЯ ЗАРЯ УЛИЦА, 3, ЭТ 1 ПОМ 15, ОГРН: 1087746482746, Дата присвоения ОГРН: 08.04.2008, ИНН: 7704685226, КПП: 772501001)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КД ДЕЛЬТА" (115035 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ ДОМ 12СТРОЕНИЕ 4 , ОГРН: 1157746762250, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2015, ИНН: 9705046530, КПП: 770501001)

о взыскании денежных средств в размере 1 000 000 руб., об обязании    

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КД ДЕЛЬТА"  (далее – ответчик) о взыскании компенсации  за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей, об обязании прекратить незаконное использование товарного знака № 778786, который без разрешения истца размещен на странице сайта ответчика

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик отзыве на исковое заявление.

Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, выслушав доводы сторон суд пришел к следующим выводам. 

Истец является правообладателем словесного товарного знака НАТЛЕН, зарегистрированного 09.10.2020 на территории Российской Федерации по Свидетельству N778786 с датой возражал против удовлетворения исковых требований по доводам изложенным в 

приоритета от 26.03.2020, со сроком действия до 26.03.2030 в отношении товаров и услуг 17, 19, 37, 42 классов МКТУ,  в соответствии с которыми истец  производит гидроизоляционный материал «Натлен» и оказывает услуги по гидроизоляции данным материалом.

Согласно сетевому протоколу «Whois» Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» является регистратором    доменного имени KDDELTA.RU, администратором (владельцем) которого является ООО «КД дельта» (ИНН 9705046530, КПП 770501001). Доменное имя KDDELTA.RU зарегистрировано 24.04.2016.

ООО «КД Дельта» не предоставлялись права на использование каким-либо способом товарного знака N778786, правами на который обладает Истец.

ООО «КД дельта» будучи администратором (владельцом) доменного имени KDDELTA.RU размещает на странице своего сайта (https://kddelta.ru/inektirovanie-za-obdelochnoe-prostranstvo/) предложение по предоставлению услуг гидроизоляции с материалом «Натлен» (товарный знак N778786), но такой материал Истцом Ответчику никогда не поставлялся, разрешение на его сбыт, перепродажу иным образом введение в гражданский оборот отсутствует.

По мнению истца, ООО «КД дельта» нарушает исключительное право пользования Истца Товарным знаком N778786 путем размещения в сети интернет предложений об оказании однородных услуг гидроизоляции, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака, использует тождественное наименование «Натлен».

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю),  принадлежит  исключительное  право  использования товарного знака  в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания) являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, имеющими целью индивидуализировать участника гражданского оборота и (или) товары и услуги, производимые им. Каждому из этих объектов, предоставляется самостоятельная правовая охрана.

Возражая против удовлетворения исковых требований ответчик указал, что как указано в п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В доктрине указывают, что данное положение содержит указание на функцию товарного знака - индивидуализировать (отличать) товары и услуги одних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от аналогичных.

То есть товарный знак служит средством для привлечения внимания потребителя к маркируемым товарам (работам, услугам), позволяя потребителю выбрать необходимый ему товар (работу, услугу) конкретного производителя, а производителю — выделить свой продукт (работу, услугу) среди однородной продукции, выпускаемой другими лицами, и занять определенное положение на рынке. То есть товарный знак по своему целевому назначению направлен на формирование определенного представления потребителей о качестве товаров и услуг производителя. Иными словами, главная функция товарного знака - индивидуализирующая.

Если же товарный знак применяется с иной целью, не для индивидуализации товаров (работ, услуг), то такое использование нельзя рассматривать как реализацию исключительного права на него в контексте ст. 1484 ГК РФ.

Указал, что словесное обозначение в товарном знаке, вызывающее у потребителей ассоциацию не с производителем товаров и услуг, а с каким-то предметом или явлением, вовсе не является использованием товарного знака. (Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-145068/2013 от 12 сентября 2017 г.).

Таким образом, поскольку товарный знак предназначен для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, следовательно, за пределами этой функции исключительное право на товарный знак не действует.

Ответчик полагает, что регистрация определенного слова в качестве товарного знака не означает возникновения монополии правообладателя над любым их употреблением и далеко не всякое использование таких слов может быть квалифицировано в качестве нарушения товарного знак

В связи с этим правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака, в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения. Поэтому указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака. Следовательно, такое указание товарного знака не является нарушением исключительных прав на товарный знак. При этом словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Ответчик на своей странице сайта в сети Интернет указывает, что осуществляет работы инъектирования за обделочное пространство-технология с гидроизоляционным материалам «Натлен». То есть указанное слово лишь констатирует, что при выполнении работ применяется гидроизоляционный материал «Натлен».

Использование слова, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку, предложении по оказанию услуг гидроизоляции с материалом «Натлен» не может быть приравнено к использованию товарного знака.

Таким образом, использование слова, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку, в предложении по оказанию услуг гидроизоляции с материалом «Натлен» не может быть приравнено к использованию товарного знака, поскольку не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого ответчика; не создает возможности смешения товаров истца и ответчика, а является лишь словом, с помощью которого ответчик идентифицирует материал при осуществлении своей деятельности.

Кроме того, отсутствует совокупность условий для квалификации действий ответчика в качестве нарушения права на товарный знак.

Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ устанавливает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из приведенного положения закона следует, что нарушением права на товарный знак признаются только действия, которые отвечают одновременно трем критериям:

-используется тождественное или сходное с товарным знаком обозначение;

-обозначение используется в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или однородных товаров;

-в результате такого использования возникнет вероятность смешения товаров и услуг. Однако в данном деле все указанные выше критерии не соблюдаются по следующим основаниям. Ответчик нигде не декларирует, что является производителем товара «Натлен».

Слово «Натлен» широко применяется на практике при выполнении гидроизоляционных работ. В частности в  Приказе Минстроя России от 29 сентября 2017 года № 1400/пр «О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр» под классификатором 20.30.22.14.5.06.01-0101 указана смесь гидроизоляционная «НАТЛЕН-2». Указанная смесь выпускается по ТУ 5745-002-79388220-09, имеет паспорт безопасности, паспорт качества, экспертное заключение и сертификат соответствия по ГОСТ Р.

В сети Интернет по адресу http://seveco-group.ru/ также указано, что материал «Натлен» был создан задолго по регистрации ответчиком товарного знака.

Как следует из информации, размещенной на сайте группа ученых Московского Государственного университета им. МБ. Ломоносова в 1987 году изобрела и запатентовала новый уникальный многофункциональный материал "Кавеласт". Один из авторов этого изобретения Александр Шахназаров на основе этого материала в 1991 году разработал новый материал под названием «Натлен», который в течении 10 лет успешно прошел тестовые испытания на долговечность на различных строительных объектах.

Начиная с 2001 года, гидроизоляционный материал «Натлен» применялся различными строительными организациями на более чем 200 объектах с неизменным успехом. Среди них объекты РЖД метрополитены нескольких городов (в том числе Москва и Санкт-Петербург), жилые и административные здания, пруды и водохранилища, многоярусные подземные гаражи и т.д.

На сайте https://www.natlen.info также указано, что  группа ученых Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1987 году изобрела и запатентовала новый уникальный многофункциональный материал "Кавеласт". Один из авторов этого изобретения Шахназаров А. А. на основе этого материала в 1991 году разработал новый материал, который в течении 10 лет успешно прошел тестовые испытания на долговечность на различных строительных объектах. В настоящее время этот материал имеет наименование "Н-1" и " Н-2". Шахназаров А.А. является одним—из Учредителей ООО " НАТЛЕН". Начиная с 2005 года, гидроизоляционные материалы ООО "НАТЛЕН" применялись различными строительными организациями на более чем 200 объектах с неизменным Среди них объекты РЖД, метрополитены несколько

Как установлено судом, истец зарегистрировал товарный знак лишь 09 октября 2020 г. с приоритетом от 26 марта 2020 г. Ответчик согласно данным ЕГРЮЛ зарегистрирован в качестве юридического лица 19.08.2015 г. с кодом ОКВЭД «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки» и при выполнении работ имел права применять гидроизоляционную смесь «НАТЛЕН». В своей деятельности на протяжении длительного периода времени ответчик указывает, что может выполнять работы с использованием гидроизоляционного материала «Натлен», что имеет для этого соответствующую квалификацию.

Таким образом, гидроизоляционный материал «Натлен» был широко известен и применялся ответчиком за долгое время до регистрации истцом товарного знака «Натлен». 

Суд полагает, что истцом при государственной регистрации товарного знака допущено злоупотребление правом, что является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Пунктом 3.2 Справки СИП, утвержденной Президиумом СИП от 21.03.2014 № СП-21/2, установлено, что злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак.

Спустя полгода после регистрации товарного знака истец направил ответчику претензию с требованием прекратить использование спорного обозначения, тогда как на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака ответчик на протяжении длительного времени (более 5 лет) использовал соответствующее обозначение без регистрации его в качестве товарного знака и такое обозначение было известно широкому кругу лиц в строительной сфере о чем истец не мог не знать, учитывая, что в своей деятельности истец также руководствуется Приказом Минстроя России от 29 сентября 2017 года № 1400/пр «О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр» и Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24 сентября 2020 г. № 15-Р.

На основании пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (зло-употребление правом).

Не допускается также использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи l0.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Так, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи l0.bis Конвенции охране промышленной собственности, обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг. Приобретение лицом исключительного права на товарный знак может нарушать права иных лиц, которые начали использовать спорное обозначение ранее правообладателя и усилиями которых такому спорному обозначению создана определенная репутация (известность).

Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Как разъяснено в пункте 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российское! Федерации», квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности при-обретения исключительных прав на товарный знак, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2 была утверждена «Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», согласно которой:

Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, представляет собой нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в настоящее время ст. 14.4).

Недобросовестность цели приобретения товарного знака определяется намерением причинить вред хозяйствующим субъектам - конкурентам уже на момент приобретения исключительного права на товарный знак (например, ограничить конкуренцию путем вытеснения с товарного рынка таких субъектов, которые наряду с правообладателем используют какое-либо обозначение для индивидуализации своих товаров, работ, услуг), с отложением дальнейшей реализации противоправного умысла для осуществления его при более благоприятных обстоятельствах, о наступлении которых свидетельствует использование исключительного права на товарный знак путем совершения действий по запрету конкурентам индивидуализировать свои услуги тождественным или сходным до степени смешения обозначением.

Такие действия, как правило, выражаются в направлении хозяйствующим субъектам - конкурентам писем о запрете использования товарного знака, различных претензий и требований о выплате компенсации, в обращении в суд с требованием запретить использование товарного знака и/или выплатить компенсацию за его незаконное использование.

Для признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- наличие хозяйствующих субъектов-конкурентов на момент подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- наличие у правообладателя намерения (цели) посредством приобретения исключи-тельного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам и вытеснить указанных лиц с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака подтверждается нормативно-правовыми актами органов власти, которые обязательны для исполнения хозяйствующими субъектами (Приказ Минстроя России от 29 сентября 2017 года № 1400/пр «О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр» и Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24 сентября 2020 г. № 15-Р);

Известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лица также имеет место быть, так как юридические лица обязаны выполнять Приказы и Распоряжения государственных органов. Кроме того истец по настоящему делу выступал ответчиком в деле № А40-38263/2019, рассмотренным Арбитражным судом города Москвы, в котором предметом исковых требований являлась защита прав на товарный знак «Натлен» по свидетельству № 410246, зарегистрированному в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, дата регистрации 02.06.2010, приоритет товарного знака 11.03.2009. В указанном деле было установлено, что материал НАТЛЕН» был разработан НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова, что подтверждается письмом института от 25.09.2003 № 134/203 (том 2 л.д. 18), кроме того гидроизоляционные материалы «Натлен-1» и «Натлен-2» с 2004 года применялись различными строительными организациями. В итоге суд отказал истцу в защите ввиду злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака. То есть участвуя в данном судебном процессе, и располагая сведениями о том, что данный материал был разработан НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова и зная, что материал «Натлен» с 2004 года применяется различными строительными организациями, зная, что регистрация товарного знака «Натлен» признана злоупотреблением правом, несмотря на это ответчик после окончания процесса подал заявку за регистрацию товарного знака «Натлен» также в отношении 17, 19,37 и 42 классов МКТУ. Данный факт по мнению суда свидетельствует о злоупотреблении правом.

Наличие хозяйствующих субъектов-конкурентов на момент подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения также имеет место быть, так как оказание услуг по гидроизоляции не является уникальным видом деятельности;

Причинение либо вероятность причинения вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения подтверждается путем направления в суд настоящего искового заявления с требованием о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей.

Указанные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о недобросовестном поведении истца.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Расходы по госпошлине распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.  65, 66, 67, 71, 101-103, 110, 112,167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.И. Крикунова