ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017

http://1aas.arbitr.ru,  тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А79-2294/2024

24 декабря 2024 года

г. Владимир

 

Резолютивная часть постановления объявлена 11 декабря 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 декабря 2024 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Мальковой Д.Г., судей Наумовой Е.Н., Устиновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бундиной Ю.И., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СтоДорог» на решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 22.07.2024 по делу № А79-2294/2024, принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СтоДорог» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр» (далее – истец, ООО «Мастерфайбр») обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СтоДорог» (далее – ответчик, ООО «СтоДорог») о взыскании 1 876 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 296527 («Мастерфайбр»).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечена администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Администрация).

Решением от 22.07.2024 Арбитражный суд Чувашской Республики иск удовлетворил частично: взыскал с ответчика в пользу истца 938 000 руб. компенсации, 31 760 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; в остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «СтоДорог» обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить по основаниям, предусмотренным статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование своих возражений заявитель указывает, что ответчик не использовал при исполнении муниципального контракта товар, незаконно маркированный товарным знаком истца, поскольку с согласия заказчика (Администрации) ООО «СтоДорог» использовало иной товар (Однослойное резиновое покрытие «FAVORIT Universal), однако в актах приемке выполненных работ этого отражено не было в связи с необходимостью соблюдения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По мнению заявителя само по себе упоминание товарного знака в документации о закупках не нарушает права истца.

Также заявитель выразил несогласие с размером взысканной с него компенсации, сославшись на то обстоятельство, что судом неверно определена стоимость выполненных ответчиком работ по укладке резинового покрытия.

Судебное разбирательство по рассмотрению апелляционной жалобы откладывалось.

В судебное заседание 11.12.2024 явка представителей лиц, участвующих в деле,  не обеспечена. От истца и ответчика в материалы дела поступили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, в связи с чем на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено по имеющимся в нем материалам.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных статьей 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО «Мастерфайбр» является правообладателем словесного товарного знака «МАСТЕРФАЙБР» по свидетельству Российской Федерации № 296527, сроком действия по 07.04.2034, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 7-го, 27-го, 35-го, 37-го, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в том числе в отношении покрытий для детских и спортивных площадок (27-й класс МКТУ).

В обоснование иска указано, что из открытых источников истцу стало известно, что между Администрацией (заказчик) и ООО «СтоДорог» (подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 08.02.2022, согласно которому подрядчик принял на себя обязательства выполнить работу по благоустройству территории МАОУ СОШ № 3 г. Ядрина по адресу: 

<

...>. В акте о приемке выполненных работ от 31.08.2022 № 1 (строка № 64, страница 13) отражено покрытие спортивных площадок Мастерфайбр Спорт 10 мм.

Ссылаясь на то обстоятельство, что истец не передавал ответчику права на использование товарного знака № 296527, ООО «Мастерфайбр» обратилось к ООО «СтоДорог» с претензией от 16.01.2024, содержащей требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.

Поскольку претензия о выплате компенсации оставлена без удовлетворения, ООО «Мастерфайбр» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования ООО «Мастерфайбр», суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), и исходил из доказанности факта наличия у истца исключительного права на вышеуказанный товарный знак и нарушения этого права ответчиком. Установив незаконность использования ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ООО «СтоДорог» компенсации, снизив ее размер в порядке правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 24.07.2020 № 40-П, до однократного размера стоимости реализованных контрафактных товаров, который по расчету истца, признанному судом правильным, составил 938 000 руб.

Повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, суд второй инстанции пришел к выводу о наличии оснований для изменения принятого по делу решения, при этом исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

По смыслу положений приведенных норм права, а также с учетом положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании объектов интеллектуальной собственности. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права и факт использования соответствующего объекта ответчиком, при этом истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак № 296527 подтверждается материалами дела и на стадии апелляционного рассмотрения спора ответчиком не оспаривается.

При исследовании собранных по делу доказательств судом установлено, что при выполнении работ по муниципальному контракту от 08.02.2022 ответчиком использовался товар (резиновое покрытие для спортивных площадок), в отношении которого в сопроводительной документации (акте выполненных работ) было использовано обозначение, тождественное принадлежащему истцу товарному знаку.

Факт нарушения исключительных прав истца ответчиком ввиду введения в гражданский оборот без согласия правообладателя товара с обозначением «МАСТЕРФАЙБР», подтвержден актом о приемке выполненных работ от 31.08.2022 № 1 (строка № 64, страница 13).

Ссылка заявителя жалобы на то, что фактически им была использована продукция иного производителя, подлежат отклонению, поскольку из подпунктов 3 и 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ следует, что исключительным правом на товарный знак охватывается, в том числе, использование товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Как указано ранее, в строке 64-ой страницы 13-ой акта о приемке выполненных работ от 31.08.2022 № 1 отражено «покрытие спортивных площадок Мастерфайбр Спорт 10 мм», то есть при введении товара в гражданский оборот ООО «СтоДорог» использовало обозначение, тождественное товарному знаку истца.

При этом акт освидетельствования ответственных конструкций от 31.08.2022, на который ссылается ответчик, составлен уже после фактического выполнения работ по укладке резинного покрытия, в связи с чем не подтверждает ни достижение с Администрацией соглашения о замене предусмотренных контрактом товаров, ни заблаговременное извещение заказчика о том, что при выполнении работ будет использован иной товар. Напротив, данный акт указывает на то, что при выполнении работ по укладке резинного покрытия ответчик ввел заказчика в заблуждение об используемом материале, указав, что используется покрытие спортивных площадок Мастерфайбр Спорт 10 мм, тогда как фактически было использовано иное покрытие с использованием в товаросопроводительной документации товарного знака истца.

Таким образом, оценка представленных в дело доказательств в их совокупности, свидетельствует о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак № 296527.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ также предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер предъявленной к взысканию компенсации определен истцом на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, приняв во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении № 40-П, учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины ответчика, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции счел необходимым по ходатайству ответчика снизить размер взыскиваемой компенсации до однократной стоимости товара. Мотивированных возражений относительно правомерности снижения компенсации до однократной стоимости товара истцом в апелляционной инстанции не заявлено, в связи с чем в силу требований части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения в данной части суд второй инстанции не проверяет.

При этом из материалов дела видно, что расчет взыскиваемой компенсации в сумме 1 876 000 руб. был выполнен истцом исходя из двукратной стоимости товара, отраженной в акте о приемке выполненных работ от 31.08.2022 № 1, в сумме 1400 руб. за один квадратный метр и объема выполненных работ – 670 кв.м. Таким образом, по расчету истца стоимость контрафактного товара составила 938 000 руб.

Суд первой инстанции посчитал, что выполненный истцом расчет является правильным, в связи с чем, установив основания для снижения компенсации до однократной стоимости товара, взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в сумме 938 000 руб.

Между тем, судом не было учтено следующее.

Согласно акту приемки выполненных работ № 1 от 31.08.2022 цена покрытия спортивных площадок Мастерфайбр Спорт 10 мм установлена следующим образом: 1400/8,16/1,2 и составила 142,97 руб. за 1 кв.м, а не 1400 руб. как указывает истец (столбцы 4, 9, срока 64). В связи с этим сметная стоимость данных работ в базисном уровне цен составила 95 789, 90 руб. (столбец 11, срока 64). Сметная стоимость в текущем уровне цен содержится в столбце 13-ом акта.

Изложенное свидетельствует о том, что сметная документация была выполнена базисно-индексным методом (в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр).

При таком методе используются базовые цены и индексы пересчета в текущий уровень цен, то есть цены, заложенные в расценке, умножаются на специальные коэффициенты сметной стоимости и в результате получается текущая цена расценки.

Именно сметная стоимость в текущих подлежит оплате по результатам приемки выполненных работ.

В акте приемки выполненных работ № 1 от 31.08.2022 нет разбивки относительно сметной стоимости в текущем уровне цен по каждой строке соответствующего вида работ, однако из итогового раздела (страница 18 акта) усматривается, что общая текущая стоимость строительных работ формировалась путем умножения общей базисной стоимости на коэффициент 8,16 (коэффициент 1,2 не применялся). Данное обстоятельство объясняется тем, что на момент выполнения работ по муниципальному контракту ответчик применял упрощенную систему налогообложения, в связи с чем индекс налога на добавленную стоимость, составляющий 1,2 (НДС 20%), не был применен при установлении текущей стоимости выполненных и подлежащих оплате работе.

Таким образом, стоимость выполненных ответчиком работ по укладке резинового покрытия, по которой они были введены в гражданский оборот (оплачены Администрацией), составила 781 645 руб. 58 коп. (142,97*670*8,16).

При таких обстоятельствах правомерно предъявленной к взысканию является сумма компенсации 1 563 291 руб. 16 коп. (781 645,58*2).

Между тем, поскольку судом первой инстанции установлено наличие правовых оснований для снижения компенсации до однократной стоимости товара и данный вывод истцом в апелляционной инстанции не оспорен, с ответчика в пользу истца подлежала взысканию компенсация в сумме 781 645 руб. 58 коп.

Учитывая вышеизложенное решение суда первой инстанции подлежит изменению на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с принятием нового судебного.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям, но без учета снижения компенсации до однократной стоимости товара (в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 28.10.2021 № 46-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница»).

В соответствии с частью 2 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист подлежит выдаче арбитражным судом первой инстанции.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 22.07.2024 по делу № А79-2294/2024 изменить, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СтоДорог» – удовлетворить частично.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтоДорог» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр» 781 645 руб. 58 коп. компенсации, 26 465 руб. 95 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтоДорог» 500 руб. 07 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья 

Д.Г. Малькова

Судьи

Е.Н. Наумова

Н.В. Устинова