АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 15409/2020

29 апреля 2021 года

г. Ижевск

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 апреля 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 29 апреля 2021 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи                         Н.М. Морозовой, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме помощником судьи Ю.Д. Тюфтиной, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Омск                             (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Барбер Менеджмент», г.Казань 

о признании договора недействительным и применении последствий недействительности сделки, о взыскании 400000 руб. денежных средств

при участии представителей:

от истца: ФИО2 - представитель по доверенности от 01.09.2020 (копия диплома)

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от 10.12.2020 (копия диплома)

установил:

Иск заявлен о признании договора недействительным и применении последствий недействительности сделки, о взыскании 400000 руб. денежных средств.

В порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 28 апреля 2021 года в 09 час. 00 мин. 

После перерыва судебное заседание продолжено. 

В ходе судебного заседания, судом в порядке ст. 41, 159 АПК РФ отклонено ходатайство истца об истребовании у ответчика комплекта документов именуемый «База Знаний», переданный  ИП ФИО1 по договору № 07-07/2020.

Истец требования поддержал.   

Ответчик исковые требования оспорил, по основаниям, изложенным в отзыве, дополнениях, возражениях (л.д.57-58, приобщены к материалам дела), указывает на ошибочность суждений истца в толковании условий договора  № 07-07/2020 от 20.07.2020, поскольку неверная квалификация договора как договора коммерческой концессии не является основанием для признания его недействительным, из предмета и условий спорного договора  вытекает, что  к отношениям Сторон применяются положения Гражданского кодекса РФ о лицензионном договоре.

Общество указывает, что, в соответствии с п. 3.5. Договора в отношении использования товарных знаков в соответствии с заключенным Договором стороны условились, что Правообладатель вправе потребовать Пользователя заключить с ним договор на использование товарных знаков, после их регистрации заявок №2019750609,2019750615. Правообладателем товарного знака № 764428 (зарегистрирован 26.06.2020, № заявки 2019750609) является ФИО4. Заявка на регистрацию товарного знака № 2019750615 также подана ФИО4 и на данный момент находится на регистрации в Федеральной службе интеллектуальной собственности (Роспатент). Правообладателем вышеуказанных Товарных знаков ООО «БАРБЕР МЕНЕДЖМЕНТ» не является, более того, условий о передаче Пользователю прав использования в своей деятельности вышеуказанных Товарных знаков, Договор не содержит.

Ответчик обращает внимание суда, что заключение отдельного договора или дополнительного соглашения к Договору в части передачи прав использования в предпринимательской деятельности Пользователя Товарных знаков, является правом, а не обязанностью Правообладателя, между тем,  между обществом и Индивидуальным предпринимателем ФИО4 заключен лицензионный договор на предоставление товарных знаков (неисключительная лицензия) №01-07/2020 от «01» июля 2020 г.

Общество поясняет, что переданная пользователю в рамках исполнения обязательств по заключенному между Сторонами Договору, в том числе Ноу-Хау Правообладателя, основана на многолетнем опыте Правообладателя по организации предпринимательской деятельности парикмахерских для мужчин (барбериюнов). Переданная Пользователю информация, в том числе сведения о способах осуществления предпринимательской деятельности в вышеуказанной сфере: имеет действительную коммерческую ценность; доступ третьих лиц к указанной информации ограничен; в отношении указанной информации Правообладателем введен режим коммерческой тайны. Согласно акту приема-передачи от 20 июля 2020 года, подписанному сторонами, указанная информация Правообладателем передана, а Пользователем принята в полном объеме и без возражений.

Истец возразил на отзыв ответчика, представив возражения на отзыв (приобщены к материалам дела), указывает, что информация проданная предпринимателю передана путем направления интернет-ссылки на ее электронную почту, между тем ответчик не является автором данной информации, поскольку указанная информация с 25.11.2020  потеряла актуальность, в виду изменения формы заявлений, кроме того спорная информация находится в открытом доступе и с 01.01.2021 (инструкция по регистрации ООО, системы налогообложения, регистрация ИП) потеряла актуальность в связи с изменениями налогового законодательства. 

 Как следует из материалов дела,  20.07.2020 года между ИП ФИО1 (истец, пользователь) и ООО «Барбер Менеджмент» (ответчик, правообладатель) заключен комплексный лицензионный договор №07-07/2020 от 20.07.2020 (л.д.17-25), по условиям которого, правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на срок право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс прав, принадлежащих правообладателю, включающий право на секрет производства, корпоративный стиль правообладателя, иные результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе включенные в указанные выше понятия. Правообладатель также может потребовать заключить дополнительное соглашение или отдельный договор в отношении товарных знаков (знаков обслуживания), в целях правомерного использования их пользователем в целях рекламы, продвижения и оказания услуг (пункт 1.1 договора).

Согласно п. 4.2 Договора №07-07/2020 от 20.07.2020 вознаграждение выплачивается в следующем порядке:

- паушальный платеж – единовременное вознаграждение за заключение договора в размере 350000 руб.;

- роялти – вознаграждение, выплачиваемое с момента открытия места оказания услуг, но, один раз каждый месяц (отчетный период). Размер роялти составляет 15000 руб. ежемесячно.

Во исполнение вышеуказанных условий договора, истцом перечислено на расчетный счет ООО «Барбер менеджмент» 400 000 рублей, из них 350 000 рублей - паушальный платеж и 50 000 рублей  - роялти.

Ссылаясь на положения 1027, 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), предприниматель указывает на то, что спорный договор является договором коммерческой концессии, который должен быть зарегистрирован в Роспатенте. 

Поскольку заключенный договор соответствующим образом в Роспатенте не зарегистрирован, предприниматель полагает, что он в силу пункта 2 статьи 1234, пункта 2 статьи 1235 ГК РФ недействителен.

Указывает, что информация, переданная в рамках лицензионного договора (в том числе секреты производства (ноу-хау)), коммерческой ценности не представляет и является шаблонной маркетинговой последовательностью действий, по которой открываются все парикмахерские, в том числе и мужские по типу «барбершоп», а проданный по Договору «комплекс прав», «база знаний» или «результаты интеллектуальной деятельности» не являются ни исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, ни комплексом принадлежащих правообладателю исключительных прав, поскольку эта исключительность ничем не подтверждается.

Соответственно, по мнению предпринимателя, в связи с недействительностью договора №07-07/2020 общество на основании статьи 167, пункта 3 статьи 431.1 ГК РФ и в связи с неисполнением им надлежащим образом своих обязательств обязано возвратить предпринимателю полученное от него неосновательное обогащение, выплаченное последним в рамках недействительной сделки.

Направленная претензия с требованием возврата денежных средств в связи с недействительностью договора № 07-07/2020 от 20.07.2020 (л.д. 32-37) оставлена обществом без удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд  иском о признании договора недействительным и применении последствий недействительности сделки, о взыскании                  400000 руб. денежных средств.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, оценив доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат, исходя из следующего.

Статьей 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 статьи 421 ГК РФ, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона к отдельным отношениям сторон по договору.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Из анализа условий договора № 07-07/2020 следует, что он является смешанным договором, содержащим как элементы лицензионного договора о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, так и элементы договора возмездного оказания услуг.

Общая норма, регулирующая отношения при заключении лицензионного договора, предусмотрена статьей 1235 ГК РФ.

Согласно данной статье по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ к существенным условиям лицензионного договора относятся предмет договора, который определятся путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 данного Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с названным Кодексом государственной регистрации, предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

В соответствии со статьей 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

В соответствии с положениями статей 1477, 1481, 1483 ГК РФ товарные знаки представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и зарегистрированные в соответствии с положениями гражданского законодательства ГК РФ и международных договоров Российской Федерации (Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14.04.1891) и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989).

Требования предпринимателя основаны на его мнении о том, что договор № 07-07/2020 является недействительной сделкой, поскольку названный договор не был зарегистрирован в качестве договора коммерческой концессии, и не был исполнен обществом.

Вопреки доводам предпринимателя, по смыслу статьи 1027 ГК РФ обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что и обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2015 № 304-ЭС15-5828.

Таким образом, для квалификации спорного договора в качестве договора коммерческой концессии необходимо установить, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) предпринимателю были переданы права по договору, являлось ли общество правообладателем какого-либо зарегистрированного товарного знака, права на использование которого переданы предпринимателю по договору.

Из материалов дела следует, что 01.07.2020 года между ИП ФИО4 (лицензиар) и ООО «Барбер Менеджмент» (лицензиат) заключен Лицензионный договор на предоставление товарных знаков (неисключительная лицензия) №01-07/2020, в соответствии с которым лицензиар обязался предоставить лицензиату за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности лицензиата право на использование Товарного знака №764428 в течение всего срока его правовой охраны на определенной территории, и на условиях неисключительной лицензии, а лицензиат принимает товарный знак в порядке и на условиях, установленных договором.

Согласно п. 2.4.3 Лицензионного договора №01-07/2020 лицензиат вправе предоставлять право использования товарного знака полностью или частично третьим лицам (путем заключения сублицензионных договоров) в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены договором.

По условиям договора №07-07/2020 от 20.07.2020 (п. 1.1.) правообладатель (ответчик) обязуется предоставить пользователю (истцу) за вознаграждение на срок право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс прав, принадлежащих правообладателю, включающий право на секрет производства, корпоративный стиль правообладателя, иные результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе включенные в указанные выше понятия. Правообладатель также может потребовать заключить дополнительное соглашение или отдельный договор в отношении товарных знаков (знаков обслуживания), в целях правомерного использования их пользователем в целях рекламы, продвижения и оказания услуг (пункт 1.1 договора).

В соответствии с п. 3.5. Договора в отношении использования товарных знаков в соответствии с заключенным Договором стороны условились, что Правообладатель вправе потребовать Пользователя заключить с ним договор на использование товарных знаков, после их регистрации заявок №2019750609,2019750615.

Из буквального толкования условий спорного договора, а также в результате проведенного анализа договора судом сделан вывод, что предпринимателю в составе спорного договора не передавались права использования какого-либо товарного знака (знака обслуживания), заключенный сторонами договор не является договором коммерческой концессии; довод предпринимателя о нарушении требований закона о государственной регистрации сделки не соответствует материалам дела.

Ссылка предпринимателя на неисполнение обществом обязательств по договору, что, по его мнению, также свидетельствует о недействительности сделки и наличии оснований для взыскания неосновательного обогащения, противоречит статье 166 ГК РФ, в соответствии с которой сделка может быть признана недействительной только по основаниям, указанным в законе.

При этом основанием недействительности сделки могут являться лишь пороки самой сделки, а не пороки ее последующего исполнения.

20.07.2020 года, ИП ФИО1 и ООО «Барбер Менеджмент» в рамках заключенного комплексного лицензионного договора №07-07/2020 от 20.07.2020 подписан Акт приема-передачи (л.д.29), согласно которому правообладатель открыл пользователю доступ к базе знаний, а пользователь проверил возможность доступа к базе знаний правообладателя и подтвердил возможность доступа.

Указанный договор, а также Акт приема-передачи подписан сторонами без замечаний и возражений, что подтверждает факт передачи ответчиком документации и коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау) в адрес истца.

Таким образом, суд приходит к выводу, что истцом фактически приняты и потреблены услуги, оказанные ответчиком в рамках лицензионного договора №07-07/2020 от 20.07.2020.

Кроме того, сторонами было подписано соглашение о неразглашении конфиденциальной информации от 20 июля 2020 года, которым согласовали положения о конфиденциальности переданной в связи с исполнением Договора информации (раздел секрет производства (ноу-хау). 

Из совокупности совершенных сторонами действий, суд усматривает признание сторонами особой важности и значимости информации, получаемой и передаваемой в связи с исполнением Договора. 

Возражений относительно коммерческой и (или) потенциальной ценности предоставляемой информации истец в моменты времени направления и подписания договора не заявлял.

Кроме того, как следует из Акта приема-передачи, истец принял в пользование комплекс прав, включающий базу знаний, в отсутствие каких-либо нареканий относительно коммерческой ценности и утраты конфиденциальности соответствующих сведений.

Доступ был предоставлен истцу после заключения Договора и оплаты паушального взноса путем передачи доступа к информации и материалам, составляющих ноу-хау, на электронную почту Лицензиата, указанную в реквизитах к Договору, к которой есть доступ только у Лицензиата. 

Иного истцом не опровергнуто (ст. 635 АПК РФ).

Суд отмечает, что База знаний, переданная истцу, носит комплексный характер, представляет собой компиляцию сведений различного характера, которые позиционируются как база знаний именно в системе. Следовательно, суд полагает, что если истцом будет доказано размещение в сети Интернет отдельной незначительной составляющей ноу-хау, из этого не следует вывод об общедоступности ноу-хау в целом, равно как и не следует вывод и об отсутствии коммерческой ценности у ноу-хау в целом. 

Положениями действующего законодательства не предусмотрено, что каждая из составляющих ноу-хау должна в отдельности обладать признаками ноу-хау (неизвестность третьим лицам, коммерческая применимость). Общеизвестность каждой из составляющих ноу-хау истцом не доказана.

Исходя из изложенных обстоятельств, с учетом норм действующего законодательства, суд приходит к выводу, что поскольку лицензионный договор сторонами исполнялся, разногласий относительно условий и порядка его исполнения у сторон не возникало, основания для признания договора недействительным у суда отсутствуют.

Кроме того, разрешение спора о праве на объект смешанного договора, спора из неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора не является предметом настоящего дела, учитывая, что в нем рассматривается спор о признании сделки недействительной по основаниям несовершения государственной регистрации договора и о взыскании неосновательного обогащения как последствия такой недействительности.

В  соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Пунктом 2 статьи 166 ГК РФ установлено, что оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

При этом сторона, из поведения которой явствует воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли.

В соответствии с официальном разъяснением, содержащимся в пункте 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", сделанное в любой форме заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки и о применении последствий недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, возражение ответчика против иска и т.п.) не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

Такой способ защиты, как признание договора недействительным, может использоваться только в том случае, если стороны договора не приступили к его исполнению и у них возникла неопределенность в его исполнении.

При этом стороны договора не вправе ссылаться на недействительность договора, если спор возник после его фактического исполнения. Такие действия сторон могут быть оценены судом как злоупотребление правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что, спорный договор исполнялся (при этом обстоятельства объема исполнения и его надлежащего или ненадлежащего характера находятся за пределами предмета настоящего спора), доводы предпринимателя о недействительности договора № 07-07/20250 подлежат отклонению как необоснованные, в удовлетворении требований истца следует отказать. 

В соответствии со статьёй  110 Арбитражного  процессуального кодекса  расходы по оплате  госпошлины  относятся  на  истца, при этом в соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 104 АПК РФ излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 6000 руб. подлежит возврату истцу из средств федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Возвратить ФИО1, г. Омск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 6000 руб. излишне уплаченную государственную пошлину по чек-ордеру от 28.12.2020.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.  

        Судья                                                              Н.М. Морозова