Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-7068/2019

10 июля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  24 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  10 июля 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Арт Франчайзинг" 

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью"Кофешоп Ладожский" 

о взыскании 5 000 000 руб. компенсации

при участии

от истца: представитель ФИО2, доверенность от 24.07.2019

от ответчика: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Арт Франчайзинг" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Кофешоп Ладожский" (далее – ответчик) о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, международный товарный знак «COFFEESHOP COMPANY» (регистрация №736707), как полагает истец,  принадлежащих ему на условиях неисключительной лицензии в рамках договора коммерческой субконцессии (дата и номер регистрации в Роспатенте: от 24.05.2018 РД0252893), заключенного с вторичным правообладателем (ООО «КОФЕ СЭТ»), являющемся, в свою очередь, пользователем товарного знака по договору коммерческой концессии, заключенному с правообладателем (Обществом с ограниченной ответственностью «Шэрф Коффешоп»).    

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме, представил дополнительные документы.

Ответчик в судебное заседание не явился, возражений по существу спора не представил.

С учетом совокупности исследованных по делу обстоятельств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела, в отсутствии надлежаще извещенного ответчика в соответствии со статьями 121, 123, 156 АПК РФ.

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Истец является обладателем прав на использование и распространение прав на товарный знак «COFFEESHOP COMPANY», объекты интеллектуальной собственности и элементы идентификации, входящие в состав франчайзинговой системы «COFFEESHOP COMPANY», на основании Основного Соглашения Франчайзинга, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «КОФЕ СЭТ» и согласованного с правообладателем австрийской компанией Scharf Coffeeshop GmbH. 

28.11.2018 истец обнаружил факт использования в кофейне, расположенной по адресу: 

<

...>, торг зал. 7Н, ТРК «Лиговъ», принадлежащей ответчику, товарного знака, фотографий и элементов идентификации, являющихся объектами интеллектуальной собственности, права на которые на территории Российской Федерации на основании Основного Соглашения Франчайзинга принадлежат истцу. 

В подтверждение факта незаконного использования ответчиком объектов интеллектуальной собственности истцом представлены акты осмотра от 28.11.2018, от 11.01.2019.

Истец направил в адрес ответчика требование о прекращении незаконного использования объектов интеллектуальной собственности и перечислении на счет истца компенсации за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности (претензия исх. № 79-КАФ/18 от 11.12.2018 г.). Ответчик указанную претензию получил, но оставил без ответа. 

Полагая, что факт незаконного использования ответчиком объектов интеллектуальной собственности при отсутствии на то его разрешения, нарушает исключительные права истца, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Согласно пункту 2 статьи 1028 ГК РФ предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Согласно пункту 2 статьи 1031 ГК РФ, если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии (пункт 2 статьи 1028).

По смыслу статьи 1027 ГК РФ обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как следует из анализа норм главы 54 ГК РФ, существенными условиями договора коммерческой концессии являются состав и объем комплекса предоставляемых пользователю прав, сфера предпринимательской деятельности, в которой подлежит использованию указанный комплекс прав, и вознаграждение. Если данные условия не согласованы сторонами договор является незаключенным.

Договор, имеющий своим предметом, в частности, передачу права использования результатов интеллектуальной деятельности, является в этой части лицензионным договором.

Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ, в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Регистрация договора коммерческой концессии связана с тем, что в комплекс предоставляемых пользователю прав входит право на использование товарного знака, подлежащего регистрации в Роспатенте, поэтому отсутствие в договоре спорного условия не создает обязательств по его регистрации в качестве договора коммерческой концессии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. 

Статьей 1254 ГК РФ установлено, что если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 названного Кодекса.

Согласно пункту 79 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

Из представленного договора коммерческой субконцесии (дата и номер регистрации в Роспатенте: от 24.05.2018 РД0252893), заключенного между истцом и вторичным правообладателем (ООО «КОФЕ СЭТ») усматривается, что комплекс исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности предоставлен истцу на условиях неисключительной лицензии. Право на защиту исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности предоставлено не истцу, а главному франшизодателю - Обществу с ограниченной ответственностью «КОФЕ СЭТ» (держателю прав), тогда как главный франшизополучатель (истец) может прилагать усилия, чтобы оказать помощь главному франшизодателю в защите от посягательств на права на контрактную интеллектуальную собственность и немедленно информировать его о существующих или угрожающих посягательствах на такие права. Наличие у истца прав по коммерческой субконцесии на условиях неисключительной лицензии также подтверждается сведениями из Роспатента о регистрации договора коммерческой субконцессии.

Поскольку истец как обладатель простой (неисключительной) лицензии по использованию комплекса исключительных прав по коммерческой субконцессии не обладает правом на защиту своего нарушенного права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, на которые он ссылается, в иске следует отказать.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                    Евдошенко А.П.