ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11 «А»

тел.: (846)  273-36-45, факс: 372-62-54

http://www.11aas.arbitr.ru е-mail: info@11aas.arbitr.ru, 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

11АП-7058/2022

Дело № А55-35535/2021

г. Самара

12 августа 2022 года

Резолютивная часть постановления объявлена 11.08.2022

Постановление в полном объеме изготовлено 12.08.2022

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ануфриевой А.Э., 

судей Дегтярева Д.А., Ястремского Л.Л.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с участием:

от ИП ФИО2 посредством онлайн-связи – представитель ФИО3 по доверенности от 12.05.2021, представитель ФИО4 по доверенности от 02.05.2022;

от ИП ФИО5 – представитель ФИО6 по доверенности от 18.02.2022;

рассмотрев в открытом судебном заседании 11 августа 2022 года 

апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Самарской области от 22 марта 2022 года по делу № А55-35535/2021 (судья Хмелев С.П.) 

по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2

к  Индивидуальному предпринимателю ФИО5 

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №359303 в размере 164 285 руб., 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее - истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с  Индивидуального предпринимателя ФИО5 (далее - ответчик) компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №359303 в размере 50 000 руб., судебных издержек в сумме 5 418 руб., состоящих из стоимости товара в размере 100 руб., почтовых расходов в размере 118 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. и расходов на фиксацию правонарушения в размере 5 000 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 руб.

  Определением суда от 10.12.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ).

  В суд поступило ходатайство  истца об изменении исковых требований, согласно которому истец просит взыскать с  Индивидуального предпринимателя ФИО5 компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №359303 в размере 164 285 руб., судебных издержек в сумме 5 418 руб., состоящих из стоимости товара в размере 100 руб., почтовых расходов в размере 118 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. и расходов на фиксацию правонарушения в размере 5 000 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 руб.

Определением суда от 07.02.2022  суд принял уточнения исковых требований и перешел к рассмотрению дела в порядке общего искового производства.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.03.2022 с  Индивидуального предпринимателя ФИО5 в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак № 359303 в сумме 21 428 руб. 51 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 773 руб. 00 коп., расходы на приобретение товара в сумме 6 руб. 75 коп.,  почтовые расходы – 15 руб. 39 коп., расходы на получение выписки из ЕГРИП 26 руб. 01 коп. В остальной части иска отказано. С Индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета взысканы расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 156 руб. 00 коп.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить  решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 164 285 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак № 359303. Взыскать с ответчика судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2000 (Две тысячи) рублей и судебные издержки в сумме 5418 (пять тысяч триста четыреста восемнадцать) руб., состоящие из стоимости товара в размере 100 (сто) руб., почтовых расходов 118 (сто восемнадцать) руб., размера государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП 200 (двести) руб., расходов на фиксацию правонарушения 5000 (пять тысяч) руб. Государственную пошлину, подлежащую уплате в связи с увеличением размера исковых требований, возложить на ответчика.

Апеллянт ссылается на неправильное применение норм материального права и норм процессуального права.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает следующие доводы. 

Суд первой инстанции в расчете не принял во внимание разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака № 359303 в размере 1 000 000 руб. 

Срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом заключение лицензионного договора на один день и для реализации одной единицы товара, маркированного товарным знаком, очевидно не соответствует сложившейся хозяйственной практике заключения лицензионных договоров, которая ориентирована на формирование достаточно длительных, устойчивых правоотношений между лицензиаром и лицензиатом. Данная позиция отражена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу № А65-37557/2019.

Расчет размера компенсации был произведен Истцом на основании Лицензионного договора от 06.04.2021г. и в данном случае он указан именно с целью обоснования размера компенсации, предоставления сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Необходимо отметить, что в законодательстве не закреплены нормы, которые содержат условия по предоставлению сведений о цене, в том числе нет норм, которые указывают на определение размера компенсации исходя из сумм, фактически оплаченных по договору.

Суд первой инстанции неправомерно оставил без удовлетворения требования Истца о взыскании с Ответчика расходов на фиксацию правонарушения.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.llaas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2022, на основании ст. 18 АПК РФ произведена замена судьи Романенко С.Ш. на судью Ястремского Л.Л. 

От ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу, просит решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу -  без удовлетворения.

В судебном заседании посредством системы веб-конференции участвовали представители от истца - ФИО3 по доверенности от 12.05.2021, ФИО4 по доверенности от 02.05.2022.

  В судебном заседании представители истца поддержали доводы апелляционной жалобы

Представитель ответчика не согласился с доводами апелляционной жалобы, просил оставить решение без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание,  проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, ИП ФИО2 (далее – истец, правообладатель) является обладателем исключительных прав на товарный знак № 359303 (в виде словесного обозначения «KAIZER»), что подтверждается свидетельством на товарный знак № 359303, зарегистрированным в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 08.09.2008 года, срок действия исключительного права продлен до 19.10.2025 года.

Указанные выше обстоятельства сторонами по делу не оспариваются.

22.06.2021 года в торговой точке по адресу: 

<

...>, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже и реализации от имени ИП ФИО5 товара, обладающего техническими признаками контрафактности – маникюрный инструмент (маникюрные ножницы).

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 22.06.2021 года на сумму 100 руб. 00 коп., видеосъёмкой, совершённой в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. 14 ГК РФ, а также самим спорным товаром.

Считая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуального права, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием добровольно возместить причинный ущерб в виде компенсации по факту нарушения исключительных прав.

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском.

Разрешая спор, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В силу ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно положениям п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Судом первой инстанции установлено, и материалами дела подтверждается, что истец обладает исключительными правами на спорный товарный знак, в отношении которого было зафиксировано нарушение ответчиком.

При этом, факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак путем реализации контрафактного товара подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств.

В материалы дела представлены: кассовый чек, сам приобретенный товар (маникюрные ножницы), видеозапись процесса закупки.

В силу ст. 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Кроме того, истцом представлена видеозапись момента реализации ответчиком контрафактного товара.

Указанная видеозапись позволяет определить время, место, в котором было произведено распространение товара, а также обстоятельства покупки. Видеосъемка произведена в целях самозащиты гражданских прав на основании ст. ст. 12, 14 ГК РФ.

Также представлено вещественное доказательство – маникюрные ножницы «KAIZER», приобретенные у ответчика.

По смыслу положений п. 3 ст. 1492, п. 2 ст. 1481, п. 1 ст. 1503 ГК РФ исключительное право на товарный знак распространяется только на те товары и услуги, которые были заявлены правообладателем при регистрации товарного знака, и в отношении которых последний получил правовую охрану, что должно быть отражено в свидетельстве на товарный знак.

Спорный товар относится к 21 классу МКТУ.

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, полностью подтверждают факт реализации ответчиком контрафактного товара – ножницы «KAIZER».

Кассовый чек от 22.06.2021 содержит все реквизиты, необходимые для данного вида документа. В кассовом чеке содержатся дата документа, количество, цена экземпляра товара, ИНН продавца (ответчика).

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

Пунктом 43 Правил установлено, что сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сравниваемые обозначения на контрафактном товаре, приобретенном у ответчика, и товарные знаки истца содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца. Незначительное расхождение в деталях изображений не препятствуют восприятию у обычного потребителя данных изображений как изображений товарных знаков, принадлежащих истцу.

С учетом изложенного, а также исходя из положений, закрепленных в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений и изображений на товаре, и товарными знаками истца, приходит к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

Анализ представленной в дело копии свидетельства на товарный знак №359303 с изображением этого товарного знака и упаковки маникюрных ножниц, проданных ответчиком, свидетельствуют о том, что на упаковке присутствует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №359303, при этом с наличием явных и существенных различий товарного знака и изображения на проданном товаре.

С учетом изложенного, суд считает, что истец доказал факт нарушения его исключительных прав на товарный знак действиями ответчика по продаже контрафактного товара – маникюрных ножниц «KAIZER». Иного ответчиком не доказано (ст. ст. 9, 65 АПК РФ).

Учитывая, что ответчик доказательств правомерности использования принадлежащего истцу товарного знака не представил, об истребовании дополнительных доказательств от лица, продавшего ему спорный товар не заявлял, суд первой инстанции обоснованно признал доказанным факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца.

Согласно доводам апелляционной жалобы, заявитель выражает несогласие с размером взысканной судом компенсации за нарушение исключительных прав.

Оценивая обоснованность размера взысканной судом первой инстанции компенсации, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п.3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до пяти миллионов рублей. Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации No 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299-1301, 1309-1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2).

Судом первой инстанции установлено, что истцом заявлено требование (с учетом уточнения) о взыскании компенсации в размере 164 285  руб. 00 коп. на основании п.2 ч.4 ст. 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом в обоснование расчета заявленных требований был представлен лицензионный договор от 06.04.2021 на предоставление права использования спорного товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен иск в рамках настоящего спора. Вменяемое ответчику нарушение исключительного права истца совершено в период действия указанного договора, что сопоставимо с моментом предоставления права пользования товарного знака.

Указанный договор, как усматривается из материалов дела, недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, из числа доказательств по делу он не исключен. Договор как доказательство по делу опорочен либо опровергнут иными материалами дела не был.

Вместе с тем, взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2020 по делу №А65-9947/2020).

При этом для определения размера стоимости права использования товарного знака суд должен определить (с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле) на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле (пункты 1, 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ).

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права. При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

В ряде постановлений Суда по интеллектуальным правам (11.12.2019 N С01- 1179/2019 по делу N А53-2527/2019, от 30.12.2019 N С01-436/2019 по делу N А40- 224162/2, от 30.01.2020 N С01-1590/2019 по делу N А31-11902/2018, от 04.03.2020 N С01- 51/2020 по делу N А67-9643/2018, от 02.07.2020 N С01-457/2020 по делу N А40- 196841/201) отмечено, что взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П.

Исходя из требования об установлении обстоятельств дела с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд должен определить, на что конкретно направлены доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, – на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле.

Суд отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при избранной истцом компенсации в виде двойной стоимости права использования товарного знака, в предмет доказывания входит установление стоимости правомерного использования товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой стоимости. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости использования товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П по делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда (деле – Постановление КС РФ от 24.07.2020 № 40-П) определенный таким образом размер компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое. При этом Конституционный суд также отметил, что снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24.07.2020 № 40-П указал, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере. Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь - в отличие от лицензиатов - изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации долж6на быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Такой вывод содержится, в частности, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу № А53-2527/2019, от 04.12.2019 по делу № А14-3727/2018, от 19.02.2020 по делу № А49-8814/2018, от 05.08.2020 № С01-613/2019 по делу № А05- 10589/2018.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Указанная правовая позиция содержится также в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019.

Принимая указанные нормы и разъяснения, суд первой инстанции дал надлежащую оценку представленным истцом доказательствам в обоснование размера паушального платежа.

Из материалов дела усматривается, что между истцом и ООО Торговый Дом КЬЮТ-КЬЮТ заключен Лицензионный договор от 06.04.2021 г., предоставляющий право на использования товарного знака по свидетельству № 359303 в отношении всех товаров 03, 08, 11, 21, 26 классов Международной Классификации Товаров и Услуг (далее — МКТУ) и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Неисключительная лицензия на право использования вышеуказанных товарных знаков передана на весь срок действия договора в отношении всех товаров, указанных в свидетельствах на товарные знаки.

Согласно п. 2 указанного Договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару за предоставление права использования товарного знака № 359303 комбинированное вознаграждение:

- разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака № 359303 составляет 1 000 000 (один миллион) рублей;

- ежемесячный платеж в форме роялти за предоставление права использования товарного знака № 359303 в размере 300 000 (триста тысяч) рублей (фиксированное вознаграждение).

Как было указано выше, избранный истцом способ компенсации, предусмотренный п. 4 ст. 1515 ГК РФ, предполагает доказывание и установление в процессе рассмотрения судебного спора размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из содержания свидетельства на товарный знак № 359303, правовая охрана товарного знака KAIZER распространяется на 7 классов МКТУ и 4 вида использование (как указывает истец).

Суд первой инстанции пришел к выводу, что цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик, составляет 10 714,29 руб. (300 000 руб. / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ/ 4 вида использования = 10 714,29 руб.), исключив один миллион паушального взноса, оценив его некорректным.

При этом суд первой инстанции посчитал достаточным для определения периода использования товарного знака именно месячный срок как наиболее полно учитывающий интересы истца в сфере защиты своих исключительных прав, кроме того доказательств более длительного использования ответчиком товарного знака истца не представлено.

Учитывая, что в соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, размером компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак является удвоенная цена 21 428 руб. 58 коп.

Суд апелляционной инстанции соглашается с указанными выводами суда первой инстанции, отклоняя доводы заявителя жалобы о включении в стоимость использования товарного знака паушального взноса в сумме 1 000 000 руб., поскольку, исходя из отсутствия в договоре конкретного срока его действия (договор действует на весь срок действия исключительного права на товарный знак (п. 3.1), который может быть неоднократно продлен, т.е. является неопределенным.

Как правильно указал суд первой инстанции, доводы о несоразмерности такой суммы компенсации размеру вероятных убытков правообладателя не могут служить основанием для увеличения размера компенсации, поскольку вид компенсации был избран истцом.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 ст. 9 АПК РФ).

Суд не вправе самостоятельно изменять вид компенсации, избранной правообладателем.

В Постановлении от 13 февраля 2018 года N 8-П Конституционный Суд Российской Федерации указал, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств (абзац 4 п. 6 мотивировочной части Постановления от 13 февраля 2018 года N 8-П).

Штрафной характер неустойки, как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.01.2017 № 2256-О, должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

В Постановлении от 13 февраля 2018 года N 8-П Конституционный Суд Российской Федерации также отметил, что если при рассмотрении конкретного дела будет выявлено, что применимые нормы ставят одну сторону (правообладателя) в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, то суд обязан руководствоваться критериями обеспечения равновесия конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности; иное не согласовывалось бы ни с конституционными принципами справедливости и соразмерности, ни с общими началами частного права (абзац 6 п. 6 мотивировочной части Постановления от 13 февраля 2018 года N 8-П). В Постановлении от 24.07.2020 No 40-П Конституционный Суд Российской Федерации указал, что оценка сопоставимости условий использования с обстоятельствами нарушения должна осуществляться судом, рассматривающим конкретное дело, а правовое регулирование не должно препятствовать нахождению баланса интересов правообладателя и индивидуальных предпринимателей - ответчиков, притом что поиск такого баланса оказывается затруднен при формальном подходе к сопоставимости. При оценке стоимости права, которая взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, следует учитывать и правила об исчерпании исключительного права на товарный знак (статья 1487 данного Кодекса), предполагающие, что розничному продавцу не требуется заключать лицензионный договор с правообладателем в случае продажи товара, введенного в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем илис его согласия (абз. 5 п. 4.3 мотивировочной части Постановления от 24.07.2020 No 40-П).

Отсутствие у суда правомочия определить размер компенсации, отличный от указанного истцом, могло бы повлечь – вразрез с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости учета фактических обстоятельств дела и вопреки требованиям справедливости и разумности – явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов, которые, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13 декабря 2016 года N 28-П, защищаются статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации и соблюдение которых гарантируется основанными на этих статьях принципами гражданско- правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности (абзац 5 пункта 4 мотивировочной части Постановления от 13 декабря 2016 года N 28-П).

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и изменения размера компенсации суд апелляционной инстанции не находит.

Оценив в совокупности приведенные сторонами доводы и представленные доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции, руководствуясь принципами разумности и соразмерности, с учетом наличия доказательств вины ответчика, обоснованно частично удовлетворил исковые требования истца, взыскав в пользу истца 21 428 руб. 51 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, установленной в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ.

Указанная правовая позиция содержится также в постановлениях Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делам №№А55-35536/2021, А72-18047/2021, А72-18045/2021, А72-18131/2021, А55-35534/2021.

Рассмотрев довод апеллянта о неправомерном оставлении без удовлетворения судом первой инстанции требования истца о взыскании с ответчика расходов на фиксацию правонарушения в размере 5000 руб., суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Согласно пункту 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» в случае, когда расходы на оплату услуг представителя не были фактически понесены, требование об их возмещении удовлетворению не подлежит.

Суд при распределении судебных расходов по делу исходит из того, что под фактически понесенными расходами следует понимать реально понесенные стороной затраты в форме отчуждения части имущества в пользу лица, оказавшего соответствующие услуги, с учетом характера этих затрат, а именно: являются ли расходы на оплату услуг реальными затратами стороны, то есть оплачиваются стороной за счет собственного имущества или за счет собственных денежных средств.

Согласно пункту 2 статьи 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. При этом арбитражное процессуальное законодательство связывает право на возмещение расходов не с представлением документа, а с фактом несения расходов, под которыми понимаются реальные затраты на оплату соответствующих услуг.

Иное толкование означало бы нарушение баланса интересов сторон, допуская возложение на проигравшую сторону обязанности по компенсации расходов, фактически не понесенных другой стороной. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 1 статьи 65, часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец не представил документы по оплате непосредственно истцом суммы 5 000 руб., а также, учитывая, что истец не является стороной по договору поручения № 10- 03/2021 от 10.03.2021, возложение на ответчика бремени несения указанных расходов является необоснованным.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции поддерживает данный вывод суда первой инстанции, отклоняя довод истца о неправомерном оставлении без удовлетворения судом первой инстанции требования истца о взыскании с ответчика расходов на фиксацию правонарушения в размере 5000 руб.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции установлено, что доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит.

Материалы дела исследованы судом первой инстанции полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела не допустил нарушения норм материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции также не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным.

В силу ч.1 ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 22 марта 2022 года по делу № А55-35535/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя ФИО2 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья                                                                          А.Э. Ануфриева

 

Судьи                                                                                                                   Л.Л. Ястремский

 

Д.А. Дегтярев