Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-77800/2023

23 июля 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  22 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  23 июля 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Дорохова Н.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

общества с ограниченной ответственностью «Армстрой» (191036, Россия, 

<

...>, литера Б, помещ. 2-Н, ОФИС 1/4, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.02.2003, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Вариформ норд» (191144, 

<

...>, литер А, офис 201, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.09.2016, ИНН: 

<

***>)

о защите исключительных прав,

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности 08.11.2023 

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 29.08.2023, ФИО4 по доверенности от 29.08.2023

- от общества с ограниченной ответственностью «МАКСИДОМ»: ФИО5 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Армстрой» (далее – ООО «Армстрой», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском в редакции принятых судом уточнений к обществу с ограниченной ответственностью «Вариформ норд» (далее – ООО «Вариформ норд», ответчик) о 

взыскании 500 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 340216,

взыскании 50 000 рублей 00 копеек неустойки за каждый день неисполнения судебного акта,

об обязании прекратить использование обозначений «MUROL», сходных до степени смешения с Товарным знаком «MUROL» по свидетельству РФ №340216, исключительное право на которое принадлежит ООО «Армстрой», в отношении товаров и услуг, однородных товарам 19 и услуг 35 классов МКТУ Товарного знака, а именно: прекратить производство продукции, индивидуализируемой обозначениями, сходными до степени смешения с Товарным знаком Истца; прекратить предложение к продаже, демонстрацию и продажу продукции, однородной товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован Товарный знак, в частности (но не ограничиваясь) на сайте www.esse-store.pro, обязать изъять из оборота весь объем продукции, индивидуализированной обозначениями, сходными с Товарным знаком Истца, уничтожить ее маркировку указанными обозначениями за свой счет и предоставить Истцу соответствующие подтверждающие документы.

Определением от 17.08.2023 иск принят к производству в порядке упрощенного производства.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Определением от 04.11.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением от 31.03.2024 суд запросил у ООО «МАКСИДОМ» (197227, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 15, лит. А; ИНН 

<

***>) сведения и документы о дате закупки и производства у ООО «Вариформ норд» (по возможности) единицы приобретенной в рамках контрольной закупки 02 мая 2023 года (фискальный номер чека 9960440302519482) продукции. 

Указанные сведения были направлены в суд при помощи системы «Мой арбитр» 07.05.2024.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

ООО «Армстрой» является обладателем исключительного права на товарный знак «MUROL», зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации № 340216 а Государственном реестре товарных знаков (далее – Госреестр) в датой приоритета 01.03.2006, что подтверждается выпиской из Госреестра на товарный знак.

Истцу принадлежит исключительное право на Товарный знак в отношении следующего перечня 19 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (MKTУ):

- неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники (товары 19 класса MKTУ);

- агентства по импорту-экспорту; реклама, в том числе демонстрация товаров, оформление витрин, распространение образцов, распространение рекламных материалов, расклейка афиш; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц (заі‹упка товаров и услуги предпринимателям); менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба (услуги 35 класса MKTУ).

Между ООО «Армстрой» и ООО «Вариформ Норд» был заключен лицензионный договор на использование исключительного права на Товарный знак (государственная регистрация права использования - от 02.10.2018 РД0268608. ООО «Армстрой» заявило об отказе от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке 24.02.2022 года. Государственная регистрация Роспатентом расторжения лицензионного договора состоялась 20.03.2023 согласно регистрационной записи N-РД042б047, что также подтверждается выпиской из Госреестра в отношении Товарного знака.

При проведении мониторинга открытых источников информации и сети Интернет после расторжения вышеуказанного лицензионного договора установлено, что на сайтах ООО «Вариформ Норд» www.murol.ru, www.variform.ru (на последнем сайте установлено автоматическое перенаправление на страницу www.murol.ru), www.esse.pro, www.esse-store.pro (далее - Сайты), а также на маркетплейсах, например, Ozon и Яндекс.Маркет, ООО «Вариформ Норд» осуществляется деятельность, однородная услугам 35 класса MKTУ Товарного знака, а именно: неограниченному кругу лиц демонстрируются и предлагаются к продаже категории товаров 19 класса MKTУ, для которых зарегистрирован Товарный знак, а именно: комплекты водосточной системы ПBX в сборе и её элементы по отдельности, системы желобов, системы труб для водостока различной конфигурации, водосборники и другие (далее — Товары), для индивидуализации (непосредственной маркировки самих товаров путем оттиска, а также на упаковках) которых используется обозначения, сходные до степени смешения с Товарным знаком ООО «Армстрой».

Факт предложения к продаже, продажи и рекламы товаров с использованием принадлежащего правообладателю товарного знака подтверждается представленными в материалы дела фотоизображениями, кассовым чеком от 02.05.2023 и кассовым чеком от 17.07.2023 № 958, которые содержат в себе указание на наименование товара и на ООО «Вариформ Норд» как на продавца, нотариальным осмотром 24.05.2023 сайта в сети Интернет https://www.murol.ru/, осмтром страниц сайта в сети Интернет https://www.murol.ru/ от 08.08.2023, осмотром страниц ООО «Вариформ Норд» как продавца на маркетплейсах «Яндекс Маркет» и «Ozon» - сайты в сети Интернет https://market.yandex.ru/ и https://www.ozon.ru/ от 08.06.2023.

Полагая исключительные права нарушенными, правообладатель направил претензию от 08.06.2023, оставление без удовлетворения которой послужило основанием для обращения с иском в суд. 

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, а также размещение товарного знака в доменном имени является нарушением права на товарный знак

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. При этом признание таких товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее, распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе реализующее их в розницу.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Факт принадлежности товарного знака истцу и нарушения ответчиком исключительного права подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе свидетельством на товарный знак, фотографиями товаров, кассовым чеком, ответчиком по существу не оспорен.

Пунктом 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения.

Относимость и достоверность представленных истцом доказательств ответчиками в установленном законом порядке не опровергнута, доказательства обратного суду не представлены, о фальсификации доказательств не заявлено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Также правообладатель вправе требовать уплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В обоснование заявленной ко взысканию суммы компенсации, определяемой по усмотрению суда, истец просит обратить внимание на: 

1. Масштаб нарушения: популярность и охват аудитории маркетплейсов (Ozon, Яндекс.Маркет и другие), широкий ассортимент реализуемых Ответчиком Товаров, множественность интернет-ресурсов (торговых площадок, включая магазины, через которые согласно информации на сайте https://www.murol.ru/ осуществляется реализация продукции (Максидом, Петрович, Сатурн, Leroy Merlin и другие), при помощи которых осуществляются предложение и продажи Товаров;

2. Вину нарушителя: ответчик при допущении нарушения достоверно обладал информацией о правообладателе Товарного знака и отсутствии своего права на использование Обозначений, однако умышленно продолжал индивидуализировать ими свои товары и услуги, получая прибыль за счет деловой репутации и узнаваемости Товарного знака, в том числе как экс-лицензиат.

3. Отсутствие реакции ответчика на уведомление о расторжении лицензионного договора и досудебной претензии.

4. Длящийся характер нарушения исключительных прав истца на Товарный знак.

Исходя из правовой позиции, изложенной в абзаце четвертом пункта 62 Постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами. Данная правовая позиция сформулирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, Определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 12.07.2017 N 308- ЭС17-4299.

Учитывая изложенное и отсутствие возражений ответчика, подтвержденность факта нарушения, суд определяет обоснованной компенсацию в сумме 500 000 рублей, с учетом характера нарушения. Для снижения размера компенсации отсутствуют достаточные основания.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно пункту 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению.

Материалами дела подтверждается, что на дату принятия решения ответчик продолжает использование товарного знака, принадлежащего истцу, путем продажи, предложения к продаже и рекламы товаров, в связи с чем требование о прекращении использования обозначений «MUROL», сходных до степени смешения с Товарным знаком «MUROL» по свидетельству РФ №340216, также подлежит удовлетворению. Ответчиком доказательства обратного не представлены.

Также истец просит взыскать с ответчика судебную неустойку на случай неисполнения решения суда из расчета 50 000 рублей 00 копеек за каждый день неисполнения судебного акта.

В соответствии со статьей 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пунктах 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

Суд также определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта.

С учетом установленных обстоятельств дела суд полагает необходимым снизить размер судебной неустойки до 10 000 рублей 00 копеек.

В соответствии со статьями 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Вариформ норд» (ИНН: 

<

***>) прекратить использование обозначений «MUROL», сходных до степени смешения с Товарным знаком «MUROL» по свидетельству РФ № 340216, исключительное право на которое принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Армстрой» (ИНН: 

<

***>), в отношении товаров и услуг, однородных товарам 19 и услуг 35 классов МКТУ Товарного знака, а именно: прекратить производство продукции, индивидуализируемой обозначениями, сходными до степени смешения с Товарным знаком общества с ограниченной ответственностью «Армстрой» (ИНН: 

<

***>); прекратить предложение к продаже, демонстрацию и продажу продукции, однородной товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован Товарный знак, в частности (но не ограничиваясь) на сайте www.esse-store.pro, обязать изъять из оборота весь объем продукции, индивидуализированной обозначениями, сходными с Товарным знаком общества с ограниченной ответственностью «Армстрой» (ИНН: 

<

***>), уничтожить ее маркировку указанными обозначениями за свой счет и предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Армстрой» (ИНН: 

<

***>) соответствующие подтверждающие документы.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Вариформ норд» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Армстрой» (ИНН: 

<

***>) 500 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 340216, 10 000 рублей 00 копеек неустойки за каждый день неисполнения судебного акта, 19 000 рублей 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Дорохова Н.Н.