ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула                                                                                                      Дело № А09-4451/2022

20АП-2733/2024

Резолютивная часть постановления объявлена   27.02.2025

Постановление изготовлено в полном объеме    10.03.2025

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего   судьи Девониной И.В.,  судей   Волошиной Н.А., Волковой Ю.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Румянцевой С.В.,

при участии в судебном заседании от ООО «Дипром» – представителя ФИО1 (доверенность от 26.12.2024),  от ООО «БЗПА» – представителя ФИО2 (доверенность от 20.04.2021), 

 рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом путем использования информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания),  апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Дипром» (ИНН 

<

***>) (далее – ООО «Дипром») на решение Арбитражного суда Брянской области от 22.11.2024 по делу № А09-4451/2022 , принятое по исковому заявлению ООО «Дипром», о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (ИНН 

<

***>) ( далее-ООО «БЗПА») 6 735 195 руб. 73 коп.,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Дипром» обратилось в арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением о взыскании с ООО «БЗПА»: 

- вознаграждение лицензиара, исходя из фактического выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 5050924 руб. 16 коп. за период с 01.07.2020 по 31.12.2020;

 - пени в размере 2336033 руб. 46 коп. за задержку оплаты отчислений вознаграждения ООО «ДИПРОМ» (роялти) за период с 23.09.2020 по 14.04.2022; 

- пени рассчитанной на сумму долга - 5050924 руб. 16 коп. с 15.04.2022 по день фактического исполнения обязательств, исходя из размера пени, установленного лицензионным договором №26 от 02.06.2017. 

В ходе рассмотрения дела в порядке судом в порядке статьи 49 АПК РФ принято уточнение исковых требований, согласно которому ООО «Дипром» просило взыскать с ООО «БЗПА»: 

- вознаграждение лицензиара, исходя из фактического выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 5050924 руб. 16 коп. за период с 01.07.2020 по 31.12.2020 по договору №26 от 02.06.2017; 

- пени по договору №26 от 02.06.2017 в размере 92633 руб. 16 коп. за задержку оплаты отчислений вознаграждения ООО «ДИПРОМ» (роялти) за период с 23.09.2020 по 31.12.2020; 

- проценты в размере 1591638 руб. 41 коп. за неправомерное пользование денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период с 01.01.2021 по 05.09.2024;

 - проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ, исчисленные на сумму долга в размере 5 050 924 руб. 16 коп. за период с 06.09.2024 по день фактического исполнения обязательства.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 22.11.2024 суд оставил исковое заявление ООО «Дипром» без удовлетворения.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО «Дипром» обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение суда отменить, и удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование своей позиции заявитель ссылается на то, что суд мотивировал свое решение тем, что «факт наличия обязательства по оплате лицензионных платежей по договору (роялти) ответчик отрицает, проставив «нуль», что неверно.

Указывает, что тот факт, что ООО «БЗПА» указывало ноль в графе «стоимость» и «начисленные роялти» не свидетельствует о том, что ООО «БЗПА» не обязано оплачивать роялти в соответствии с условиями Договора.

По мнению заявителя,  судом в оспариваемом решении неверно применены нормы права, а также выводы, указанные в постановлении от 25.04.2024 Суда по интеллектуальным правам по делу № А09-11162/2020.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

До судебного заседания  от ООО «БЗПА» в суд 22.01.2025  поступил отзыв на апелляционную жалобу, против ее удовлетворения возражают. Отзыв приобщен к материалам дела в порядке статьи  262 АПК РФ.

Определением суда от 28.01.2025 рассмотрение апелляционной жалобы отложено, в соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 158 АПК РФ.

В материалы дела до судебного заседания от ООО «Дипром»  и  ООО «БЗПА» поступили ходатайства об отложении судебного разбирательства.

Определением суда от 11.02.2025 для рассмотрения апелляционной жалобы произведена замена председательствующего судьи Тучковой О.Г.

Определением суда от 11.02.2025 судебное заседание отложено в порядке статьи 158 АПК РФ.

В судебном заседании представитель ООО «Дипром» поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель ООО «БЗПА»  возражал против доводов апелляционной жалобы.

 Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения указанной информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание представители участвующих в деле лиц не явились.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены апелляционной инстанцией в порядке статей 266, 268 АПК РФ в пределах доводов апелляционной жалобы.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, между ООО «Дипром» (лицензиар) и ООО «БЗПА» (лицензиат) заключен лицензионный договор от 02.06.2017 № 26 на использование изобретения по патенту Российской Федерации              № 2595159 в целях изготовления, применения и иного введения в хозяйственный оборот продукта, изготовленного на основе указанного изобретения.

Положение пункта 8.1 лицензионного договора предусматривает плату лицензиатом лицензиару вознаграждения (роялти) за предоставление прав, предусмотренных договором, техническую и другую информацию, а также авторское сопровождение производства.

Пунктом 8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения от 01.10.2017 № 1 за предоставление прав, предусмотренных договором, предусмотрена выплата лицензиатом вознаграждения (роялти), размер которого (фиксированная ставка) устанавливается в фиксированном размере в отношении единицы выработанной продукции при наличии соответствующего соглашения сторон, либо определяется в процентах от стоимости реализованной продукции, выработанной лицензиатом с применением лицензии, с применением базовой (5%) либо льготной (4%) ставки.

Пунктом 8.5 Договора предусмотрено право лицензиара требовать оплаты пени в размере 0,1% за каждый день пропуска срока платежа.

Срок действия договора согласован сторонами в пункте 15.1 – до 31.12.2020.

С 01.01.2021 договорные отношения между обществом «Дипром» и обществом «БЗПА» прекращены в связи с истечением срока действия договора, о чем истец уведомил ответчика письмом от 20.11.2020 №288.

Решением Роспатента от 30.10.2021 патент № 2595159 аннулирован с даты подачи заявки - с 27.01.2015.

ООО «ДИПРОМ» направило в адрес ООО «БЗПА» письмо исх. №28 от 20.01.2022 о проведении аудиторской проверки по лицензионному договору №26 от 02.06.2017 за период с 01.07.2020 по 31.12.2020.

ООО «БЗПА» ответ на указанное требование лицензиара не предоставило, возможность проведения аудиторской проверки не обеспечило, обязанность по оплате роялти во исполнение условий договора не признало, что послужило поводом для исчисления истцом подлежащих оплате (и взысканию) роялти за период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в сумме 5 050 924 руб. 16 коп. на основании представленных ответчиком во исполнение пункта 9.1 Договора отчетов об объемах произведенной и реализованной продукции (июль 2020 – 475 ед.; август 2020 – 424 ед.; сентябрь 2020 – 732 ед.; октябрь 2020 – 873 ед.; ноябрь 2020 – 370 ед.; декабрь 2020 – 1302 ед.) в применением базовой ставки роялти (пункт 8.1. Договора) в размере 5%.

Претензия лицензиара от 15.04.2022 №167 об оплате 5 050 924 руб. 16 коп. роялти, исчисленных за период с 01.07.2020 по 31.12.2020, и 2 336 033 руб. 46 коп. пени, оставлена лицензиатом без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

ООО «БЗПА», возражая против удовлетворения иска, достоверность отраженной в представленных во исполнение пункта 9.1 Договора отчетах за периоды июль 2020 – декабрь 2020 об объемах выпущенной продукции не опровергало. Вместе с тем ответчиком указано на аннулирование патента № 2595159 с 27.01.2015, а также отсутствие согласия на оплату лицензионных платежей по Договору, о чем свидетельствуют соответствующие отметки (проставлен нуль) в представленных в адрес ООО «Дипром» отчетах в специально предусмотренной графе о размере подлежащих перечислению лицензионных платежей.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований, правомерно руководствовался следующим.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) полезные модели отнесены к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ, изобретения являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В силу пункта 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 – 419) и о договоре (статьи 420 – 453), поскольку иное не установлено правилами раздела V11 ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу пункта 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В силу пункта 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента (пункт 6 статьи 1398 ГК РФ).

Как верно установлено судом первой инстанции, что поскольку патент Российской Федерации № 2595159 аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 27.01.2015, а не с даты принятия решения Роспатентом, то размер вознаграждения лицензиара, начисленный в период действия патента № 2595159, противоречит пункту 5 статьи 1398 ГК РФ.

После признания патента недействительным лицензионный договор сохраняет свою силу лишь в исполненной части, и лицензиар не имеет права доначислять вознаграждение на суммы, не подтвержденные обеими сторонами, в соответствии с условиями договора.

Поскольку признание недействительным патента Российской Федерации                       № 2595159 ведет к прекращению всех обязательств по лицензионному договору, требование об уплате лицензионных платежей, при аннулировании патента на изобретение не должно приводить к неосновательному обогащению правообладателя, так как вопреки воле лицензиата на него возлагается обязанность произвести оплату недействительных исключительных прав.

Таким образом, поскольку наличие обязательства по оплате лицензионных платежей в установленном истцом в самостоятельном порядке на основании анализа отчетов о хозяйственной деятельности ответчика размере самим ответчиком не признано и доказательств признания обязательства со стороны ООО «БЗПА» в заявленном ООО «Дипром» размере суду не представлено, суд первой инстанции пришел к правомерному  выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в части взыскания вознаграждения лицензиара, исходя из фактического выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 5 050 924 руб. 16 коп. за период с 01.07.2020 по 31.12.2020, а, соответственно, и рассчитанных на основании вывода о наличии основного обязательства пени и процентов.

Ссылка истца на отчеты ООО «БЗПА» об объемах выпуска готовой продукции в спорных периодах судом первой инстанции отклонен, поскольку не свидетельствует о признании обязательства, а лишь позволяет установить сведения о хозяйственной деятельности лица, в то время, как из прямого указания в соответствующих графах отчетов (т.1 л.д.38-41) факт наличия обязательства по оплате лицензионных платежей по договору (роялти) ответчик отрицает, проставив «нуль».

Изложенная правовая позиция подтверждена постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2023 по аналогичным финансово - хозяйственным отношениям между теми же лицами по делу №А09-1162/2020, а также соответствует правовому подходу, сформулированному Пленумом ВС РФ в пункте 141 постановления от 23.04.2019 №10.

Ссылка заявителя на п. 141 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 не состоятельна, т.к. с учетом позиции, выраженной СИП и 20-м ААС по делу № А09-11162/2020 и с учетом данного пункта постановления Пленума, у лицензиара не возникает обязанность уплачивать роялти по лицензионному договору после признания патента недействительным, если задолженность по договору не признавалась второй стороной до даты признания патента недействительным.

Постановлением СИП от 27.07.2023 г. по делу № А09-11162/2020 установлено, что после признания патента недействительным лицензионный договор сохраняет свою силу лишь в исполненной части, и лицензиар не имеет права доначислять вознаграждение на суммы, не подтвержденные обеими сторонами, в соответствии с условиями договора. Поскольку признание недействительным патента Российской Федерации № 2595159 ведет к прекращению всех обязательств по лицензионному договору, требование об уплате лицензионных платежей, при аннулировании патента на изобретение не должно приводить к неосновательному обогащению правообладателя, так как вопреки воле лицензиата на него возлагается обязанность произвести оплату недействительных исключительных прав.

Иных убедительных доводов, основанных на доказательствах и позволяющих отменить судебный акт, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта (статья 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Брянской области от 22.11.2024 по делу                             № А09-4451/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Судьи

И.В. Девонина

Ю.А. Волкова

Н.А. Волошина