№ 09АП-19700/2017-ГК

Дело № А40-122590/15

г. Москва

26 мая 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2017 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 26 мая 2017 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко, 

судей В.Р. Валиева, А.Н. Григорьева 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью «Русский проект-Торговая марка», Общества с ограниченной ответственностью «Итерма»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 09 марта 2017 года 

по делу № А40-122590/15, принятое судьей А.В. Мищенко, 

по иску Пирон С.Р.Л. (PIRON S.R.L, Via Severi, 18 I-35011 Campodarsego (Padova) Italy)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Русский проект-Торговая марка»

(ОГРН: 

<

***>, 362008, Владикавказ, проспект Коста, д. 93, квартира 420)

Обществу с ограниченной ответственностью «Итерма»

(ОГРН: 

<

***>; 150008, Ярославль, пр-кт Машиностроителей, 83)

третье лицо: ООО «Фининвест»

о взыскании 500 000 рублей компенсации 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 (по доверенности от 28.05.2015)

от ответчиков: от Общества с ограниченной ответственностью «Русский проект-Торговая марка» ФИО3 (по доверенности от 05.04.2017), ФИО4 (по доверенности от 19.05.2017)

от ООО «Итерма» - не явилось, извещено.

от третьего лица: не явилось, извещено.

У С Т А Н О В И Л:

Компания Пирон С.Р.Л. (PIRON S.R.L) в лице ООО «Ранк Ре» (далее – компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам: Обществу с ограниченной ответственностью «Русский проект-торговая марка» (далее – ООО «Русский проект-ТМ», первый ответчик) и  Обществу с ограниченной ответственностью «Итерма» (далее - ООО «Итерма», второй ответчик) со следующими требованиями.

Истец просил взыскать в солидарном порядке с ответчиков 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «PIRON» (международная регистрация № 1043776).

Запретить ООО «Итерма» использовать товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776), а также обозначения, сходные с ним до степени смешения, путем осуществления каких-либо действий по введению в граждански оборот на территории Российской Федерации, в том числе по производству, предложению к продаже в сети Интернет, рекламе, продаже товаров, на которых незаконно размещен товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776). в том числе следующих товаров: пароконвектомат PIRON G906RXS D; пароконвектомат PIRON G910RXS D; шкаф пекарский PIRON P906RXS; шкаф пекарский PIRON P910RXS.

Запретить ООО «Русский проект - ТМ» использовать товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776), а также обозначения, сходные с ним до степени смешения, путем осуществления каких-либо действий по введению в граждански оборот на территории Российской Федерации, в том числе по предложению к продаже в сети Интернет.

Обязать ООО «Русский проект-ТМ» прекратить распространять и удалить все ссылки и указания на товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776) и/или на отдельные его элементы в виде надписи «PIRON», а также обозначения, сходные с ним до степени смешения, в том числе в сети Интернет и в частности со всех страниц Интернет-сайтов www.rproject.ru; www.rcsc.ru; www.rp.ru (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)).

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1250, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что истец, являясь правообладателем товарного знака «PIRON» по международной регистрации № 1043776 с правовой защитой на территории Российской Федерации, приобрел у ООО «Русский проект-ТМ» шкаф пекарский PIRON P906RXS. На самом шкафу размещено обозначение товарного знака «PIRON», в товарно-сопроводительных документах производителем указанного шкафа является  ООО «Итерма».

Истец согласия ответчикам на маркирование продукции обозначением «PIRON» не давал.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено ООО «Финвест» администратор домена.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2017 исковые требования удовлетворены в части.

ООО «Русский проект - ТМ» запрещено использовать товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776), а также сходные с ним до степени смешения обозначения, путем осуществления каких-либо действий по введению в граждански оборот на территории Российской Федерации, в том числе по предложению к продаже, продаже, товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 1043776.

С ООО «Русский проект - ТМ» взыскано в пользу Пирон С.Р.Л. 50 000 рублей компенсации, а также 8 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

ООО «Итерма» запрещено использовать товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776), а также сходные с ним до степени смешения обозначения, путем осуществления каких-либо действий по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе по производству, по предложению к продаже, продаже, товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 1043776.

С ООО «Итерма» взыскано в пользу Пирон С.Р.Л. 250 000 рублей компенсации, а также 12 500 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска судом отказано.

С указанным судебным актом не согласились ответчики, подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить решение от 09.03.2017 в части, удовлетворения требований в отношении каждого из них, и отказать в иске.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 22.05.2017 представители ООО «Русский проект-ТМ» доводы жалобы поддержали.

Представитель истца против удовлетворения апелляционных жалоб возражала.

Ответчик - ООО «Итерма», третье лицо, надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного заседания, своих представителей для участия в разбирательстве не направили.

Дело рассмотрено в порядке статей 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей ООО «Итерма» и третьего лица.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ООО «Русский проект-ТМ», исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2017 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, Компания Пирон С.Р.Л. (PIRON S.R.L.), является правообладателем товарного знака «PIRON», международная регистрация № 1043776, с правовой защитой на территории Российской Федерации. 

Истец произвел регистрацию товарного знака «PIRON» (международная регистрация № 1043776) в целях маркировки своей продукции, получил правовую защиту указанного товарного знака для 11 класса МКТУ, в том числе для конвективных печей и пекарских печей, на территории Российской Федерации.

Полученным из ФИПС письмом подтверждается, что права использования международной регистрации № 1043776 по лицензионным, сублицензионным договорам, договорам коммерческой концессии и субконцессии истцом не предоставлялись.

Как пояснил представитель компании в судебном заседании, истцу стало известно, что ответчиками незаконно используется товарный знак при ведении ими предпринимательской деятельности, в том числе через Интернет-сайты: www.rproject.ru; www.rcsc.ru; www.rp.ru; www.iterma.ru, где рекламируются и предлагаются к продаже товары российского производства с маркировкой товарным знаком «PIRON». Представитель истца на основании информации полученной на указанных сайтах, администратором которых является ООО «Финвест», с использованием предлагаемой на данных сайтах возможностью обратной связи были согласованы с менеджером отдела розничных продаж компании «Русский проект» условия приобретения шкафа пекарский PIRON P906RXS (печь).

Представителем истца ООО «Ранк Ре» по поручению компании была произведена оплата товара - шкаф пекарский PIRON P906RXS (печь) в сумме 78845,24 рублей платежным поручением № 1 от 23.04.2015. Факт приобретения у первого ответчика  указанного товара подтверждается товарной накладной № 420673 от 24.04.2015. 

Со шкафом были переданы товарно-сопроводительные документы: паспорт 1074.00.000 ПС, книга гарантийно-сервисного обслуживания, инструкция по эксплуатации. На самом шкафу и в товарно-сопроводительной документации имеется обозначение товарного знака «PIRON» и был указан заводской номер 0672.

Производителем товара указано ООО «Итерма» как на самом товаре, так и в товарно-сопроводительных документах, в том числе в паспорте 1074.00.000 ПС, в книге гарантийно-сервисного обслуживания.

Довод ООО «Русский проект-ТМ» о том, что он поставил не контрафактный товар, а произведенный самим истцом, опровергаются доказательствами: счетом-фактурой, товарно-сопроводительными документами и маркировкой самого товара. Так, в счете-фактуре отсутствует сведения о ГТД, что возможно только если товар российского производства. В книге гарантийно-сервисного обслуживания заводом-изготовителем указано ООО «Итерма», номер изделия, соответствующий, номеру на самом изделии

В паспорте изделия указано, что шкаф пекарский упакован ООО «Итерма» согласно требованиям, предусмотренным технической документации. Сзади на печи имеется наклейка с указанием производителя «Итерма» и тем же серийным номером, что и в книге гарантийно-сервисного обслуживания.

Данный товар сопровождался сведениями о сертификации, где  ООО «Итерма» указан изготовителем и заявителем.

Заявленные в жалобах утверждения о том, что второй ответчик не является производителем спорного товара, являются несостоятельными и противоречащими представленным доказательствам.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства. -а которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

ООО «Русский проект - ТМ»  в материалы дела представил Инструкцию по эксплуатации «Профессиональные печи PIRON»), где на 6 странице на изображении панели управления четко виден товарный знак «PIRON».

Истцом при подаче иска в дело представлена аналогичная Инструкция по эксплуатации «Профессиональные печи PIRON», что также подтверждает приобретение Шкафа пекарского PIRON P906RXS с маркировкой товарным знаком «PIRON» непосредственно у первого ответчика. 

Кроме этого, ответчики в обоснование права использовать товарный знак ссылаются на лицензионное соглашение между истцом (лицензиар) и ООО «Итерма» (лицензиат). 

Однако, лицензионным соглашением ООО «Итерма», не предоставлено право использования товарного знака «PIRON».

Как следует из преамбулы и пункта 1 лицензионного соглашения лицензиар предоставил лицензиату собственную техническую информацию/«ноу-хау» для производства, сборки, продажи и обслуживанию лицензионных продуктов.

При этом стороны согласовали в пункте 11 и в приложении «В» лицензионного соглашения, что торговая марка, используемая для данных продуктов - ITERMA by Piron (ИТЕРМА по лицензии Piron).

Право на размещение на продукции, изготовленной по лицензионному соглашению, товарного знака «PIRON» (международная регистрация 1043776) этим соглашением не предоставлялось.

После выявления факта незаконного использования ООО «Итерма» товарного знака «PIRON» в 2014 году истец расторг лицензионное соглашение в соответствии с его условиями.

Второй ответчик  осуществлял производство и продажу пекарского оборудования, в том числе печей и пароконвектоматов, и факт этого в суде первой инстанции не отрицал. Ответчики  не предоставили никаких доказательств, подтверждающие их право использования товарного знака «PIRON».

В своих отзывах (возражениях) ответчики не заявляли, что содержание контента на сайтах www.rproject.ru, www.rcsc.ru, www.rp.ru, www.iterma.ru не соответствует действительности, и не предоставляли доказательств обратного. Администратор сайта - ООО «Финвест» не отрицал наличия контента, который был представлен в материалы дела в виде скриншотов страниц сайтов, и не предоставлял доказательств обратного. 

Нотариусом города Москвы ФИО5. по заявлению истца была проведена процедура осмотра письменных доказательств, протоколы осмотра сайтов www.rproject.ru, www.rcsc.nj, www гр ru,  www iterma ru представлены суду.

Сайты www.rproject.ru, www.rcsc.ru, www гр ru имеют идентичное содержание, как по оформлению, так и по наполнению контентом. Каждый сайт содержит информацию, рекламу и предложение к продаже следующих товаров товаров: пароконвектомат PIRON G906RXS D, пароконвектомат PIRON G910RXS D, шкаф пекарский PIRON P906RXS: шкаф пекарский PIRON P910RXS. маркированных товарным знаком «PIRON». российского производства ООО «Итерма».

Факт предложения к продаже, рекламы и реализации указанных товаров на сайтах с использованием данных сайтов подтверждается структурой самих сайтов, а именно наличием разделов «Интернет-магазин» с подразделами «Как заказать товар», «О доставке и способах оплаты» «Ваша корзина» и т.п., «SALE %». А так же возможностью перехода со страниц с изображением товарного знака «PIRON» при помощи кнопки «Купить» непосредственно на описание товаров с указанием их цены.

На сайтах www.rproject.ru, www.rcsc.ru, www.rp.ru, ООО «Русский проект-ТМ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, фактический адрес: 125424, 

<

...>., и его сайт www.rp.ru) назван в качестве контактного лица Интернет-магазина.

На сайтах www.rproject.ru, www.rcsc.ru, www.rp.ru, www.iterma.ru ООО «Итерма» заявлено производителем перечисленных товаров. На сайте www.iterma.ru указана контактная информация и место нахождения ООО «Итерма», а также прайс-лист, что подтверждает предложение к продаже товаров, указанных в иске товаров.

При сравнении товаров пароконвектомат PIRON G906RXS D, пароконвектомат PIRON G910RXS D, шкаф пекарский PIRON P906RXS, шкаф пекарский PIRON P910RXS, маркированных товарным знаком «PIRON», на сайтах www.rproject.ru, www.rcsc.ru, www.rp.ru с аналогичными товарами пароконвектомат G906RXS D; пароконвектомат G910RXS D; шкаф пекарский P906RXS; шкаф пекарский P910RXS, на сайте www.iterma.ru, усматривается, что данные товары идентичны как по техническим характеристикам, так и визуально.

Суд первой инстанции исследовал доказательства, заслушал мнение сторон  обосновано пришел к выводу, что имело место нарушение ответчиками исключительных прав истца на товарный знак «PIRON» (международная регистрация № 1043776).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ).

Поэтому в данном случае статья 1487 ГК РФ об исчерпании прав на товарный знак,  не может применяться, поскольку изначально на товаре незаконно размещен товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Указанная норма является императивной, не оставляющим субъектам правоотношений возможность выбора действий, за исключением самого правообладателя, поскольку, наряду с правом разрешать использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации правообладатель наделен также правом запрещать другим лицам использование этого результата или средства. Данная формулировка свидетельствует о наличии общего запрета в отношении использования, обращенного ко всем третьим лицам.

Следовательно, все третьи лица, желающие использовать указанные объекты интеллектуальной собственности, должны получить разрешение правообладателя в установленной форме.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Действия ответчиков в отношении истца свидетельствуют о недобросовестной конкуренции со стороны производителя товаров и продавца (первый ответчик). Продавая товар под товарным знаком «PIRON» ответчики имели преимущество в узнаваемости бренда в отношении пекарского оборудования.

При указанных обстоятельствах иск в части запрета ответчикам использования товарного знака «PIRON» (международная регистрация № 1043776), а также сходных с ним до степени смешения обозначений, путем осуществления каких-либо действий по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе по производству, предложению к продаже, продаже, товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, правомерно удовлетворен судом первой инстанции.

ООО «Итерма» в своей жалобе, требуя отмены решения суда первой инстанции, в качестве довода указало, что суд, удовлетворяя требования по запрету использования товарного знака «PIRON» вышел за пределы иска. 

Суд апелляционной инстанции не усматривает каких-либо несоответствий с заявленными истцом требованиями. 

Иных доводов апелляционные жалобы не содержат.

Суд первой инстанции в должной мере оценил все представленные доказательства и в пределах заявленных истцом требований их удовлетворил. Все представленные доказательства были исследованы судом первой инстанции и правомерно признаны соответствующими статьям 67, 68, 71 АПК РФ.

Правильно установив данные фактические обстоятельства, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования в части запрета ответчикам использования товарного знака «PIRON» (международная регистрация № 1043776).

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи, с чем апелляционные жалобы ООО «Итерма» является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, установленных частью 4 статьи 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, апелляционной коллегией не установлено.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 марта 2017 года по делу № А40-122590/15 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:  Н.И. Левченко 

Судьи:  В.Р. Валиев 

 А.Н. Григорьев