Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-12733/22

03 августа 2022 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 июня 2022 года 

Полный текст решения изготовлен 03 августа 2022 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А.Аладовым-Лыковым

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО "ОКТАВА ХОЛДИНГ"

к ООО "ОЛЕОС"

о защите исключительных прав

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО "ОКТАВА ХОЛДИНГ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ОЛЕОС" об изъятии из оборота и уничтожении продукции, содержащую изображение товарного знака "ДЫШИ" №472913, а также взыскании компенсации в сумме 5.000.000 руб.

В судебном заседании истец требования поддержал. Ответчик против удовлетворения иска возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Суд, выслушав представителей, изучив материалы дела, установил следующее.

ООО "ОКТАВА ХОЛДИНГ" принадлежит исключительное право на товарный знак «ДЫШИ», что подтверждается свидетельством от 15.10.2012 г. № 472913, с приоритетом от 27.05.2011 г., в отношении следующих товаров:

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;

 

05 - фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; средства для ухода за полостью рта медицинские, включая лечебные и лечебно-профилактические зубные пасты, в том числе детские; чаи травяные для медицинских целей, чай для похудания медицинский; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; биологически активные добавки к пище.

12 августа 2013 г. ООО «ОКТАВА ХОЛДИНГ» предоставило АО «АКВИОН» (ОГРН 

<

***>) неисключительную лицензию на срок действия исключительного права на товарный знак «ДЫШИ» на территории РФ (лицензионный договор № 50.13).

В свою очередь, 29 января 2021 г. Истцу стало известно, что Ответчик незаконно использует товарный знак «ДЫШИ» в наименовании продукта Карандаш для ароматерапии на основе эфирных масел «OLEOS» Дыши свободно!».

Как считает истец, обозначение «Дыши свободно!» является тождественным товарному знаку «ДЫШИ», который используется АО «АКВИОН» дли индивидуализации продуктов линейки Дыши (https://maslo-dishi.ru/products/), в том числе путем маркировки продукции, размещении товарного знака «ДЫШИ» на рекламных и информационных материалах, в сети Интернет, в том числе в доменном имени. Между товарным знаком «ДЫШИ» и обозначением «Дыши свободно!» имеется явное фонетическое сходство ввиду полного вхождения элемента «ДЫШИ» в обозначение «Дыши свободно!»

Как указывает истец, карандаш для ароматерапии на основе эфирных масел «OLEOS» Дыши свободно!», выпускаемый Ответчиком, так же, как и Карандаш-ингалятор Дыши, состоит из эфирных масел (в том числе: мятное, эвкалиптовое, лавандовое) и продается на территории РФ. Карандаш для ароматерапии на основе эфирных масел «OLEOS» Дыши свободно!» применяется для облегчения состояния в комплексной терапии при простуде.

Кроме того, Карандаш для ароматерапии на основе эфирных масел «OLEOS» Дыши свободно!» так же, как и Карандаш-ингалятор Дыши, представляет собой пластиковый карандаш, внутри которого находится смесь эфирных масел.

Вероятность смешения товарного знака «ДЫШИ» и обозначения «Дыши свободно!» определяется исходя из степени однородности товаров.

В связи с этим, истец считает что ответчик, путем предложения к продаже указанных товаров, нарушает исключительные права истца на товарный знак № 472913, что послужило снованием для обращения в суд с настоящим иском.

 

Так, в соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.3 ст.1484 названного Кодекса).

Истцу принадлежат исключительные права на товарный знак «ДЫШИ», что подтверждается свидетельством от 15.10.2012 г. № 472913, с приоритетом от 27.05.2011.

Данный факт ответчиком не оспаривается. Равно как не оспаривается факт предложения к продаже карандаша для ароматерапии на основе эфирных масел «OLEOS» Дыши свободно!».

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Смешение (вероятность смешения) имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака (пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Суд, проведя сравнительный анализ товарного знака истца и обозначений, используемых ответчиком, в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 N 482, пришел к выводу о сходстве данных обозначений до степени смешения ввиду того, что они состоят из совпадающих букв, звуков, одинакового количества слогов за счет полного вхождения одного обозначения в другое, что обуславливает их фонетическое тождество.

 

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, и товар (электронная сигарета), который предлагался к продаже ответчиком, однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с п.3 ст.1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Кроме того, п.4 ст.1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рамках настоящего дела истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 5.000.000 руб.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно разъяснениям, содержащимися в п.62 названного постановления Пленума, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ  (абзац второй п.3 ст.1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом, возражая против заявленных требований, ответчик ссылается на несоблюдение истцом претензионного порядка в части взыскания компенсации со ссылками на сложившуюся в данном вопросе судебную практику, а именно на Определение Верховного Суда РФ от 19.04.2021 № 305-ЭС21-3900 по делу № А40-241194/2019 об отказе в передаче дела на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Так, в рамках настоящего дела суд отмечает, что в соответствии с ч.1 ст.4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Положением пункта 5 вышеуказанной статьи предусмотрено, что спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. 

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.

В силу п.2 ч.1 ст.148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. По смыслу вышеприведенных норм обязательный претензионный порядок должен быть указан в нормативных документах либо договорах, регламентирующих деятельность потерпевшего и лица, причинившего ущерб.

В силу п.7 ч.1 ст.126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования споров принято понимать закрепление в договоре или законе условий о направлении претензии или иного письменного уведомления одной из спорящих сторон другой стороне, а также установление сроков для ответа и других условий, позволяющих разрешить спор без обращения в судебные инстанции.

Под претензией следует понимать требование заинтересованного лица, направленное непосредственно контрагенту об урегулировании спора между ними путем добровольного применения способа защиты нарушенного права, предусмотренного законодательством.

Указанное требование (претензия) облекается в форму письменного документа, содержащего четко сформулированные требования (например, изменить или расторгнуть договор, исполнить обязанность, оплатить задолженность или выплатить проценты и т.д.), обстоятельства, на которых основываются требования, доказательства, подтверждающие их (со ссылкой на соответствующее законодательство), сумму претензии и ее расчет (если она подлежит денежной оценке) и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Доказательствами соблюдения истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком являются копия претензии и документы, подтверждающие ее направление ответчику.

На основании пункта 5.1 статьи 1252 ГК РФ, введенного в действие с 12.07.2017, с учетом пп.3 п.1 этой же статьи в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

При этом иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Законодателем установлены не только различные способы определения размера компенсации, но и для одного из них минимальный и максимальный пределы (п.4 ст.1515 ГК РФ).

Требование о выплате компенсации представленная претензия не содержит.

На основании изложенного суд полагает, что после внесения в 2017 г. вышеупомянутых изменений в законодательство, желая реализовать свое намерение по взысканию с ответчика денежной компенсации, истец, безусловно, должен был исполнить требование ч.5 ст.4 АПК РФ и п.5.1 ст.1252 ГК РФ и направить в адрес ответчика претензию, из содержания которой можно однозначно установить, за какое правонарушение, в какие сроки и в каком размере (либо по какому правовому основанию и в каких пределах) общество требует выплатить ему компенсацию, поскольку только претензия с таким содержанием могла обеспечить менее затратное и формализованное в сравнении с судебным процессом разрешение спора.

В связи с изложенным требование о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак подлежит оставлению без рассмотрения.

В силу ч.1 ст.64, ст.ст.71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела на основании представленных доказательств.

Согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Представленная истцом претензия №24 от 04.03.2021 не содержит требований о выплате компенсации.

В связи с этим, суд находит доводы ответчика обоснованными, а требования истца в части взыскания компенсации в размере 5.000.000 руб. подлежащими оставлению без рассмотрения.

В свою очередь, согласно п.4 ст.1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

В соответствии с положениями ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против заявленных требований в данной части ответчик указывает, что после получения претензии от истца изменил дизайн упаковки карандаша для ароматерапии на основе эфирных масел «OLEOS» Дыши свободно!» на «OLEOS» Гармония дыхания».

При этом до момента изменения, товары выпускаемые истцом и ответчиком, как считает последний, не обладают фонетическим сходством. Графическая тождественность упаковок также отсутствует и не создают смешения в глазах потребителей при выборе товара, о чем также указывает Московский областной УФАС в своем определении об отказе в возбуждении дела по заявлению АО "Аквион" о признаках нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" в действиях ООО "Олеос".

Суд отмечает, что, по мнению ООО "ОКТАВА ХОЛДИНГ", о смешении товарных знаков свидетельствует полное вхождение элемента «ДЫШИ» в обозначение «Дыши свободно!», что образует серию.

В соответствии с пунктом 162 постановления N 10 наличие у правообладателя противопоставленного товарного знака серии товарных знаков является дополнительным квалифицирующим признаком для определения вероятности смешения сравниваемых товарных знаков.

Вместе с тем суд считает, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление и не являются сходными.

Суд считает, что словесный элемент " Дыши свободно!" представляет собой грамматически и семантически связанную конструкцию. Данное обстоятельство препятствует восприятию входящих в состав обозначения словесных элементов как самостоятельных, независимых друг от друга лексических единиц.

Так согласно словарно-справочным источникам, "словосочетание" - сочетание двух или более полных (то есть не частичных) слов с относящимися к ним частичными словами или без них в речи, являющееся по значению одним целым (https:/literarterms.academic.ru/Словосочетание).

В связи с этим суд соглашается с доводами ответчика о том, что в словесном элементе оспариваемого обозначения слово "Дыши" взаимосвязано со словом "свободно".

С учетом изложенного суд считает, что словесный элемент оспариваемого обозначения используемого ответчиком представляет собой словосочетание, в котором слова "Дыши", "свободно" семантически объединены, что препятствует тому, чтобы они воспринимались независимо друг от друга, и, следовательно, фонетически и визуально являлись тождественными товарному знаку «ДЫШИ», который используется АО «АКВИОН» дли индивидуализации продуктов линейки Дыши (https://maslo-dishi.ru/products/), в том числе путем маркировки продукции, размещении товарного знака «ДЫШИ» на рекламных и информационных материалах, в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Кроме того, суд учитывает изменение упаковки ответчиком.

При этом суд учитывает, что изготовление новой формы упаковки требовало и начало выпуска продукции в новой упаковке требовало некоторого времени в связи с разработкой нового дизайна, необходимостью изготовления нового трафарета, поручением типографии изготовления упаковки в  форме, а так же в  связи с необходимостью внесения изменений в процесс производства товара  и выпуском продукции в новой упаковке.

Таким образом, на дату рассмотрения настоящего спора указываемые истцом нарушения были устранены. На основании изложенного, требования истца в данной части удовлетворению не подлежат.

Истец при обращении в суд оплатил госпошлину в сумме 48.000 руб. (платежное поручение № 15 от 21.02.2022 г.). Также истец оплатил госпошлину в сумме 18.000 руб. (платежное поручение № 20 от 09.03.2022 г.).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае оставления заявления без рассмотрения уплаченная государственная пошлина подлежит возврату.

Таким образом, госпошлина в сумме 48.000 руб., оплаченная за требование о взыскании компенсации подлежит возврату истцу из Федерльного бюджета Российской Федерации.

Также истцу из Федерального бюджета Российской Федерации подлежит возврату излишне оплаченная часть госпошлины в сумме 6.000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 148, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования в части требований о взыскании компенсации оставить без рассмотрения.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью «Октава Холдинг», ОГРН 

<

***>, из Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 48.000 (сорок восемь тысяч) рублей, перечисленную платёжным поручением № 15 от 21.02.2022 г.

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью «Октава Холдинг», ОГРН 

<

***>, Федерального бюджета Российской Федерации излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 6.000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                     Г.А. Гарькушова