ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А65-18322/2020

г. Самара

27 мая 2021 года

Резолютивная часть постановления оглашена 20 мая 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 мая 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Дегтярева Д.А., Коршиковой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.01.2021 по делу № А65-18322/2020 (судья Панюхина Н.В.),

принятое по иску индивидуального предпринимателя ФИО2

к обществу с ограниченной ответственностью «Альпари-Ульяновск»

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Адель»

о взыскании компенсации на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ в размере 50000 рублей за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству РФ №141713 за период с 29.01.2017 по 31.01.2017; признании незаконным использование ответчиком в отношении деятельности по реализации товаров, обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарным знаком по свидетельству РФ №141713, в том числе в фирменном наименовании,

при участии представителей:

от истца - не явились, извещены надлежащим образом, 

от ответчика - представитель ФИО3 по доверенности от 09.02.2021,

от третьего лица - представитель ФИО3 по доверенности от 12.02.2020.

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Альпари-Кама» о взыскании компенсации на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 50 000 рублей за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству РФ № 141713 за период с 29.01.2017 по 31.01.2017; признании незаконным использование ответчиком в отношении деятельности по реализации товаров, обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарным знаком по свидетельству РФ № 141713, в том числе в фирменном наименовании.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции на основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью  «Адель».

Арбитражный суд Республики Татарстан решением от 20.01.2021 в удовлетворении исковых требований отказал. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. 

В обоснование своей жалобы истец укaзал на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанность имеющих для дела обстоятельств, которые суд считал установленными, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а также на неправильное применение норм материального права. 

 Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором прoсил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Истец в судебное заседание явку представителя не обеспечил, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика и третьего лица против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, полагая обжалуемое решение законным и обоснованным. 

Ответчиком при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции представлена копия лицензионного договора, заключенного между истцом и ООО «Искра». 

Принимая во внимание, что суд первой инстанции предлагал истцу представить этот документ в дело, а также то обстоятельство, что указанный документ представлен с целью опровержения доводов, изложенных в апелляционной жалобе, и у ответчика отсутствовала возможность его представления в суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции приобщил к материалам дела указанный договор.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришeл к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции. 

Как следует из материалов дела, предприниматель на основании зарегистрированного 18.04.2018 № РД0249505 договора об отчуждении исключительного права является правообладателем словесного знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации № 141713, зарегистрированного 17.05.1996 с приоритетом от 25.01.1996 в отношении следующих классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): 36-го "страхование"; 37-го "строительство, ремонт и установка оборудования, за исключением сигнализации, срабатывающей в случае ограбления"; 39-го "упаковка товаров, организация путешествий"; 42-го "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами, обеспечение временного проживания, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарная и сельскохозяйственная службы, промышленные и научные исследования и разработки, программирование".

Общество «Альпари-Ульяновск» зарегистрировано в качестве юридического лица 30.10.2014, в качестве места его нахождения указан адрес: 420032, 

<

...>, помещение 8А. Основным видом экономической деятельности данного лица является: торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах, а дополнительным - торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

Словесный товарный знак "АЛЬПАРИ" по заявке № 96700727 с приоритетом от 25.01.1996 зарегистрирован в Госреестре 17.05.1996 за № 141713 на имя АООТ - Финансовая группа "Новый мир". Дата истечения срока действия регистрации – 25.06.2006.

Впоследствии, акционерное общество открытого типа - Финансовая группа "Новый мир" было переименовано в открытое акционерное общество "Новый мир", 11.10.2006 срок действия регистрации товарного знака был продлен до 25.01.2016.

10.12.2013 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО "Новый мир" в связи с ликвидацией.

После внесения записи о ликвидации у ОАО "Новый мир" обнаружено имущество, а именно товарный знак № 141713.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2016 по делу № А40-119393/2016 назначена процедура распределения обнаруженного имущества ОАО "Новый мир" среди лиц, имеющих на это право. Арбитражным управляющим, на которого возложена обязанность распределения обнаруженного имущества ОАО «Новый мир» назначен ФИО4.

В адрес Роспатента поступило заявление арбитражного управляющего общества "Новый мир" ФИО4 о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 141713. По результатам его рассмотрения Роспатент осуществил продление срока действия исключительного права на товарный знак, о чем 23.11.2016 внес соответствующую запись в Госреестр.

В дальнейшем, в рамках процедуры распределения обнаруженного имущества, 09.06.2017 между арбитражным управляющим общества «Новый мир» и ИП ФИО2 заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, регистрационный номер 141713. 

18.04.2018 внесена запись о Государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 141713, номер регистрации РД0249505.

Обосновывая заявленные требования, истец указал, что ответчик незаконно использует обозначение «Альпари» при осуществлении деятельности по реализации товаров, в том числе в фирменном наименовании, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Предприниматель, ссылаясь на то, что общество без его согласия использует сходное до степени смешения со спорным товарным знаком обозначение в экономической деятельности, а также в фирменном наименовании, обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением.

Истец указал, что в период с 29.01.2017 по 31.12.2017 ответчиком была получена выручка в размере 110 млн.руб., в связи с чем, полагает возможным заявить о взыскании 50 000 руб. компенсации за использование товарного знака истца.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции дал надлежащую оценку обстоятельствам дела, правильно применил нормы материального и процессуального права.

 Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с п. 1 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо имеет наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

Пункт 4 указанной статьи устанавливает, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

По правилам пунктов 1 и 2 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Фирменное наименование служит целям индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым оно выступает в гражданском обороте.

В силу положений статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Согласно статьи 1475 ГК РФ, исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Как установлено статьей 1476 ГК РФ, фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения.

Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, товарный знак или знак обслуживания охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения.

В соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания) являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, имеющими целью индивидуализировать участника гражданского оборота и (или) товары и услуги, производимые им.

Каждому из этих объектов предоставляется самостоятельная правовая охрана. В частности, абзацем вторым пункта 2 статьи 1476 ГК РФ предусмотрено, что фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ).

Обладатель права на средство индивидуализации с более ранним приоритетом может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ). Под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Как установлено судом первой инстанции, общество «Альпари-Ульяновск» получило исключительное право на использование спорного обозначения в качестве права на фирменное наименование с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица с 30.10.2014.

Истец получил право на использование товарного знака № 141713 с 18.04.2018.

При этом предприниматель и общество спорное обозначение используют в различном качестве.

Предприниматель обладает правом использовать обозначение как товарный знак, то есть для индивидуализации товаров, работ услуг, а общество использовало в качестве фирменного наименования.

В силу части 2 статьи 1477 ГК РФ, правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть только к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых услуг.

Частью 3 статьи 1474 ГК РФ установлен запрет лишь на использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Анализ приведенных норм позволил суду первой инстанции определить следующие признаки, наличие которых свидетельствует о нарушении прав правообладателя товарного знака или фирменного наименования при их столкновении. Во-первых, в качестве товарного знака и фирменного наименования разными лицами используются тождественные или сходные до степени смешения обозначения. Во-вторых, в результате такого тождества или сходства существует риск введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов. В-третьих, право одного из правообладателей в отношении средства индивидуализации должно возникнуть ранее, чем право другого.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

В силу п. 1 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в соответствии с законом органом на основе принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности государственного реестра.

В соответствии со статьей 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса.

В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений (п. 1 ст. 1503 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Прекращение деятельности юридического лица путем его ликвидации влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 61 ГК РФ). Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ.

Словесный товарный знак "АЛЬПАРИ" по заявке № 96700727 с приоритетом от 25.01.1996 зарегистрирован в Госреестре 17.05.1996 за № 141713 за АООТ - Финансовая группа "Новый мир" (в последующем ОАО "Новый мир"). Дата истечения срока действия регистрации товарного знака (с учетом продления в 2006 году) – 25.01.2016.

10.12.2013 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО "Новый мир" в связи с ликвидацией.

При этом сам факт ликвидации правообладателя в 2013 свидетельствует о том, что товарный знак с момента ликвидации правообладателя не использовался последним.

Судом первой инстанции установлено, что общество «Альпари-Ульяновск» было зарегистрировано в качестве юридического лица 30.10.2014 и с этой даты начало ведение фактической деятельности.

В качестве доказательств в материалы дела были предоставлены решение о создании ООО «Альпари-Ульяновск» № 1 от 17.10.2014, свидетельство о государственной регистрации от 30.10.2014, устав ООО «Альпари-Ульяновск» от 2016, договор аренды нежилого помещения от 09.12.2014 № 08/12/14-1., договор аренды от 22.01.2015 № 22/01-15-1, договор аренды от 06.02.2015 № 06/02/15, договор аренды б/н от 26.06.2015.

Таким образом, на момент создания (30.10.2014) и начала фактической деятельности общество «Альпари-Ульяновск» могло и должно было полагаться на данные государственных реестров, обладающих признаком публичной достоверности как в части сведений о правообладателе товарного знака № 141713 и сроках действия исключительного права на него (до 25.01.2016), так и в части прекращения деятельности самого правообладателя (10.12.2013).

В любом случае в период с 10.12.2013 по 18.04.2018 товарный знак его правообладателем ОАО «Новый мир» не использовался для индивидуализации товаров и услуг. Иных доказательств истцом не предоставлено.

В этой связи доводы Предпринимателя о том, что он является обладателем товарного знака, имеющим более ранний приоритет (исключительное право на который возникло ранее), правомерно отклонены.

Довод истца том, что обществом используется обозначение «Альпари» при осуществлении деятельности по реализации товаров, в том числе в фирменном наименовании, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, судом также обоснованно отклонен в силу следующего.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил № 482 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление № 10) также разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06).

Как указывалось выше, однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13 указано, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014, от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016, от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016, от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016.

При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 дополнительно указано, что не имеет значение, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Суд первой инстанции пришел к верному выводу, что присутствие в оспариваемом фирменном наименовании словесного элемента "Ульяновск" не придает ему какого-либо иного семантического значения в сравнении со словом "Альпари", кроме уточнения места нахождения правообладателя и (или) места производства, реализации товаров, оказания услуг, в связи с чем не может являться доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке, воспринимается лишь в качестве характеризующего термина.

С учетом вышеизложенного суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве фирменного наименования общества и противопоставленного товарного знака № 141713 по семантическому и графическому критериям.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Наличие сходства словесного элемента сравниваемых товарного знака "Альпари" и фирменного наименования общества является основанием для проведения анализа на предмет однородности товаров и услуг, для которых данные обозначения зарегистрированы.

Сопоставив товарный знак "Альпари" и фирменное наименование общества на предмет однородности услуг 36-го "страхование"; 37-го "строительство, ремонт и установка оборудования, за исключением сигнализации, срабатывающей в случае ограбления"; 39-го "упаковка товаров, организация путешествий"; 42-го "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами, обеспечение временного проживания, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарная и сельскохозяйственная службы, промышленные и научные исследования и разработки, программирование" классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 141713 с основным видом экономической деятельности общества: торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах, суд первой инстанции приходит к обоснованному выводу об отсутствии однородности товаров и услуг 36, 37, 39 классов МКТУ товарного знака № 141713 и вида экономической деятельности общества, поскольку они различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, относятся к разным видам хозяйственной деятельности, в связи с чем не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В то же время суд первой инстанции верно указал, что услуга 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами", в отношении которой зарегистрирован товарный знак № 141713 в целом является однородной виду деятельности общества «розничная торговля косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах», поскольку они относятся к одному виду ("торговая деятельность"), имеют общее назначение (обеспечение потребителей товарами), круг потребителей.

Суд первой инстанции также отметил, что в отличие от услуги 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами", в отношении которой зарегистрирован товарный знак Предпринимателя, описание вида деятельности общества содержит указания на способ обеспечения товарами (через специализированные магазины) и на конкретных вид товаров: косметические товары и товары личной гигиены.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии низкой степени однородности товаров/услуг, в отношении которой зарегистрирован товарный знак № 141713, и вида экономической деятельности общества.

Определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд первой инстанции оценил и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Как следует из материалов дела, спорное обозначение использовалось ответчиком в фирменном наименовании и наименовании магазинов по розничной продаже непродовольственных товаров (сети магазинов «Альпари»).

В подтверждение обстоятельств активного использования обществом спорного обозначения, длительности и объема использования этого обозначения и его известности потребителям обществом в материалы дела представлены следующие документы: договор аренды нежилого помещения № 08/12/14-1 от 09.12.2014; договор аренды нежилого помещения № 08/14-01 от 21.08.2014; договор субаренды нежилого помещения № 025 от 01.11.2014; договор аренды нежилого помещения б/н от 23.03.2015; отчет ТОЙ-ОПИНИОН (исследование рынка) на сентябрь 2017, основанный на социальном опросе, в котором принимало участие 300 респондентов, содержащий сведения о развитии парфюмерно-косметической сети "АЛЬПАРИ" в городах Казани и Екатеринбурге, известности ее потребителям. При исследовании рынка продаж парфюмерии и бытовой химии было, в частности, установлено, что в г. Казани магазины «Альпари» занимают третье место рынка продаж и магазины «Альпари» ассоциируются у потребителей с продажей парфюмерии, косметики и бытовой химии.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований считать, что использование спорного обозначения обществом в фирменном наименовании способствует продвижению общества на рынке продажи продовольственных и непродовольственных товаров именно в связи с известностью товаров, работ и услуг, осуществляемых под аналогичным товарным знаком предпринимателя.

Ссылка истца на лицензионный договор от 05.02.2019 о предоставлении права использования товарного знака ООО «Искра» как на доказательство использования товарного знака судом первой инстанции обоснованно отклонена.

Судом определениями от 03.11.2020, от 03.12.2020 было предложено истцу представить лицензионный договор с ООО «Искра».

Истец указанные определения не исполнил, напротив, в письменных пояснениях, указал на отсутствие необходимости в представлении названного лицензионного договора.

В силу статей 9 и 41 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе в части представления (непредставления) доказательств, заявления ходатайств о проверке достоверности сведений, представленных иными участниками судебного разбирательства, а также имеющихся в материалах дела.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ и содержащихся в информационной системе ФНС в сети «Интернет» (https://pb.nalog.ru) ООО «Искра» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано и осуществляет свою деятельность по месту нахождения: Республика Башкортостан, Иглинский район, деревня Искра. Данная организация является микропредприятием с численностью сотрудников – 1 человек.

Как следует из представленной Предпринимателем видеозаписи приобретения товара в магазине с вывеской «Альпари», деятельность в котором осуществляет ООО «Искра», указанная организация занимается розничной торговлей пищевыми продуктами, включая напитки, что соответствует виду деятельности ООО «Искра», указанному в ЕГРЮЛ (торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах).

Учитывая численность жителей в деревне Искра (124 человека) реальных конкурентных отношений между обществом, с одной стороны, и ФИО2 / ООО «Искра», с другой стороны, не имеется.

Доказательств использования самим предпринимателем товарного знака после его приобретения для индивидуализации каких-либо товаров или услуг материалы дела не содержат.

На момент создания общества товарный знак «Альпари» правообладателем не использовался, в связи с чем не могло быть допущено нарушение по смешению товаров, услуг, а также приведения потребителя к заблуждению относительно производителя товаров, услуг.

При установленных по настоящему делу обстоятельствах, суд, учитывая среднюю степень сходства фирменного наименования общества и товарного знака № 141713 по семантическому и графическому критериям, низкую степень однородности товаров/услуг, в отношении которой зарегистрирован товарный знак, и вида экономической деятельности общества, а также принимая во внимание, что товарный знак в период с 10.12.2013 по 18.04.2018 не использовался его правообладателем ОАО «Новый мир», обстоятельств активного использования обществом спорного обозначения с момента создания в 2016 году, длительности и объема использования ответчиком этого обозначения и его известности и узнаваемости потребителями в контексте деятельности общества, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии угрозы смешения товарного знака № 141713 и фирменного наименования общества потребителями этих обозначений и лиц, оказывающих услуги под этими обозначениями.

Данный вывод исключает возможность признания действий общества по использованию такого обозначения нарушением исключительного права на товарный знак предпринимателя.

Кроме того, Предпринимателем заявлены требования о взыскании компенсации за период с 29.01.2017 по 31.12.2017 в размере 50000 руб.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения либо в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания, в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

При обращении в арбитражный суд с исковым заявлением, обосновывая размер заявленной суммы компенсации, истец указал, что за период с 29.01.2017 по 31.12.2017 ответчиком была получена выручка в размере 110 млн. руб., с учетом того, что за 2017 выручка ответчика составила 120 млн.руб.

При этом предприниматель ФИО2 просил о взыскании компенсации на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 50 000 рублей за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком.

В силу пункта 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Таким образом, до государственной регистрации состоявшегося на основании договора перехода исключительного права с учетом положений пункта 2 статьи 1232 ГК РФ оно действует в усеченном виде в отношении третьих лиц.

Аналогичный подход к сходной ситуации отражен в абзаце втором пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", где отмечено, что для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается, что подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент совершения или фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются такие права.

Судом установлено, что запись о государственной регистрации договора от 09.06.2017 об отчуждении исключительного права на товарный знак № 141713 предпринимателю внесена 18.04.2018.

Учитывая дату государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (18.04.2018) и отсутствие угрозы смешения, основания для удовлетворения требования о взыскании компенсации с общества компенсации за период с 29.01.2017 по 31.12.2017 отсутствуют.

Довод истца о том, что товарный знак № 141713 по отношению к фирменному наименованию ответчика является старшим, а, следовательно, указанный товарный знак имеет преимущество по отношению к фирменному наименованию ответчика, является несостоятельным.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, ОАО «Новый мир», которому принадлежал товарный знак «Альпари», ликвидировано 10.12.2013. Основным видом экономической деятельности ОАО «Новый мир» с 20.04.2005 был ОКВЭД 45.11 «Разборка и снос зданий; производство земляных работ». Фактическая деятельность связана с работами по производству земляных работ, общестроительных работ, строительных работ, электромонтажных работ, штукатурных работ.

Ответчик был обязан иметь фирменное наименование в силу ст. 1473 ГК, ответчик получил исключительное право на использование спорного обозначения в качестве права на фирменное наименование с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица с 30.10.2014. 

Истец получил право на использование товарного знака №141713 с 18.04.2018. 

При этом предприниматель и Общество спорное обозначение используют в различном качестве. Предприниматель обладает правом использовать обозначение как товарный знак, то есть для индивидуализации товаров, работ услуг, а Общество использует в качестве фирменного наименования. Цель фирменного наименования -индивидуализация самой организации, а цель товарного знака - индивидуализация производимой продукции, услуг. Смешения и введения потребителя в заблуждение относительно Продавца(изготовителя) на момент создания Общества и последующее ведение деятельности с 2014 г. не могло возникнуть, т.к. услуги, товары у ОАО «Новый мир» и ответчика не однородны, деятельность организаций не была однородна.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, основной вид деятельности истца ОКВЭД 47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» началась только с 27.09.2018, т.е. спустя 4 года после создания и регистрации ООО «Альпари-Ульяновск». 

Также в пункте 151 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", установлено, что в силу п. 3 ст. 1474 ГК РФ защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Вопреки доводам истца, суд апелляционной инстанции полагает, что неиспользование истцом и предыдущими правообладателями товарного знака в период с 10.12.2013 по 18.04.2018 имеет значение при рассмотрении вопроса о том, могло ли фирменное наименование ответчика ввести в заблуждение конечного потребителя относительно производителя товаров, исполнителя работ, услуг. 

Довод истца о том, что «ответчик использует обозначение «Альпари» в названии магазинов, при реализации товаров является несостоятельным, поскольку ООО «Альпари-Ульяновск» не использовало в названиях магазина товарный знак истца.

Фирменное наименование как императивная норма права (ст. 1474 ГК РФ) обязано быть у юридического лица для индивидуализации самой организации в гражданском обороте.

Довод истца о том, что из «Решения суда невозможно понять, для доказывания какого обстоятельства необходим лицензионный договор, в то время как факт предоставления Истцом ООО «Искра» права использования товарного знака подтверждается сведениями Госреестра, а в материалах дела имеются актуальные сведения о товарном знаке», несостоятелен в виду следующего.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А 65-18001/2020 от 03.11.2020, суд определил истцу предоставить лицензионный договор с ООО «Искра». Истец не предоставил в материалы дела лицензионный договор.

Истец предоставил лицензионный договор в материалы дела № СИП -1087/2020 по заявлению ООО «Адель» к ИП ФИО2 о лишении правовой охраны на товарный знак в связи с его неиспользованием, то есть уже после вынесения решения Арбитражным судом по делу № А 65-18322/2020. Копия указанного договора по ходатайству ответчика приобщена к материалам настоящего дела в суде апелляционной инстанции.

Лицензионный договор, заключенный между ИП ФИО2 и ООО «Искра», является безвозмездным.

Также ответчиком в материалы дела предоставлена информация из системы Контур. Фокус (стр.4), из которой видно, что ООО «Искра» имеет по данным ФНС за 2019 год расходов 0 руб, доходов 0 руб;

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч то пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права 21 использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила этого Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 

Таким образом, правообладатель знака обслуживания вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения либо в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания, в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания. 

Изложенное подтверждается в том числе правовой позицией, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 15187/12. 

Как следует из материалов дела, при обращении в арбитражный суд первой инстанции с исковым заявлением предприниматель ФИО2 просил о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ. 

В материалы дела вопреки требованиям ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса истцом не представлены доказательства того, что ответчик реализует товары, оказывает какие-либо услуги, для которых зарегистрирован товарный знак №141713 или предлагает их оказать (рекламные объявления с использованием товарного знака истца о предложении таких услуг, копии чеков, актов выполненных работ или иных документов, подтверждающих выполнение таких работ). 

Ответчик ведет предпринимательскую деятельность с 2014 года; в момент создания общества и с момента ведения им предпринимательской деятельности ИП ФИО2 не вел схожую с ответчиком деятельность. 

Последующее продление срока действия исключительного права на товарный знак и его отчуждение Предпринимателю, имевшие место в неординарных обстоятельствах (в рамках процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица через 5 лет после внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ) не могут быть противопоставлены исключительному праву на фирменное наименование Общества, действовавшему добросовестно и полагавшемуся на публично достоверные сведения.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно,  в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют. 

Расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя жалобы.  

 Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.01.2021 по делу № А65-18322/2020  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                           Л.Л. Ястремский

Судьи                                                                                                               Д.А. Дегтярев

                                                                                                                          Е.В. Коршикова