РЕШЕНИЕ

(в порядке    статьи 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

 

г.Москва

 

19.09.2024                                                                     Дело № А40-60522/24-110-487 

Резолютивная часть решения

 объявлена 05.09.2024

Решение в полном объеме изготовлено 19.09.2024

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Булаховой М.Н.

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску   общества с ограниченной ответственностью "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА" (192174, 

<

...>, ЛИТЕР Е, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью   "ВЕНТСПЕЦСТРОЙ" (115230, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГОРНЫЙ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 46, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 2 500 000 руб.,

 

при участии:

от истца – ФИО1 по дов.  от  17.12.2021,

от ответчика- ФИО2 по дов.  от 10.04.2024, ФИО3 по дов.  от 10.04.2024

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью   "ВЕНТСПЕЦСТРОЙ" о взыскании 2 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNICOOL» по свидетельству №782392.

Ответчик иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве.

 Заслушав представителей сторон,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака  по свидетельству Российской Федерации № 782392 (далее - Товарный знак).

 Приоритет  Товарного  знака установлен  с  21.05.2020  года,  а  его  правовая  охрана распространяется в отношении 11, 37, 42 классов МКТУ.

В обоснование своего требования истец ссылается на следующие обстоятельства.

12.02.204 года Истцом было обнаружено, что на сайтах https://ventss.ru и https://air-sys.ru без согласия Правообладателя использовано обозначение «UNICOOL», сходное до степени смешения с Товарным знаком, для реализации, в частности, кондиционеров.

Заявленные обстоятельства устанавливаются осмотрами страниц приведенных интернет ресурсов, что отвечает требованиям п. 55 Постановления № 10 .

Согласно сведениям сервиса WHOIS (https://whois.ru) администратором доменов ventss.ru и air-sys.ru является ООО «ВЕНТСПЕЦСТРОЙ».

Исходя из сведений, представленных в веб-архиве сайтов Wayback Machine (https://web.archive.org/) на сайте https://ventss.ru вышеуказанная информация размещалась как минимум с 31.05.2023, а на сайте https://air-sys.ru с 03.12.2022, что говорит о длительности размещения соответствующей информации.

Кроме того, Истцу известно, что указанный кондиционер «UNICOOL» предлагается к продаже Ответчиком путем выставления коммерческих предложений в адрес третьих лиц, что подтверждается ТКП № 322-1-23 от 30.10.2023г. Указанное предложение о продаже кондиционера «UNICOOL» содержит информацию о Нарушителе (его реквизиты, адрес, контактная информация), а также условия поставки и оплаты продукции, стоимость которой составляет 287 600 (двести восемьдесят семь тысяч шестьсот) юаней, включая НДС. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 30.10.2023 (Китайский юань к Российскому рублю: 1 к 12,7122)  стоимость кондиционера «UNICOOL» составляла 3 656 028 (три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двадцать восемь) рублей 72 копейки.

На основании изложенного, истец полагает, что ответчиком были нарушены его исключительные права.

Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

Исходя из п. 2 ст. 1484 ГК РФ Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе, путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети интернет, в доменном имени и при других способах адресации.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно  п.  5.1.  ст.   1252  ГК РФ  в  случае,  если  правообладатель  и  нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

Истец направил в адрес Ответчика претензионное письмо исх. № б/н от 12.02.2024 с требованиями немедленно прекратить нарушение исключительного права и выплатить Истцу компенсацию по правилам пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Направление претензии подтверждается чеком АО Почта России с РПО 19217460009995 и описью вложения. До настоящего времени ответ на претензию со стороны Ответчика не поступил, требования не исполнены.

Использование обозначения «UNICOOL», сходного до степени смешения с чужим средством индивидуализации, при предложении к продаже продукции, однородной к товарам, для которых зарегистрирован Товарный знак, а также при использовании данного обозначения в документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот подпадает под понятие использования товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ и, в отсутствие согласия на такое использование со стороны Истца как правообладателя, образует нарушение исключительного права последнего.

Исходя из абз. 2 п. 162 Постановления № 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В соответствии с абз. 3 п. 162 Постановления № 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

Согласно п. 7.1.2.4. Руководства в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Оценка доминирующего положения в обозначении раскрывается в абз. 2 п. 2.7.2. Руководства. При такой оценке следует оценивать пространственное значение элемента в обозначении и принимать во внимание впечатление от зрительного (визуального) восприятия как этого элемента, так и всего обозначения в целом.

В Товарном знаке сильным элементом, который несет в себе основную функцию индивидуализации и на которое падает логическое ударение является словесный элемент «UNICOOL».

Согласно п. 41 Правил  обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Аналогичные нормы содержатся и в Руководстве. В соответствии с п.-7.1.1. Руководства обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу п. 42 данных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

            звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в состав другого; ударения.

            графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвета или цветового сочетания.

            смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадения значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях идей.

Согласно с абз. 6 п. 162 Постановления № 10 специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При сравнении товарных знаков, Истец пришел к выводу о том, что товарный знак и сравниваемые обозначения состоят из идентичных слогов и звуков, которые полностью совпадают по количеству и набору, расположены последовательно, в непосредственной близости друг к другу, имеют одинаковое ударение, обозначения полностью входят в состав друг друга. Следовательно, истец делает вывод о звуковом тождестве Товарного знака и обозначений «UNICOOL», использованных ответчиком.

Сходство вышеуказанных обозначений и Товарного знака прослеживается и на графическом уровне при визуальном сопоставлении. В противопоставленных обозначениях графическая схожесть обусловлена одинаковым составом печатных букв латинского алфавита, отсутствием наклона при написании. Кроме того, использовано одинаковое расположение букв относительно друг друга: в линию последовательно и в определенном порядке, при отсутствии пробелов между буквами или выделения отдельных частей обозначений (отсутствует визуальное разделение словесного элемента на отдельные буквенные сочетания). Отличие в цвете некоторых обозначений не влияет на общее впечатление о сходстве близком к тождеству, поскольку цвет характеризует объект, но не является самостоятельной характеристикой.

Оценка сходства по семантическому критерию не представляется возможной, ввиду отсутствия смыслового значения у всех обозначений. При этом Товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, следовательно, соответствует требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не является общеупотребимым, обладает различительной способностью, не характеризует товары и услуги, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Следовательно, отсутствие смыслового значения у всех сравниваемых обозначений может подтверждать их сходство и усиливать вероятность смешения в глазах потребителей.

Товарный знак и противопоставляемое обозначение ассоциируются друг с другом за счет звукового (фонетического) тождества и графического сходства словесного элемента «UNICOOL», вхождение обозначений в состав друг друга усиливает сходство. Вывод о полном фонетическом совпадении и высоком графическом сходстве Товарного знака и противопоставленных обозначений, использованных Нарушителем, устанавливается на основании п. п. 41, 42 Правил, п. 7.1.2.1. (а, б, в) Руководства, и является очевидным.

Если обозначения имеют некоторые различия, а товары являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, формулируется вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков (абз. 12 п. 7.1.1. Руководства).

Критерии однородности товаров закреплены в п. 7.2.1. Руководства и в п. 45 Правил. Однородность устанавливается исходя из основных и вспомогательных признаков однородности.

Во внимание принимаются род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Истец указывает на то, что Ответчиком при использовании обозначения «UNICOOL» к продаже предлагался товар, поименованные как «кондиционер». Такой товар непосредственно защищается товарный знаком «UNICOOL» по свидетельству № 782392. Продукция, в отношении которой Ответчиком было использовано обозначение «UNICOOL» является не просто однородной, но идентичной с товарами из охранного документа на Товарный знак.

Кроме того, согласно п. 7.2.3. Руководства степень однородности товаров и/или услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Таким образом прослеживается однородность между товарами, в отношении которых Ответчик использовал обозначение «UNICOOL», и услугами 37 класса МКТУ для которых зарегистрирован Товарный знак.

Согласно ст. 16 Соглашения  в случае использования идентичного обозначения для идентичных товаров или услуг вероятность смешения считается существующей.

Высокая степень сходства обозначений, а также однородность товаров и услуг для индивидуализации, которых обозначения были зарегистрированы/использованы, порождают высокую вероятность смешения в сознании потребителей.

При этом как было указано ранее согласно абз. 2 п. 162 Постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Истец считает необходимым указать, что при установлении однородности товаров сравнению подлежат ни области деятельности Истца и Ответчика, ни конкретная продукция Истца, ни коды ОКВЭД, а конкретные товары из свидетельства на защищаемый товарный знак с товарами, в отношении которых нарушитель использовал спорное сходное обозначение (п. 2 ст. 1481, п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Доводы отзыва изучены судом и признаны необоснованными исходя из следующего.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Исходя из положений п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Таким образом, определяющим для установления нарушения является не факт производства спорного товара под сходным обозначением, и не факт его ввоза на территорию Российской Федерации, а наличие согласия правообладателя на использование данного обозначения для индивидуализации соответствующей продукции.

Вместе с тем, в отношении довода Ответчика об отсутствии смешения, суд отмечает, что согласно абз. 3 п. 162 Постановления № 10 разъясняется, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

В настоящем случае сходство оценивается как близкое к тождеству и признается Ответчиком, а товары, в отношении которых используются противопоставленные обозначения являются идентичными. 

Более того, коммерческим предложением Ответчика № 322-1-23 от 30.10.2023г. подтверждается его готовность поставить спорный товар под обозначением «UNICOOL» третьему лицу, а осмотрами, представленными в материалы дела, устанавливается использование данного обозначения сразу на двух сайтах Ответчика, что формирует вероятность смешения в глазах рядовых потребителей данного товара.

При этом подтверждением наличия вероятности смешения служит и размещение сайта Ответчика, использующего обозначение «UNICOOL», выше сайта оригинального производителя, что подтверждает перераспределение спроса потребителей в пользу Ответчика

На основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Истец заявляет ко взысканию компенсацию в размере 2 500 000 руб.

В обоснование размера истец указывает следующие обстоятельства.

Согласно п. 62 Постановления № 10 при определении размера компенсации подлежат учету: известность средства индивидуализации потребителю, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, существенность для нарушителя хозяйственной деятельности, сопряженной с нарушением исключительного права правообладателя.

Известность Товарного знака на российском рынке подтверждается материалами со специализированных выставок, в которых ежегодно принимает участие Истец, демонстрируя собственную продукцию, за счет чего она приобретает свою узнаваемость. В период установленного нарушения (с декабря 2022 года по март 2024 года) проводились крупные выставки, на которых присутствовала продукция под защищаемым товарным знаком: Металлообработка-2023 и Нева-2023.

Нарушение осуществляется как минимум в период с декабря 2022 года по март 2024 года.

Из представленных сведений о реализациях части оригинальной продукции под Товарным знаком, идентичных с товарами, для которых Ответчик использовал обозначение «UNICOOL» следует, что с декабря 2022 года по март 2024 года реализовано кондиционеров на сумму 274 407 372 (двести семьдесят четыре миллиона четыреста семь тысяч триста семьдесят два) рубля.

Сведения о масштабных продажах оригинальной продукции говорят о ее широком распространении, активном спросе на товары под защищаемым товарным знаком, соответственно, о формировании высокой известности и узнаваемости защищаемого товарного знака на территории Российской Федерации.

Применительно к оценке стоимости товарного знака и, соответственно, обоснованию суммы компенсации целесообразно рассматривать возможные ставки роялти в связи с использованием Товарного знака по договору распоряжения исключительными правами. К «холодильному оборудованию для промышленности» применяются ставки роялти в среднем в размере 5 %.

Истец поясняет, что в настоящем случае размер требуемой компенсации, если его представить в виде выплаты по ставке роялти, которую мог бы извлечь Истец, также и многократно меньше средней ставки роялти, которая обычно применяется к такому виду продукции, что подтверждает обоснованность и взвешенность требуемой суммы. Требуемая сумма компенсации более чем в 5 раз ниже, чем сумма роялти по ставке 5%, полученная от объема реализованной продукции в установленный период нарушения Ответчиком исключительного права Истца.

Истец представил соответствующий расчет, руководствуясь, в том числе разъяснениями п. 62 Постановления № 10, согласно которым при определении размера компенсации учитываются, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя. 

Представляя соответствующие доказательства об обстоятельствах нарушения, Истцом, помимо прочего, в основу расчета заявленной суммы компенсации положена реализация оригинальной продукции – кондиционеров под товарным знаком № 782392. 

В частности, Истец представил выписку по реализациям кондиционеров под обозначением «UNICOOL» в соответствии с документами первичного бухгалтерского учета в период непосредственного осуществления Ответчиками нарушения и до подачи искового заявления (зафиксировано с 03.12.2022 по 18.03.2024).

Ответчик отмечает, что Истцом в предпринимательской деятельности используются и иные товарные знаки, перечисляя некоторые из них. Ответчик не учитывает, что расчет заявленной компенсации строился из непосредственной реализации именно однородной продукции – кондиционеров в исследуемый период. 

Вместе с тем, суд, при определении размера, должен учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок нарушения, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Закрепленная за судом возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

При этом степень соразмерности компенсации последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела, т.к. целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановление имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказание ответчика.

Суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 1 250 000 рублей.

При указанных обстоятельствах, иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью   "ВЕНТСПЕЦСТРОЙ" (  ОГРН: 

<

***>)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА" (ОГРН: 

<

***>) 1 250 000  руб. компенсации,  17 750 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:                                                                                                  А.В.Мищенко