Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-309479/2018-134-2421

11 сентября 2020 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 июля 2020 г.

Решение в полном объёме изготовлено 11сентября 2020 г.

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

ООО ПКФ "МКС" (301030 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ЯСНОГОРСКИЙ 

<

...> ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2013, ИНН: 

<

***>)

к ответчику 1. ООО "ЗМПО "МОДУЛЬ-Ф" (160014 

<

...> ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.01.2010, ИНН: 

<

***>)

Ответчику 2. ООО "ТЕРМОИНТЕХ" (117447 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЧЕРЁМУШКИНСКАЯ Б. ДОМ 13СТРОЕНИЕ 4 , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.03.2010, ИНН: 

<

***>)

Ответчику 3 ООО "СВК" (160014 

<

...> ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.07.2017, ИНН: 

<

***>)

о запрете использования изобретения

от истца: ФИО2 (паспорт, доверенность №б/н от 11.10.2019г.)

от ответчика ООО "ТЕРМОИНТЕХ": ФИО3 (паспорт, доверенность № б/н от 11.06.2020 г.) 

от ответчика ООО "СВК":  не явился, извещен.

от ответчика ООО "ЗМПО "МОДУЛЬ-Ф": не явился, извещен. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО ПКФ "МКС" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к  ООО "ЗМПО "МОДУЛЬ-Ф"  (далее – ответчик 1), ООО "ТЕРМОИНТЕХ" (далее – ответчик 2), ООО "СВК" (далее – ответчик – 3 ) о признании действий ЗМПО «Модуль-Ф», ООО «СВК» и ООО «ТЕРМОИНТЕХ» по использованию изобретений, приведенных в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте № 255891 формулы изобретения, незаконными и нарушающими исключительное право ООО ПКФ "МКС" на указанные изобретения; о запрете ООО «ЗМПО «Модуль-Ф» и ООО «СВК» без согласия ООО ПКФ «МКС» изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей кабельные проходки, в которых используются изобретения, приведенные в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте № 255891 формулы изобретения; о запрете ООО «ТЕРМОИНТЕХ» без согласия ООО ПКФ «МКС» применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей кабельные проходки, в которых использованы изобретения, приведенные в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте № 255891 формулы изобретения.

В ходе судебного разбирательства Истцом заявлено ходатайство об изменении исковых требований в следующей редакции:

1.               Признать действия ЗМПО «Модуль-Ф», ООО «СВК» и ООО «ТЕРМОИНТЕХ» по использованию изобретений, приведенных в пункте 1 содержащейся в патенте №2715563 формулы изобретения, незаконными и нарушающими исключительное право ООО ПКФ "МКС" на указанные изобретения;

2.               Запретить ООО «ЗМПО «Модуль-Ф» и ООО «СВК» без согласия ООО ПКФ «МКС» изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей кабельные проходки, в которых используется изобретение, приведенное в пункте 1 содержащейся в патенте №2715563 формулы изобретения;

3.                       Запретить ООО «ТЕРМОИНТЕХ» без согласия ООО ПКФ «МКС» применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей кабельные проходки, в которых использовано изобретение, приведенное в пункте 1 содержащейся в патенте №2715563 формулы изобретения.

В обоснование заявленного ходатайства об изменении исковых требований, истец указал, что в ходе рассмотрения дела, патент на изобретение № 255891, по которому изначально были заявлены исковые требования, был признан недействительным частично Палатой по патентным спорам, и выдан новый патент на изобретение № 2715563. При этом, по мнению истца, изменен номер патента и пункт формулы изобретения. 

Рассмотрев заявленное ходатайство истца об изменении исковых требований суд приходит к выводу об отказе удовлетворении заявленного ходатайства на основании ст. 49 АПК РФ , в связи со следующим. 

Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Одновременное изменение предмета и основания иска процессуальным законодательством не предусмотрено.

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" разъяснено, что изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Одновременное изменение предмета и основания иска не допускается.

 

Истец считает, что спорные пункты 7 и 11 патента № 2551891 без изменения их содержания были полностью перенесены в пункт 1 формулы нового патента № 2715563, в связи с читает возможным изменить исковые требования в соответствии с новым патентом № 2715563. Как следует из материалов дела, Решением Роспатента от 28.01.2020 г. удовлетворены возражения заявителя от 28.06.2019 г. и патент РФ № 2551891 признан недействительным частично и принято решение о выдаче нового патента на изобретение с формулой, представленной патентообладателем 03.09.2019 г.

 

Вместе с тем, отказывая в принятии уточнений исковых требований, изучив содержание пункта №1 формулы нового патента № 2715563, суд установил , что данные довод истца противоречит представленным в материалы дела документам, исходя из сравнения пунктов 7 и 11 формулы патента № 255189 и пункта 1 формулы нового патента № 2715563, приведенного ниже в табличной форме. 

 

№ пункта 

Патент РФ № 2551891(первоначальный)

Патент РФ 2715563 (новый)

7

Уплотнительный модуль кабельного ввода, включающий разъемное призматическое основание с, по меньшей мере, одной сквозной цилиндрической полостью и с набором разъемных адаптационных прокладок, отличающийся тем, что сквозная цилиндрическая полость каждого из парных элементов разъемного основания включает, по меньшей мере, одну фиксирующую глухую полость, а каждый из парных элементов разъемных адаптационных прокладок выполнен объемным в виде упругой тонкостенной полуцилиндрической скорлупы с, по меньшей мере, одной собственной фиксирующей глухой полостью, повторяющей по форме своей выступающей частью фиксирующую глухую полость каждого из парных элементов разъемного основания, либо фиксирующую глухую полость соседнего парного элемента соседней разъемной адаптационной прокладки, при этом сечение сквозной цилиндрической полости разъемного основания, в том числе оснащенное, по меньшей мере, одной разъемной адаптационной прокладкой, соответствует поперечному сечению уплотняемого кабеля.

 

11. Компрессионный блок кабельного ввода, включающий коиновой механизм с двумя сжимаемыми клиньями, выполненными с возможностью перемещения друг к другу и друг от друга с помощью винтового механизма, отличающийся тем, что включает один нажимной клин с двумя, расположенными симметрично рабочими поверхностями и одной нажимной поверхностью, при этом две рабочие поверхности сжимаемых клиньев расположены в одной плоскости , а две другие рабочие поверхности взаимодействуют (соответственно) с рабочими поверхностями нажимного клина.

 

Кабельный ввод, содержащий корпус в виде прямоугольной рамы, с размещенными в ее внутреннем пространстве послойно и разделенными по меньшей мере одной фиксирующе-уплотняющей прокладкой, по меньшей мере одним уплотнительным модулем в виде разъемного призматического основания с по меньшей мере одной сквозной цилиндрической полостью и с набором адаптационных прокладок, и по меньшей мере одним компрессионным блоком в виде клинового механизма с двумя сжимаемыми клиньями, отличающийся тем, что уплотнительный модуль включает разъемное призматическое основание с по меньшей мере одной сквозной цилиндрической полостью и с набором разъемных адаптационных прокладок, при этом сквозная цилиндрическая полость каждого из парных элементов разъемного основания включает по меньшей мере одну фиксирующую глухую полость, а каждый из парных элементов : разъемных адаптационных прокладок выполнен объемным в виде упругой тонкостенной полуцилиндрической скорлупы с по меньшей мере одной собственной фиксирующей глухой полостью, повторяющей по форме своей выступающей частью фиксирующую . глухую полость каждого из парных элементов разъемного основания, либо фиксирующую глухую полость соседнего парного элемента соседней разъемной  адаптационной прокладки, при этом сечение сквозной цилиндрической полости разъемного основания, в том числе оснащенное по меньшей мере одной разъемной адаптационной прокладкой, соответствует поперечному сечению уплотняемого кабеля; а компрессионный блок включает клиновой механизм с двумя сжимаемыми клиньями, выполненными с возможностью перемещения друг к другу и друг от друга с помощью винтового механизма, включающего один нажимной клин с двумя расположенными симметрично рабочими поверхностями и одной нажимной поверхностью, при этом две рабочие поверхности сжимаемых клиньев расположены в одной плоскости, а две другие рабочие поверхности взаимодействуют, соответственно, с рабочими поверхностями нажимного клина, при этом фиксирующе-уплотняющая прокладка выполнена тонколистовой объемно-штампованной и включает фиксирующие выступы, охватывающие прямоугольную раму по толщине и разнесенные по обе стороны ширины ее внутреннего пространства, и дополнительные выступы для фиксации уплотнительных модулей и элементов клинового механизма компрессионного блока по их длине, при этом дополнительные выступы с каждой стороны выполнены в количестве не менее двух и отогнуты по разные стороны относительно друг друга.

 

7

 

11

 

Дифференцированные условия, при выполнении которых изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, а промышленный образец признается использованным в изделии, определены положениями пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации необходимо установить объем правовой охраны изобретения, предоставляемой патентом № 2551891 и новым патентом № 2715563 по спорным пунктам.

Исходя из буквального сравнения пунктов формулы патентов № 2551891 и № 2715563 следует, что новый пункт №1 формулы патента № 271553 содержит описание 7 и 11 пунктов формулы патента № 2551891, а также дополнительное описание, а следовательно пункт 1 патента № 271553 не является полностью идентичным пунктам 7 и11 патента № 2551891.

Как следует из ходатайства об изменении исковых требований, истцом по сути заявлены по сути новые самостоятельные требования, каждое из которых имеет самостоятельное основание (предполагаемое нарушение, допущенное ответчиком) и новый предмет доказывания.

С учетом этого вновь заявленные требования носят самостоятельный характер - изменяют одновременно предмет и основания исковых требований,  как следствие, указанное уточнение исковых требований не подлежит принятию судом , как противоречащее  ст. 49 АПК РФ.

Арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле (часть 2 статьи 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), и не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон (часть 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 6.1 АПК РФ судопроизводство в арбитражных судах и исполнение судебного акта осуществляются в разумные сроки.

Суд отмечает, что отказ в принятии к рассмотрению уточнения исковых требований не влечет за собой отказа в предоставлении истцу судебной защиты, так как он вправе обратиться в суд с самостоятельным иском о защите своих исключительных прав изобретения по патенту №2715563.

В связи с изложенным, предметом рассмотрения являются требования о признании действий ЗМПО «Модуль-Ф», ООО «СВК» и ООО «ТЕРМОИНТЕХ» по использованию изобретений, приведенных в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте № 255891 формулы изобретения, незаконными и нарушающими исключительное право ООО ПКФ "МКС" на указанные изобретения; о запрете ООО «ЗМПО «Модуль-Ф» и ООО «СВК» без согласия ООО ПКФ «МКС» изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей кабельные проходки, в которых используются изобретения, приведенные в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте № 255891 формулы изобретения; о запрете ООО «ТЕРМОИНТЕХ» без согласия ООО ПКФ «МКС» применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей кабельные проходки, в которых использованы изобретения, приведенные в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте № 255891 формулы изобретения.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель Ответчика ООО "ТЕРМОИНТЕХ" в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва на иск.

Представители Ответчиков ООО "ЗМПО "МОДУЛЬ-Ф", ООО "СВК", надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, ООО ПКФ «МКС» (далее - Истец) являлся обладателем патента №2551891 на изобретение «Кабельный ввод, уплотнительный модуль кабельного ввода и компрессионный блок кабельного ввода» с приоритетом от 28.02.2014 (далее - изобретение). Формула изобретения является многозвенной формулой, характеризующей группу изобретений, и имеет три независимых пункта (1, 7, 11), каждый из которых характеризует одно из изобретений группы.

Как стало известно Истцу, изобретения группы, охарактеризованные независимыми пунктами 7 и 11 формулы изобретения, используются ответчиками. В целях проверки данной информации Истцом была произведена контрольная закупка кабельной проходки с участием нотариуса, а также осуществлен нотариальный осмотр сайта https://www.ce-system.com/. на котором был указан адрес ООО «ТЕРМОИНТЕХ» и содержались предложения к продаже кабельной проходки (систем ввода кабеля).

 По  Дилерскому договору № 13/2018 от 30.03.2018 ООО «ЗМПО «Модуль-Ф», именуемый в Дилерском договоре «Производитель», обязуется изготавливать и поставлять отдельными партиями товар в адрес ООО «ТЕРМОИНТЕХ», именуемого «Дилер», для продвижения и продажи товара третьим лицам. 

В ходе проведения переговоров, связанных с закупкой товара, ООО «ТЕРМОИНТЕХ» пояснил представителю Истца, что продажа товаров ООО «ЗМПО «Модуль-Ф» производится с согласия ООО «СВК». В подтверждение указанного довода ООО «ТЕРМОИНТЕХ» представил представителю Истца копии сертификатов соответствия, выданных изготовителю универсальных кабельных проходок ООО «СВК». 

Во исполнение заключенного между ООО «Интерпром» и ООО «ТЕРМОИНТЕХ» договора поставки № 19/2018 от 18.09.2018 (далее - Договор поставки), на адрес, указанный представителем Истца, был направлен товар, а именно: системы ввода кабеля (кабельные проходки). Товар доставлялся с использованием услуг перевозчика «Деловые линии».

Получение представителем Истца товаров 29.11.2018 было зафиксировано нотариусом. В соответствии с протоколом осмотра вещественного доказательства нотариусом, отправителем товара является ООО «ЗМПО «Модуль-Ф», а в качестве изготовителя указано ООО «СВК».

Помимо проведения закупки, по заявлению Истца был проведен нотариальный осмотр сайта https://www.ce-system.com/. На сайте на момент осмотра содержалось предложение к продаже кабельных проходок (систем ввода кабеля), причем фотографии изделий, указанные на сайте, полностью соответствуют внешнему виду изделий, приобретенных в ходе нотариальной закупки. Помимо этого, было установлено, что аналогичная информация о товарах, произведенных с использованием изобретения Истца, была размещена на сайте https://thermointech.ru/ на который содержалась переадресация с осматриваемого сайта https://www.ce-system.com/.

Согласно информации, полученной от Регионального Сетевого Информационного центра, администратором домена https://thermointech.ru/ является ООО «ТЕРМОИНТЕХ». На сайте https://www.ce-system.com/ также расположено указание на ООО «ТЕРМОИНТЕХ» (указано фирменное наименование ООО «ТЕРМОИНТЕХ» и адрес центрального офиса, который совпадает с его юридическим адресом).

Таким образом. ООО «ЗМПО «Модуль-Ф» и ООО «СВК» производят и реализуют кабельные проходки (системы ввода кабеля), ООО «ТЕРМОИНТЕХ» осуществляет введение в гражданский оборот указанных товаров, а также их рекламу и продвижение, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В обоснование исковых требований Истец указал, что приобретенный товар содержит каждый признак изобретений, приведенных в независимых пунктах 7 и 11 содержащейся в патенте №2551891  формулы изобретения.

Истец не давал согласия на использование изобретений, предусмотренных независимыми пунктами 7 и 11 формулы изобретения, ни одному из ответчиков.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из следующего.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом.

В абзаце третьем статьи 1229 ГК РФ установлено, что использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно ч.1 ст. 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

На момент подачи иска в суд истец являлся правообладателем на изобретение «Кабельный ввод, уплотнительный модуль кабельного ввода и компрессионный блок кабельного ввода»  (патент Российской Федерации №2551891) , действующим на момент выявления факта использования ответчиками указанного изобретения в реализуемых изделиях.

В ходе рассмотрения дела , по ходатайству истца была проведена судебная патентоведческая экспертиза, по результатам которой  установлено, использование каждого признака , приведенного в независимых пунктах 7 и 11 формулы изобретения по патенту № 2551891, в представленном на исследование товаре.

Между тем, решением Роспатента от 28.01.2020 г. удовлетворены возражения заявителя от 28.06.2019 г. и патент РФ № 2551891 признан недействительным частично и принято решение о выдаче нового патента на изобретение с новой формулой, представленной патентообладателем 03.09.2019 г.

При этом в формуле нового патента отсутствуют «независимые» пункты 7 и 11, содержавшиеся в старом, ныне не действующем патенте РФ № 2551891.

В соответствии с частью 5 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Как разъяснено в пункте 139 Постановления Пленума № 10, решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому был выдан патент, действия иных лиц по использованию промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным.

Верховный Суд Российской Федерации указывает, что прекращение действия патентов должно рассматриваться лишь как одно из последствий недействительности патентов. Недействительные патенты не могут создавать гражданские права и обязанности с даты их выдачи. Требования патентоспособности не соблюдались уже в момент выдачи патентов патентным ведомством. Соответственно патенты должны рассматриваться как ошибочно (в нарушение закона) выданные (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.03.2006 г. N 7-В05-12).

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на истца.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 1229, 1346, 1349, 1354, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

 

Судья:                                                                             Е.В.Титова