АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск                                                                      

28.07.2023                                                                         Дело № А62-11159/2022

                          Резолютивная часть решения оглашена 24.07.2023

                                   Полный текст решения изготовлен 28.07.2023

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Яковлева Д.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рябовой Я.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Ludovico Martelli S.P.A. (АО «Людовико Мартелли» С.П.А., ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 380000,00 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца:  ФИО2, представителя по доверенности от 17.04.2023, паспорт;

от ответчика: ФИО3, представителя по доверенности от 05.06.2023, паспорт;

от третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

компания Ludovico Martelli S.P.A. (АО «Людовико Мартелли» С.П.А., далее - истец) обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - ответчик) о взыскании 380000,00 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак PRORASO.

Ответчик возражал относительно удовлетворения исковых требований. Представитель ответчика пояснил, что факт продажи товара и нарушения не оспаривает, при этом просит прекратить производство по настоящему делу, поскольку в рамках дела № А40-109876/2022 уже привлекался к гражданско-правовой ответственности за правонарушение, охватываемое единством намерений. Считает размер компенсации чрезмерным, в случае взыскания разумной компенсацией полагает сумму не более 20000,00 руб. 

Кроме того, ссылался также, что ИП ФИО1 мог быть привлечен к ответственности лишь за один случай нарушения (пункт 36 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015), так как 19 позиций спорных товаров были приобретены истцом одним чеком 24 сентября 2022 года.

Истец указал на грубый характер нарушения.

Третье лицо представило сведения о продаже товара ответчиком в спорный период.

Согласно части 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

В соответствии с положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, не является препятствием к рассмотрению дела в их отсутствие.

При таких обстоятельствах суд рассматривает дело в отсутствие неявившегося представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом, по имеющимся в деле доказательствам.

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела документы, суд считает, что предъявленные требования подлежат удовлетворению.

В обоснование иска указано следующее.

LUDOVICO MARTELLI S.p.A является производителем косметической продукции под товарным знаком PRORASO (далее также - товарный знак) с приоритетом 09.02.2018 и датой истечения срока действия исключительного права 09.02.2028.

Из открытых источников истцу стало известно, что на сайте market.yandex.ru осуществляется реализация контрафактного товара с нанесенными обозначением PRORASO.

В качестве продавца выступал ответчик.

Правообладатель является владельцем исключительного права на товарный знак PRORASO, что подтверждается свидетельством WIPO № 497318 (логотип PRORASO) и свидетельством № 690578, выданным ФИПС РФ.

Товарный знак имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг 03 класса в Международной классификации товаров и услуг, включающего, в том числе, парфюмерию, туалетную воду, косметическую продукцию.

Нарушение исключительных прав со стороны ответчика подтверждено следующими доказательствами: скриншотами от 24 сентября 2022 года страниц сайта market.yandex.ru. карточек товаров; доказательствами фактов контрольных закупок контрафактных товаров, в том числе: кассовым чеком от 24 сентября 2022 года № 810, видео-отчетом от 02.10.2022 контрольной закупки с расшифровкой, скриншотом сайта market.yandex.ru «Информация о товаре и продавце», скриншотом подтверждения покупки с номером заказа, кассовым чеком от 27 октября 2022 года № 453, видео-отчетом от 29.10.2022 контрольной закупки с расшифровкой, скриншотом сайта market.yandex.ru «Информация о товаре и продавце», скриншотом подтверждения покупки с номером заказа 148318290 .

Принадлежность интернет-магазина NANOPROFI ответчику подтверждается скриншотом вывески магазина, скриншоты от 24 сентября 2022 года страниц сайта market.yandex.ru с указанием точного времени их изготовления на весь ассортимент демонстрируемой ответчиком контрафактной продукции с нанесенным обозначением PRORASO в количестве 19 (девятнадцать) единиц по состоянию на дату производства скриншотов доказывают факты предложений к продаже контрафактного товара с нанесенным спорным обозначением.

Доказательства контрольной закупки контрафактного товара с нанесенным обозначением PRORASO служат кассовые чеки от 22.09.2022 № 810 и от 27 октября 2022 № 453, в которых содержится ИНН ответчика.

Кассовые чеки доказывают также длящийся характер правонарушения.

В материалы дела представлены видео-отчеты контрольных закупок на флеш-накопителе и расшифровки видео-отчетов, скриншоты вкладки «Информация о товаре и продавце» из личного кабинета покупателя.

Из данных доказательств следует, что продукты с обозначением товарного знака Proraso пена для бритья защитная с алоэ и витамином Е. 400 мл; Proraso пена для бритья с сандалом и ши. 400 мл были приобретены у продавца ИП ФИО1, владельца магазина NANAPROFI на сайте market.yandex.ru.

Ответчик факт продажи (предложения к продаже данных товаров) подтвердил. 

Согласно статье 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В силу положений статьи 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. К иным документам и материалам относится материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 493 Гражданского кодекса Российской Федерации договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Представленные истцом чеки содержат сведения о дате продажи, стоимости товара, указание на  лицо, от имени которого произведена реализация товара. Также из скриншотов на маркетплейсе следует предложение к продаже продукции с товарным знаком истца.

Поскольку особый порядок фиксации факта нарушения исключительных прав правообладателя Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами не установлен, то представленные истцом доказательства, как содержащие сведения, необходимые для установления места распространения, лица, осуществляющего такое распространение, соответствуют требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предъявляемым к доказательствам по делу.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, суд пришел к выводу, что совокупность представленных в материалы дела доказательств подтверждает факт приобретения у ответчика спорных товаров.

Утверждение ответчика о том, что у него не было оснований усомниться в достоверности представленных документов в отношении товара, при том, что факт их недостоверности установлен судом, следует рассматривать как небрежность ответчика и наличие в его действиях вины в форме неосторожности. 

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ, согласно которой, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Ответчик факт реализации товара подтвердил.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Как установлено судом, следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, истец является правообладателем исключительного права в отношении товарного знака PRORASO. Ответчику исключительные права на указанный товарный знак не передавались, доказательства обратного в материалы дела не представлены.

Ответчик реализовал и предлагал товар без согласия правообладателя. На товаре имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком PRORASO. Указанные обстоятельства ответчиком не оспорены.

Довод ответчика относительно оригинальности товара не подтвержден материалами дела, доказательств наличия перевода на русский язык информации, необходимой для продажи на территории РФ, не представлено, равно как и наличия иных обязательных для продажи оригинальной продукции документов. Ответчик указал, что приобрел товар в Марьиной роще за наличные денежные средства, документы на него не представлены, соответственно, довод о контрафактности товара не опровергнут (статьи 9 и 65 АПК РФ).

Истец указал на эксклюзивность распространения данного товара на соответствующей территории, отсутствие маркировки; если и производился ввоз товара, то без таможенной очистки.

Факт нарушения исключительных прав истца ответчиком в результате реализации без согласия правообладателя товара подтверждается материалами дела.

В соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (принят постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.1996 № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков») в отношении исключительных прав истца на товарные знаки в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

Согласно статье 4 (1)а) протокола к Мадридскому соглашению с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной договаривающейся стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой договаривающейся стороны. Следовательно, в отношении исключительных прав истца на товарный знак в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания (пункт 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (пункт 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе, в доменном имени и при других способах адресации.

На основании пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

При этом, товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом, в том числе при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. 

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. 

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки сходства словесных обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. 

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций). 

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Согласно пункту 2 статьи 1225 и пункту 3 статьи 1484 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом и никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 2133). 

Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами № 482 и пунктом 162 Постановления № 10. 

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил № 482. 

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. 

Как отмечено в абзаце четвертом пункта 162 Постановления № 10 и указано в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю). К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары (пункт 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководство). Чаще всего основанием для признания товаров (услуг) однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе; при определении однородности товаров с учетом их назначения 10 целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункт 7.2.1.1 Руководства). 

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров (услуг), иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Приобретенный товар по результатам анализа указанных признаков (применения методологии) однороден с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак.

При анализе возможности смешения сравниваемых обозначений учитывается не только степень сходства, но и различительная способность защищаемого товарного знака. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака (пункт 162 Постановления № 10).

Товарный знак имеет правовую охрану в отношении товаров и услуг, в том числе, по 03 классу МКТУ (парфюмерия, туалетная вода, косметическая продукция); суд учитывает полное буквенное совпадение нанесенного на товар обозначения, факт нарушения доказан. 

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Ответственность за нарушение авторских прав предусмотрена в статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчик ранее заявлял, что допустил только одно нарушение; просил прекратить производство по настоящему делу, поскольку в рамках дела № А40-109876/2022 уже привлекался к гражданско-правовой ответственности за правонарушение, охватываемое единством намерений. Считает размер компенсации чрезмерным, в случае взыскания разумной компенсацией полагает сумму не более 20000,00 руб. 

Кроме того, ссылался также, что ИП ФИО1 мог быть привлечен к ответственности лишь за один случай нарушения (пункт 36 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015), так как 19 позиций спорных товаров были приобретены истцом одним чеком 24 сентября 2022 года.

Отклоняя данные доводы, суд исходит из следующего.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.08.2022 по делу № А40-109876/2022 с ответчика солидарно с ООО «Яндекс» взыскано 260000,00 руб. по другим закупкам (май 2022 года, л.д. 12), в связи с чем основания взыскания по настоящему делу иные.

Закупки по настоящему делу произведены по кассовым чекам от 24 сентября 2022 года № 810 и от 27 октября 2022 года № 453 (л.д. 44 и 70).

Нарушения исключительных прав носили систематический, следовательно, грубый характер, при котором взыскание компенсации в минимальном размере не приводит к последствиям в виде прекращения использования чужих интеллектуальных прав.

Довод ответчика о том, что он не знал о принятом Арбитражным судом города Москвы решении, отклоняется как основание для снижения компенсации. Относительно ненадлежащего извещения при рассмотрении данного дела ответчик не заявлял, решение не обжаловал, данное решение является обязательным для исполнения (статья 16 АПК РФ).

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Компенсация за нарушение исключительных прав, как мера гражданско-правовой имущественной ответственности, подчинена общим принципам гражданского права.

Восстановительный характер гражданско-правовой ответственности, учет принципов недопустимости злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ), разумности и справедливости (статья 6 ГК РФ) обусловливают не только право, но и обязанность суда соизмерять соответствие заявленных требований правообладателя исключительных прав характеру и последствиям правонарушения.

При удовлетворении заявленного требования размер подлежащей взысканию компенсации должен был быть судом обоснован исходя из представленных сторонами доказательств.

Суд учитывает неоднократность нарушения ответчиком исключительных прав.

Аналогичная правовая позиция относительно учета неоднократности нарушений содержится в судебной арбитражной практике, в частности, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2022 по делу № А56-109830/2021. 

Ответчик осуществлял как непосредственно реализацию значительного количества товара, так и предложение товара к продаже, что представляет собой самостоятельный способ использования объекта интеллектуальной собственности.

Предложение к продаже по 19 позициям также учитывается при расчете компенсации, что увеличивает размер ответственности.

Так, материалами дела подтверждено предложение продажи товара с товарным знаком «PRORASO» с артикулами - №№ 483024080 (пена для бритья Какао и Масло Ши  PRORASO, 400 мл), 1701197400 (Крем до бритья Алоэ вера и витамин  Е 100мл) , 482945057 (Пена для бритья Зеленый Чай и Овес PRORASO, 300 мл), 319125452 (100мл) (Лосьон после бритья Зеленая Эвкалипт и Ментол PRORASO 100 мл), 319125452 (400мл) ) (Лосьон после бритья Зеленая Эвкалипт и Ментол PRORASO 400 мл), 1661991404 (PRORASO пена для бритья защитная с алоэ и витамином Е, 400 мл), 1731286585 (Бальзам после бритья Single Blade wood and Spice PRORASO, 100 мл), 482962040 (Бальзам после бритья Синяя Алоэ Вера и Витамин Е PRORASO, 100 мл), 318549483 (Лосьон после бритья Красная линия Сандал и масло ши PRORASO, 400мл), 482962026 (Мыло для бритья Зеленая Эвкалипт и Ментол PRORASO, 150 мл), 482962031 (Мыло для бритья Красная Сандал и Масло ши PRORASO, 150 мл), 1662116435 (PRORASO пена для бритья с ментолом и эвкалиптом, 400 мл), 482945041 (Бальзам после бритья Single Blade Cypress and Vetyver PRORASO, 100мл), 1662031754 (PRORASO Лосьон после бритья питательный с маслом сандала и маслом ши, 100 мл), 1661965201 (PRORASO пена для бритья с сандалом и ши, 400 мл),483024009 (Мыло для бритья ФИО4 и Овес PRORASO, 150 мл), 482945075 (Бальзам после бритья Single Blade Azure Lime PRORASО, 100 мл),  319125428 (Бальзам после бритья Зеленая линия Эвкалипт и Ментол PRORASO, 100 мл), 319125427 (Бальзам после бритья ФИО4 и  Овес PRORASO, 100мл).

Указанные предложения и продажи осуществлялись также после вступления в силу решения Арбитражного суда города Москвы от 17.08.2022 по делу № А40-109876/2022.

Согласно представленной ООО «Яндекс» информации товар после 16.08.2022 был реализован на сумму свыше 300000,00 руб. Таким образом, в случае, если бы истец выбрал расчет компенсации по двойной стоимости контрафактных товаров, сумма компенсации была бы значительно выше.

Количество продаж в указанный период также были значительными, осуществлялись в различные периоды времени; с учетом того, что каждый факт продажи также образует состав правонарушения, размер компенсации обоснован.

Суд может признать единство намерений в действиях ответчика лишь при наличии соответствующего довода и его обоснования ответчиком. Из пункта 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что единство намерений доказывает ответчик.

Таким образом, бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о наличии единства намерений, в том числе на реализацию одной партии товара, лежит на ответчике.

Ответчик соответствующих доказательств в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил, данный довод заявил в последнем судебном заседании без представления обосновывающих документов, несмотря на достаточный срок в период рассмотрения дела (риск последствий чего в силу статьи 9 АПК РФ возлагается на него).

Кроме того, при отклонении довода суд также учитывает, что документов на продукцию ответчиком не представлено (соответственно, невозможно установить дату закупки товара у поставщика и т.п.), что в любом случае исключает обоснованность его возражений в этой части. 

Ссылка ответчика относительно того, что сразу после поступления информации о контрафактности товара его реализация была прекращена, как основание для снижения компенсации отклоняется в силу следующего.

Согласно представленным третьим лицом сведениям продажа товара осуществлялась вплоть до ноября 2022 года при вынесении предыдущего решения в августе 2022 года. 

При таких обстоятельствах иные доводы, указанные ответчиком, не имеют существенного правового значения.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание характер нарушения исключительных прав истца, суд полагает, что взысканию подлежит 380000,00 руб. компенсации.

С учетом фактических обстоятельств дела взыскание указанного размера компенсации позволит обеспечить баланс интересов сторон, доводы истца, изложенные в обоснование взыскания компенсации, суд находит подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с удовлетворением иска в полном объеме на ответчика возлагаются расходы по уплате государственной пошлины в размере 10600,00 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Ludovico Martelli S.P.A. (АО «Людовико Мартелли» С.П.А., ИНН 

<

***>) 380000,00 руб. компенсации, а также 10600,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Суд по интеллектуальным правам (г. Москва) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

 

Судья                                                                                            Д.Е. Яковлев