ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-948/18

05 июля 2018 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена  28 июня 2018 года

Постановление изготовлено в полном объеме  05 июля 2018 года 

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Немчиновой М.А.,

судей: Боровиковой С.В., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании:

от истца Общества с ограниченной ответственностью «Аквабарьер» – ФИО2, представитель по доверенности от 02 апреля 2018 года,

от ответчика Общества с ограниченной ответственностью «Гидро-Гарант» – ФИО3, представитель по доверенности от 22 января 2018 года, ФИО4, представитель по доверенности от 22. января 2018 года,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Гидро-Гарант» на решение Арбитражного суда Московской области от 26 апреля 2018 года по делу № А41-948/18, принятое судьей Неяскиной Е.А.. по иску Общества с ограниченной ответственностью «Аквабарьер» к Обществу с ограниченной ответственностью «Гидро-Гарант» о защите исключительных прав на товарный знак, 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Аквабарьер» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к Обществу с ограниченной ответственностью «Гидро-Гарант» (далее – ответчик), в котором просило:

– запретить обществу «Гидро-Гарант» незаконное использование обозначения «Аквастоп», сходного до степени смешения с товарным знаком «Аквастоп» по свидетельству Российской Федерации № 451846, для индивидуализации товаров 17 и 19-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, а равно для индивидуализации однородных товаров, каким бы то ни было образом, в том числе, посредством размещения в сети Интернет, в доменном имени, при продвижении товаров и (или) услуг, в рекламе, а также иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

– обязать ООО «Гидро-Гарант» за свой счет опубликовать на сайте http://www.гидроконтур.рф/ решение суда о допущенном нарушении исключительного права общества «АКВАБАРЬЕР» на товарный знак «Аквастоп» по свидетельству Российской Федерации № 451846 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу решения суда с указанием на неправомерное использование обществом «Гидро-Гарант» обозначения «Аквастоп» и с указанием на общество «Аквабарьер» как правообладателя товарного знака «Аквастоп» по свидетельству Российской Федерации № 451846 продолжительностью публикации не менее 9 (девяти) месяцев;

– взыскать с ООО «Гидро-Гарант» в пользу ООО «Аквабарьер» денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «Аквастоп» по свидетельству Российской Федерации № 451846 в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 26 апреля 2018 года ООО «Гидро-Гарант» запрещено незаконное использование обозначения «Аквастоп», сходного до степени смешения с товарным знаком «Аквастоп» по свидетельству Российской Федерации № 451846, посредством размещения в сети интернет на сайте www.гидроконтур.рф в рекламе, при продвижении товаров, для индивидуализации товаров 17 и 19-го классов МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, а равно для индивидуализации однородных товаров и (или) услуг; взыскать с ООО «Гидро-Гарант» в пользу ООО «Аквабарьер» денежную компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак «Аквастоп» по свидетельству Российской Федерации № 451846 в сумме 200 000 руб. и расходы по госпошлине в сумме 13 000 руб.; в остальной части иска отказано (л.д. 48-54 т. 9).

Не согласившись с данным судебным актом, ООО «Гидро-Гарант» обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, апелляционный суд находит решение суда первой инстанции подлежащим отмене ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований ООО «Аквабарьер» ссылается на то, что является производителем гидроизоляционных товаров и правообладателем используемого для индивидуализации названной продукции товарного знака «Аквастоп» по свидетельству Российской Федерации                     № 451846 с приоритетом от 18 июня 2010 года, зарегистрированного в отношении товаров 17 и 19-го классов МКТУ.

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности истцу стало известно, что ответчик на сайте www.гидроконтур.рф предлагает к продаже гидроизоляционные товары под обозначением «Аквастоп», сходным до степени смешения с названным товарным знаком истца, без разрешения последнего в отношении товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак истца, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра от 24 марта 2017 года.

Также истцом представлены в материалы дела акты осмотра доказательств в сети «Интернет» от 31 марта 2017 года и от 13 декабря 2017 года, а именно, сайта www.гидроконтур.рф, содержащие аналогичную информацию на даты их составления.

При этом, истец указал, что не заключал с ответчиком соглашений об использовании словесного обозначения «Аквастоп».

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

На основании статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Таким образом, основанием для взыскания с ответчика заявленной компенсации является установление факта нарушения им исключительных прав истца.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года № 197 Административный регламент содержит определения понятий тождественного обозначения и обозначения, сходного до степени смешения, при экспертизе заявленных обозначений. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Следовательно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

При этом, формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Как следует из материалов дела, ООО «Аквабарьер» ссылается на то, что является производителем гидроизоляционных товаров и правообладателем используемого для индивидуализации названной продукции товарного знака «Аквастоп» по свидетельству Российской Федерации № 451846 с приоритетом от 18 июня 2010 года, зарегистрированного в отношении товаров 17 и 19-го классов МКТУ.

Вместе с тем, Экспоцентр (г. Москва; http://www.ехросеntr.гu/ru/ехроinex/аquastop) с 2001 года проводит Международные выставки – конференции «АкваСтоп»-2018 (логотип X Международной выставки - конференции «АQUASTOP»), в начале 2000-х появились технические условия на гидроизолирующие материалы ТУ 5775-002-46603100-2003; был разработан лабораторией подземных сооружений ГУП «НИИМосстрой «Технологический регламент на установку гидроизоляционных шпонок «Аквастоп» при устройстве и восстановлении гидроизоляции деформационных и технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных и заглубленных сооружений (ТР 186-07 Москва - 2008)».  Понятие «гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП» является определенно-устойчивым и широко распространенным в хозяйственном обороте.

Технология «АКВАСТОП» («АquaStop»), как и ее словесное обозначение, получила распространение в России на рубеже 2000-х годов, хотя ВOSCH, шведская компания Eskaro, производители «АquaStop» (США) немецкая Nanolab употребляли это обозначение с начала 90- годов.

Товарный знак «АКВАСТОП» № 207050 с датой приоритета 25 октября 1999 года – зарегистрирован в Российской Федерации ООО «Эскаро ФИО5», 197 375, Санкт-Петербург, ул .Маршала ФИО6, 28, Д.8-Н, лит.И (К11) (срок действия регистрации: 25 октября 2019 года).

Также товарный знак «АКВАСТОП» № 309582 с датой приоритета 24 мая 2004 года и сроком действия исключительного права до 24 мая 2024 года – зарегистрирован в Российской Федерации ООО «ХАДО-Холдинг», Украина, 61103, 

<

...> (11А).

Кроме того, широкую известность и употребление за рубежом подтверждает факт активного предложения и продажи «гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП» в России ООО «Объект резины Канчао Хэшуй» из Китая (sales-кq@сnxtrubber.соm;+86 18931803806), товарный знак № 843666 – «АQUASTOP» по свидетельству о международной регистрации (ROMARIN) зарегистрирован с датой приоритета 29 апреля 2004 года за «ВОRО ТЕКАСОL» Drujestvo s ogranichena otgovornost Podgramada Str. NO. 4, BG-1616 Sofia (BG).

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 названного Кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности - патентов, товарных знаков, промышленных образцов и т.д., в том числе Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), согласно статье 10.bis которой всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.

Такое понимание недобросовестной конкуренции было воспринято федеральным законодателем и нашло отражение сначала в Законе РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (статьи 4 и 10), а затем и в Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (пункт 9 статьи 4 и статья 14), трактующих недобросовестную конкуренцию как деятельность, направленную на получение преимуществ, которая может противоречить не только законодательству и обычаям делового оборота (пункт 1 статьи 5 ГК Российской Федерации), но и требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, что расширяет область судебного усмотрения в сфере пресечения недобросовестной конкуренции и связано с многообразием форм и методов недобросовестной конкуренции, не все из которых могут прямо противоречить законодательству или обычаям делового оборота.

Как указывалось выше, согласно пункту 63 постановления от 26.03.2009 N 5/29, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Так, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции, установив наличие у обозначения «АКВАСТОП», зарегистрированного истцом в качестве товарного знака, определенной сложившейся не только в Российской Федерации, но и за рубежом, репутации (известности), пришел к выводу о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака признаков злоупотребления правом, что само по себе является достаточным основанием для отказа в иске о защите исключительного права на спорный товарный знак (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 апреля  2012 года № 16912/11 и от 01 июля 2008 года № 3565/08).

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в удовлетворении исковых требований следует отказать в полном объеме.

Аналогичной позиции придерживается Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 15 февраля 2018 года по делу №А41-75281/16

В силу пункта 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Частью 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной, надзорной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов - 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Таким образом, в силу подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ госпошлина за подачу апелляционной жалобы составляет 3 000 руб. 00 коп.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (часть 5 статьи 110 АПК РФ).

В связи с удовлетворением апелляционной жалобы, расходы ответчика по госпошлине в сумме 3 000 рублей подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 26 апреля 2018 года по делу № А41-948/18 отменить.

В удовлетворении иска ООО «Аквабарьер» – отказать.

Взыскать с ООО «Аквабарьер» в пользу ООО «Гидро-Гарант» расходы по уплате госпошлины в размере 3 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через суд первой инстанции.

 

Председательствующий

 

М.А. Немчинова

Судьи

 

С.В. Боровикова

 В.Н. Семушкина