АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-09, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru/

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

г. Пенза                                                                                                     дело №А49-3561/2021 

«28» апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 апреля 2023 года

Полный  текст решения изготовлен 28 апреля 2023 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе председательствующего судьи Алексиной Г.В., при ведении протокола судебного заседания до и после перерыва в судебном заседании секретарем судебного заседания ФИО1, протоколировании с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод», Молодежная ул., д. 1А, Бочкари с., Целинный район, Алтайский Край, 659445 (ИНН  

<

***>,ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО», Либерсона ул., д. 35, Пенза г., Пензенская область, 440000 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 36 000 000 руб. 00 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: до и после перерыва - представитель ФИО2 (доверенность, диплом);

от ответчика: до и после перерыва - представитель ФИО3 (доверенность, удостоверение);

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» о взыскании, с учетом принятого судом увеличения размера исковых требований, суммы 36 000 000 руб., в том числе неустойка за допущенное нарушение условий мирового соглашения по делу №А49-355/2019 в сумме 35 000 000 руб. за период с 15.05.2019 г. по 15.04.2021 г.  и компенсация за допущенное нарушение прав на товарный знак № 645455 в сумме 1 000 000 руб. (определение от 08.09.2021 г.).

Исковые требования заявлены на основании ст.ст. 1229, 1251, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением от 18.03.2022 года по ходатайству ответчика по делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено члену Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по интеллектуальной собственности ФИО4 – патентному поверенному РФ, производство по делу приостановлено до завершения экспертизы, назначенной по настоящему делу.

Перед экспертом поставлен следующий вопрос: 

- имеют ли обозначения, используемые обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» на продукции  (обозначение «WASSERBERG» со словесными, изобразительными элементами), сходство до степени смешения с охраняемыми элементами товарного знака по свидетельству №645455, в том числе по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам?

 05 мая 2022 года в арбитражный суд из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации поступило экспертное заключение, составленное патентным поверенным ФИО4.

Определением от 06.05.2022 года производство по делу возобновлено.

Определением суда от 03.11.2022 года по ходатайству истца по делу назначена повторная судебная экспертиза, проведение которой поручено ФИО5 – начальнику отдела по интеллектуальной собственности Союза «Волгоградская Торгово-промышленная палата», патентному поверенному РФ №1824 по специализации «Товарные знаки и знаки обслуживания», производство по делу приостановлено до завершения экспертизы, назначенной по настоящему делу.

Перед экспертом поставлен вопрос: 

- имеют ли обозначения, используемые обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» на продукции  (обозначение «WASSERBERG» со словесными, изобразительными элементами), сходство до степени смешения с охраняемыми элементами товарного знака по свидетельству №645455, в том числе по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам?

10 января 2023 года в арбитражный суд из Союза «Волгоградская Торгово-промышленная палата» поступило экспертное заключение, составленное патентным поверенным ФИО5.

Определением от 17.01.2023 года производство по делу возобновлено.

Судебное заседание назначено на 13.04.2023 г.

Представитель истца в судебном заседании просил удовлетворить исковые требования.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, просил объявить перерыв в судебном заседании либо отложить судебное заседание в связи с необходимостью ознакомления с пояснениями истца и для подготовки возражений.

В судебном заседании судом по ходатайству ответчика в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 12 час. 00 мин. 20 апреля 2023 года.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителя истца и ответчика.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в письменных пояснениях, просил удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, просил отказать в удовлетворении исковых требований в части взыскания компенсации за нарушение использования товарного знака в связи с отсутствием сходства до степени смешения.

В судебном заседании судом в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 12 час. 20 мин. 21 апреля 2023 года.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителя истца и ответчика.

Позиция сторон по иску – прежняя.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, арбитражный суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» является правообладателем исключительного права на товарный знак № 645455 в виде обозначения «WEISS BERG» по свидетельству Российской Федерации № 645455, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» с датой приоритета 10.01.2017 г., дата истечения срока действия исключительного права 10.01.2027 г. (т. 1 л.д. 27-28).

Данный товарный знак используется правообладателем для индивидуализации своих товаров, в том числе продукции 32 класса МКТУ «пиво». 

21.01.2019 года общество с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак № 645455 в сумме 1 000 000 руб. и запрете ответчику использовать обозначение, сходное с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455 любым образом в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, указанных при регистрации товарного знака № 645455,  иск был заявлен на основании  ст.ст. 1250, 1252, 1515  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 29.04.2019 г. по делу №А49-355/2019 утверждено мировое соглашение, по условиям которого (т. 1 л.д. 29-31):

«1) Истец - общество с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» отказывается от своих требований в части взыскания компенсации за нарушение прав на товарный знак № 645455 в размере 1 000 000 рублей.

2) Ответчик - общество с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» с момента заключения настоящего мирового соглашения и утверждения его судом обязуется прекратить использовать обозначение, сходное с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455, любым образом в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, указанных при регистрации товарного знака № 645455, в том числе прекратить розлив продукции под торговой маркой «Weissberg» до 01 июня 2019 г. 

3) Ответчик не позднее трех месяцев с момента заключения мирового соглашения и утверждения его судом обязуется распродать все имеющиеся складские запасы продукта «Weissberg». 

4) До 20.06.2019 представить доказательства, подтверждающие прекращение производства продукции под торговой маркой «Weissberg» с момента мирового соглашения и утверждения его судом, в том числе ОСВ (Оборотно-сальдовая ведомость) по счету 43, производственный отчет, за период с 01.06.2019 по 20.06.2019. Требования к документам: наличие подписи и расшифровки подписи, печати предприятия. Представленные данные будут проверены посредством направления запроса в РАР (Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка). 

5) До 15.05.2019 удалить с официального сайта ООО Пивоваренный завод «САМКО» http://samcobeer.ru/, и страниц социальных сетей ООО Пивоваренный завод «САМКО», в том числе https://ru-ru.facebook.com/ПИВО-CAМКО-312800125818120/?ref=page_internal, информацию о выпускаемой продукции ответчика, содержащей воспроизведение обозначений, сходных с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455. 

6) До 15.05.2019  направить дистрибьюторам предписание о немедленном снятии с сайтов информации о предложении к реализации продукции ответчика,  содержащей обозначения, сходные товарным знаком «WEISS BERG» № 645455. 

7) До 30.05.2019 изъять из оборота и уничтожить рекламные материалы по продукции ответчика, содержащей обозначения, сходные с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455.

8) Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины распределяются согласно пункту 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ и подпункта 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ. Судебные расходы в виде оплаты услуг представителя, расходы на осмотр доказательств нотариусом и командировочные расходы на общую сумму 228 032 рубля возмещаются ответчиком истцу в полном объеме в срок до 15.05.2019. 

9) На случай неисполнения ответчиком обязательств в сроки, установленные настоящим мировым соглашением, устанавливается неустойка. Размер неустойки составляет 50 000 рублей за каждый календарный день просрочки. Неустойка выплачивается ответчиком на основании требования истца».

Обратившись с иском в суд, истец указал, что после утверждения Арбитражным судом Пензенской области мирового соглашения по делу №А49355/2019 истец неоднократно официально фиксировал информацию с использованием ООО «САМКО» обозначений «WEISS BERG», размещенную на сайте http://samcobeer.ru/, что подтверждается протоколами осмотра доказательств от 21.06.2019 г., от 10.07.2020 г., от 16.12.2020 г. (т. 1 л.д. 16-26). 

12.08.2020 года, 01.03.2021 года истец направил в адрес ответчика претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак с требованием добровольно оплатить компенсацию за нарушение исключительных прав истца и прекратить торговлю контрафактной продукцией (т. 1 л.д. 41-47).

Претензии истца оставлены ответчиком без удовлетворения.

Общество с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» в нарушение мирового соглашения до 15.05.2019 не удалило с официального сайта ООО Пивоваренный завод «САМКО» http://samcobeer.ru/ информацию о продукции, содержащей воспроизведение обозначений, сходных с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455, и продолжает использовать обозначение, сходное с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455 в отношении однородных товаров.

Ссылаясь на то, что ответчиком не выполнены условия мирового соглашения от 29.04.2019 года, утвержденного судом по делу № А49-355/2019, ответчик продолжает использовать обозначение, сходное с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455 в отношении однородных товаров, общество с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» о взыскании компенсации за допущенное нарушение прав на товарный знак № 645455 в сумме 1 000 000 руб. и неустойки за допущенное нарушение условий мирового соглашения по делу №А49-355/2019 в сумме  35 000 000 руб. 

В отзывах и в возражениях на иск ответчик иск не признал, просил в удовлетворении иска отказать по следующим основаниям.

Ответчик указал, что сходный товарный знак Wiessberg использовался ответчиком регулярно при выпуске своей продукции, начиная с 2011 года. Ответчик также подавал заявку на регистрацию своего товарного знака Wiessberg, в регистрации которого ему было отказано в силу приоритетной регистрации аналогичного товарного знака истцом.

Во исполнение условий мирового соглашения ответчик прекратил выпуск продукции под брендом Weissberg с 01.06.2019 года, что подтверждается справками о розливе продукции за 2019 и за период с 29.04.2019 по 16.04.2021, а также Актом № АЛ2802-10/21 от 15.07.2021 г. от ООО «Инженерное бюро Альфа». Кроме того, факт прекращения розлива пива под торговой маркой «Weissberg» подтверждается информацией, полученной от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (письмо № 16363/05-09).

ООО «Пивоваренный завод «САМКО» фактически прекратило реализацию пива «Weissberg» 29 июля 2019 г., т.е. в срок, предусмотренный мировым соглашением. Оставшееся нереализованным по состоянию на 29.07.2019 г. пиво «Weissberg» в стеклобутылке 3 литра, в кегах 180 литров было списано и утилизировано, что подтверждается документально. С указанного дня ответчик не выпускает и не реализует продукцию под брендом Weissberg, информация о данном продукте была удалена с официальных страниц ответчика, организациям-партнерам была разослана информация о прекращении выпуска указанной продукции. Ответчиком в установленный срок были выполнены все условия мирового соглашения, которые соблюдаются и по сегодняшний день. Доказательств нахождения на сайте ответчика обозначения «Wiessberg» после 15.07.2020 г.  истцом не представлено. Протоколом осмотра 22АА 3025108 от 16.12.2020 г. подтверждено отсутствие на сайте ответчика какой-либо информации об обозначении «Wiessberg». С 10 мая 2019 г. были удалены все ссылки и закрыт доступ с официального сайта ООО «Пивоваренный завод «САМКО» к общему разделу «разливное пиво» на странице «продукция». С главной страницы сайта на страницу (фото № 4) перейти было нельзя, т.к. все ссылки на нее были удалены. Сама страница не была удалена, т.к. на ней изображена другая продукция ООО «Пивоваренный завод «САМКО», и ответчиком планировалось после замены пива Weissberg на другой продукт снова открыть ссылку на указанную страницу. Страница лежала на жестком диске (сервере) хостера, на нее можно было «зайти», только если имелась (была сохранена ранее) ссылка на данную страницу, что подтверждается протоколом осмотра доказательств 22 АА 2607530 от 21.06.2019 г. Тот факт, что переход на сайт http://www.samcobeer.ru/ выполнен с главной страницы подтверждает то обстоятельство, что нотариусом «во всплывающем окне введена дата рождения представителя заявителя» (абз. 9 стр. 2 протокола осмотра). Нотариус ФИО6 при осмотре 21 июня 2019 г. интернет - сайта www.samcobeer.ru зашла не с главной страницы, а по ранее сохраненной ссылке, что подтверждается следующим: не обнаружена страница «НОМЕ» с изображением «карусели», обнаружила страницу «разливное пиво» (фото № 4). Нотариусом ФИО7 факт размещения на сайте www.samcobeer.ru информации о продукции под товарным знаком Weissberg не установлен, что подтверждается протоколом осмотра доказательств № 22 АА 3025108. Таким образом, ответчик в срок до 15.05.2019 г. удалил всю информацию на сайте www.samcobeer.ru, содержащую сведения о производстве продукции под товарным знаком Weissberg, кроме картинки «карусели», на которой изображены все бутылки, выпускаемые ответчиком. Данная картинка удалена летом 2019 г.

Факт размещения указанной в исковом заявлении информации на сайтах «ЕРШЪ» и «Вента» не свидетельствует о невыполнении ООО «Пивоваренный завод «САМКО» условий пункта 6 мирового соглашения, так как указанные организации не являются партнерами ответчика, его дистрибьюторами указанные организации не являются. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» не лишено права предъявить соответствующие претензии к владельцам указанным сайтов.

Фотографии фирменных магазинов были сделаны и размещены в 2018 году, ни на одной из фотографий не имеется акцента на продукцию Weissberg, имеется акцент и направленность только на рекламу самого магазина и его местоположения. Ссылки на интернет-страницы сторонних организаций не свидетельствуют о  несоблюдении ответчиком своих обязательств по мировому соглашению, истец не предоставил доказательств, подтверждающих, что эти организации сотрудничали с ответчиком и приобретали у него продукцию под товарным знаком Weissberg.

Представленные документы ИП ФИО8, фотографии и кассовые чеки не являются надлежащим доказательством, так как из них невозможно определить место и время осуществления фотофиксации. Оригиналы кассовых чеков в материалы дела не представлены. ИП ФИО8 в ответе от 13.07.2022 г. на запрос суда подтвердила получение от ответчика пива «ВАССЕРБЕРГ», пояснив, что пиво «ВАССБЕРГ» ею не продавалось. Иных доказательств, подтверждающих возможность смешения потребителями товара ответчика и товаром истца, не представлено.

Прекратив розлив продукции под торговой маркой «Weissberg», ООО «Пивоваренный завод «САМКО» не допускало нарушение исключительного права ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Довод истца о том, что ответчик извлек какую-либо выгоду от реализации продукции с обозначением «Weissberg» несостоятелен и не подтверждается документально. Само по себе размещение на сайте ООО «Пивоваренный завод «САМКО» пивной бутылки с названием «Weissberg» в рекламе своей деятельности не противоречит закону, так как ответчик не вводит продукцию под этим товарным знаком в гражданский оборот с целью ее последующей реализации, поскольку ООО «Пивоваренный завод «САМКО» во исполнение условий мирового соглашения прекратило розлив и продажу продукции под торговой маркой «Weissberg».

Ответчик считает, что потребители, желающие купить пиво под торговой маркой «WEISSBERG», произведенное ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», не могут перепутать указанный товар с выпускавшимся ответчиком пивом под названием «WASSЕRBERG», произведенным ООО «Пивоваренный завод «САМКО», поскольку бутылки пива - различны. Конфигурация бутылки ООО «Пивоваренный завод «САМКО» позволяет безошибочно отличить  продукцию завода от продукции иных производителей. При этом рецептура пива не менялась с момента начала его производства, т.е. более 10 лет. Вышеизложенное подтверждает, что ООО «Пивоваренный завод «САМКО» не имело намерения водить потребителей в заблуждение с целью «продвижения своих товаров на рынке за счет известности истца и его товаров».

Товарный знак «WEISS BERG» по свидетельству № 645455 не является сходным до степени смешения с обозначением «WASSЕRBERG», используемым ООО Пивоваренный завод «САМКО», что подтверждается заключением от 26.10.2021 г., экспертным заключением ФИО4 Приведенные в рецензии патентного поверенного ФИО9 № 2/667 от 25.05.2022 г. на заключение эксперта ФИО4 нарушения либо не существенны, либо содержат расплывчатые и абстрактные формулировки, что не ставит под сомнение обоснованность и достоверность экспертного заключения эксперта ФИО4

Заключение эксперта ФИО5 не отвечает принципу допустимости доказательств, поскольку при проведении судебной экспертизы экспертом неверно определены сильны и слабые элементы сравниваемых обозначений; ошибочно проведен сравнительный анализ данных обозначений по графическому критерию (в том числе ввиду использования описания из заявки на регистрацию товарного знака вместо приведения описания, основанного на собственном зрительном впечатлении, а также  неверного определения элементов, на которых рядовой потребитель акцентирует свое внимание и неверного определения видов шрифтов, которыми исполнены словесные элементы названных обозначений); экспертом осуществлен самостоятельный сбор материалов для проведения экспертизы. 

Кроме того, ответчик указал, что определением Арбитражного суда Пензенской области по делу № А49-355/2019 утверждено мировое соглашение, по условиям которого истец отказался от исковых требований к ответчику в части взыскания компенсации за нарушение прав на товарный знак № 645455 в размере 1 000 000 руб., производство по делу было прекращено. В качестве меры ответственности ООО «Пивоваренный завод «САМКО» за неисполнение условий мирового соглашения стороны предусмотрели неустойку. В силу положений ч. 3 ст. 151 АПК РФ производство по делу в части требования ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 645455 в размере 1 000 000 руб. подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 150 ГК РФ. Ответчик просил суд учесть, что с 01 июня 2019 г. он прекратил производство пива с товарным знаком «Weissberg». В случае удовлетворения исковых требований ответчик, руководствуясь ст. 333 Гражданского кодекса РФ, просил суд снизить размер нестойки до 500 000 руб. в связи с ее явной несоразмерностью (т. 1 л.д. 69-70, 143, т. 3 л.д. 64-69, т. 4 л.д. 27, 146-147, т. 9 л.д. 64-67, 88-92, т. 10 л.д. 48-50).

Истец в пояснениях по делу доводы ответчика отклонил, просил иск удовлетворить. 

При этом истец указал, что довод ответчика о полном прекращении использования им обозначения, сходного с товарным знаком «Weiss berg», является несостоятельным, поскольку на сегодняшний день ответчик производит и реализует пиво с использованием обозначения «Wasserberg», что подтверждается фотографиями вывески в магазине «Пивмаг» в г. Астрахань, прайс-листом магазина «Пивмаг» в г. Астрахань, чеком от 25.06.2021 с использованием названия «Вассберг» в отношении товара ответчика и фотографией кеги с пивом, приобретенным в магазине «Пивмаг» г. Астрахань по вышеуказанному чеку от 25.06.2021 г., фотографиями вывески в магазине «Пивмаг» в г. Астрахань от 26.08.2021, чеком от 26.08.2021 с использованием названия «Вассберг» в отношении товара ответчика.

Обозначение «WEISSBERG» использовалось ответчиком на своем официальном сайте, в том числе, и для адресации по словесным элементам при реализации товаров со сходным обозначением «WASSERBERG», позволяя переадресовывать результаты поисков по словесному элементу «WASSERBERG» на сайт ответчика по запросам в поисковых сервисах как Яндекс (уа.ru) и Гугл (google.ru) при вводе в поисковом запросе рядовыми потребителями и/или оптовыми покупателями названия «WEISSBERG», совпадающего с оригинальным товаром Истца и с товарным знаком «WEISSBERG» № 645455, что давало ответчику преимущества при реализации своей продукции со сходным наименованием, хотя о запрете использования сходных обозначений в отношении пива ответчику было известно.

Не удаление информации, содержащей воспроизведение обозначений, сходных с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455 с сайта ответчика samcobeer.ru, после неоднократных обращений истца и на дату подачи искового заявления по настоящему делу, свидетельствует о целенаправленном отказе от выполнения условий мирового соглашения, а именно: в нарушении п. 5 Мирового соглашения ответчик не удалил с официального сайта ООО Пивоваренный завод «САМКО» http://www.samcobeer.ru/ до 15.05.2019 информацию о выпускаемой продукции ответчика, содержащей воспроизведение обозначений, сходных с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455. 

Выпуск продукции ответчика с использованием обозначений «ВАССЕРБЕРГ», «WASSERBERG», сходных до степени смешения с товарным знаком «WEISS BERG» №645455, прекращен ответчиком только 02.07.2021, что подтверждено письмом Росалкогольрегулирования от 29.09.2021 № 1636305-03.

Ответчик продолжил выпуск товара с использованием сходного обозначения с большими объемами фактической реализации, явно превышающими взыскиваемую по настоящему делу сумму (36 млн. рублей) за период с 01.06.2019 по 08.09.2021        (согласно поступившей в материалы настоящего дела информации от Росалкогольрегулирования от 27.09.2021 № 16363/05-03), оставив практически такое же название с идентичной последовательностью одинаковых букв (WSSBERG), заменив две гласные буквы (ЕI) на одну созвучную в этой части слова согласную (А), добавив в середине слова две буквы (ЕR), которые при прочтении слова обычными российскими потребителями практически не воспринимаются на слух и не меняют восприятия сравниваемых обозначений в целом, оставил и не убрал даже после обращения в суд словесное и изобразительное обозначение, фонетически и семантически тождественное товарному знаку «WEISS BERG» № 645455, с целью индексации поисковыми серверами именно сайта ответчика с наличием этого словесного элемента при запросе в поисковых запросах слова «WEISS BERG», обеспечения привлечения потребителей, ищущих в глобальной сети интернет товары по названию «WEISS BERG», и попадающих по этому слову на сайт ответчика с рекламой и с предложением к продаже товара ответчика с названием, очень сходным с товарным знаком истца, что подтверждается протоколами осмотра доказательств у нотариуса от 10.07.2020 и от 16.12.2020 г. и заключением эксперта ФИО5

Сопоставление обозначений с точки зрения их сходства на основе восприятия товарного знака в целом и обозначения ответчика, несмотря на их отдельные отличия, позволяет прийти к выводу о том, что используемое ответчиком обозначение «Wasserberg» сходно до степени смешения с товарным знаком истца «Weissberg», поскольку имеет место звуковое (фонетическое) сходство, влияющее на общее восприятие исследуемых обозначений.

Кроме того, поскольку слабоалкогольные напитки (пиво) являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, вероятность их смешения в глазах потребителей является достаточно высокой.

Истец считает, что экспертное заключение, составленное патентным  поверенным ФИО4, проведено с нарушениями действующего законодательства, методик (методических рекомендаций) проведения данного вида исследований, в связи с чем, вышеуказанное заключение не является допустимым доказательством и его выводы не могут использоваться при принятии юридически значимых и процессуальных решений по настоящему делу. Выводы эксперта находятся в противоречии с действительными обстоятельствами дела и исходными данными, представленными для исследования, и содержат внутренние противоречия. 

Истец возражает против удовлетворения ходатайства ответчика о снижении размера неустойки, установленного мировым соглашением по делу №А49-355/2019, считает, что снижение размера взыскиваемой неустойки нарушит баланс интересов сторон и приведет к освобождению ответчика от обязанности компенсации потерь при просрочке исполнения должником обязательств. На основании вышеизложенного, истец просил исковые требования удовлетворить в полном объеме (т. 1 л.д. 90-92, 136-137, т. 2 л.д. 36-39, т. 4 л.д. 64-69, 115-117, т. 5 л.д. 2-3, т. 9 л.д. 114-124, т. 10 л.д. 2-5, 59-62).

Рассмотрев ходатайство ответчика о прекращении производства по делу в части требований истца о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак № 645455 в сумме 1 000 000 руб., арбитражный суд признает его не подлежащим удовлетворению.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Тождественность исков определяется идентичностью субъектного состава спорящих сторон, а также предмета и основания исковых требований.

Предметом и основанием иска по делу № А49-355/2019 являлось взыскание с общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» компенсации за нарушение прав на товарный знак № 645455 в сумме 1 000 000 руб. и запрете ответчику использовать обозначение, сходное с товарным знаком «WEISS BERG» № 645455, любым образом в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, указанных при регистрации товарного знака № 645455.  

Предметом и основанием настоящего иска является взыскание с общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» компенсации за нарушение прав на товарный знак № 645455 в сумме 1 000 000 руб. и неустойки за допущенное нарушение условий мирового соглашения по делу №А49-355/2019 в сумме 35 000 000 руб.

При этом, основанием для обращения с иском в суд в 2019 году (дело №А49-355/2019) явился факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца в 2018 году, зафиксированный в протоколе осмотра доказательств от 23.05.2018 г.

Основанием для обращения истца с иском о взыскании компенсации за нарушение прав истца на товарный знак № 645455 в рамках настоящего дела явились установленные истцом факты незаконного использования ответчиком  товарного знака истца и обозначения, сходного с товарным знаком истца, после вынесения судебного акта по делу №А49-355/2019, зафиксированные протоколами осмотра доказательств от 21.06.2019 г., 10.07.2020 г., 16.12.2020 г., подтвержденные другими доказательствами по делу.

Таким образом, проанализировав предмет и основания исковых требований по настоящему делу и по делу № А49-355/2019, суд приходит к выводу о том, что они не являются тождественными, в связи с чем, отсутствуют правовые основания для прекращения производства по делу.

Арбитражный суд признает исковые требования истца законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

В силу ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно ч. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст. 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484  ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ). 

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1). В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (пункт 3).

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными. 

Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которым, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. 

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Как указано в п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно пункту 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, а также в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 следует, что вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительного права на товарный знак, зарегистрированный под № 645455.

Из изложенного (в том числе п. 1 ст. 1259 ГК РФ) следует, что товарный знак является самостоятельным объектом гражданских прав, который подлежит охране. 

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, указанных, в том числе в 32 классе Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

В связи с оспариванием ответчиком сходства обозначения «WASSERBERG» со словесными, изобразительными элементами, используемого обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» на продукции, с охраняемыми элементами товарного знака по свидетельству №645455, в том числе по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, для разрешения спора по существу и принятия законного и обоснованного решения, направленного на защиту прав и законных интересов сторон спора, по ходатайству ответчика определением суда от 18.03.2022 г. по делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено члену Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по интеллектуальной собственности ФИО4 – патентному поверенному РФ.

На разрешение эксперта был поставлен следующий вопрос: имеют ли обозначения, используемые обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» на продукции  (обозначение «WASSERBERG» со словесными, изобразительными элементами), сходство до степени смешения с охраняемыми элементами товарного знака по свидетельству №645455, в том числе по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам?

Согласно экспертному заключению патентного поверенного ФИО4 обозначение №1, используемое обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» на продукции (обозначение «Wasserberg» со словесными, изобразительными элементами), не сходно до степени смешения с охраняемыми элементами товарного знака по свидетельству №645455, в том числе по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Обозначение №2, используемое обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» на продукции (обозначение «Wasserberg» со словесными, изобразительными элементами), не сходно до степени смешения с охраняемыми элементами товарного знака по свидетельству №645455, в том числе по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (т. 6 л.д. 100-130).

Истец с экспертным заключением не согласился, поскольку экспертиза проведена с нарушениями действующего законодательства, методик (методических рекомендаций) проведения данного вида исследований, выводы эксперта находятся в противоречии с действительными обстоятельствами дела и исходными данными, представленными для исследования, и содержат внутренние противоречия, в связи с чем, вышеуказанное заключение не является допустимым доказательством и его выводы не могут использоваться при принятии юридически значимых и процессуальных решений по настоящему делу. 

Истец ходатайствовал о назначении по делу повторной судебной экспертизы.

Арбитражный суд признает доводы истца обоснованными.

Определением суда от 03.11.2022 года по ходатайству истца по делу была назначена повторная судебная экспертиза, проведение которой поручено ФИО5 – начальнику отдела по интеллектуальной собственности Союза «Волгоградская Торгово-промышленная палата», патентному поверенному РФ №1824 по специализации «Товарные знаки и знаки обслуживания».

Перед экспертом был поставлен следующий вопрос: 

- имеют ли обозначения, используемые обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» на продукции  (обозначение «WASSERBERG» со словесными, изобразительными элементами), сходство до степени смешения с охраняемыми элементами товарного знака по свидетельству №645455, в том числе по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам?

Согласно экспертному заключению патентного поверенного ФИО5 обозначения, используемые обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» на продукции (обозначение «WASSERBERG» со словесными, изобразительными элементами), имеют сходство до степени смешения с охраняемыми элементами товарного знака по свидетельству № 645455, в том числе по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (т. 8 л.д. 111-148).

Эксперт пришел к выводу, что сравниваемые обозначения и охраняемые словесные элементы товарного знака №655455 имеют звуковое (фонетическое) сходство, основанное на близком буквенном (звуковом) составе и совпадении их начальных, средних и конечных частей. Имеется графическое сходство в расположении букв по отношению друг к другу в охраняемых элементах товарного знака №645455 и представленных обозначений, совпадает большинство букв «W-S-S-B-E-R-G» и их позиции в словах. Совпадение визуальных признаков приводит к сходному общему впечатлению, порождаемому товарным знаком №645455 и представленными обозначениями. Отличие по графическому признаку – выполнение охраняемого словесного элемента в два слова «WEISS BERG», а не в одно -  «WASSERBERG», и в ином цвете – белом в отличие от сравниваемых обозначений не является существенным и не оказывает влияния на общее зрительное впечатление. Сравнительный анализ словесных элементов знака №645455 и представленных обозначений по графическому признаку показал их графическое сходство. При анализе сравниваемого товарного знака №645455 и представленных обозначений экспертом определено, что объекты исследования имеют некоторые различия, однако товары являются идентичными, что приведет к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю. Сильными, доминирующими, значимыми охраняемыми элементами комбинированных объектов исследования являются словесные элементы «WEISS BERG» в товарном знаке №645455 и «WASSERBERG» в представленных обозначениях, которые имеют фонетическое и графическое сходство. Кроме того, имеется совпадение общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений и знака №645455.

Возражения ответчика по экспертному заключению, выполненному патентным поверенным ФИО5, арбитражным судом не принимаются. При этом суд исходит из следующего.

Проведенная повторная экспертиза соответствуют требованиям статей 82, 83 и 86 АПК РФ, в заключении отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения. Оснований для признания выводов судебной экспертизы ненадлежащими доказательствами у суда не имеется. 

В соответствии со статьей 64 АПК РФ заключение экспертизы является доказательством по делу.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Надлежащих доказательств, наличие которых могло бы свидетельствовать о неверно избранной экспертом методике исследования или неправильном ее применении, а также доказательств, свидетельствующих о том, что эксперт пришел к неправильным выводам, истцом не представлено (ст. 65 АПК РФ). 

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ заключение патентного поверенного ФИО5 в совокупности с иными доказательствами, суд признает данное заключение обоснованным и достоверным, поскольку оно содержит все необходимые сведения и выполнено с учетом анализа представленной сторонами документации.

Исходя из пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), подлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям по аналогии закона (статья 6 ГК РФ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из пунктов 41 - 44 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе, от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно общепринятому методологическому подходу, в случае, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, оценка сходства проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания (типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR), при проверке которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Существующие методологические подходы к определению сходства обозначений по тому либо иному критерию подразумевают необходимость оценки существенности имеющихся отличий в их исполнении с точки зрения влияния на восприятие потребителей. С учетом этого отличия в окончаниях, числе и роде слов и т.п. с очевидностью не являются определяющими для формирования впечатления потребителя при восприятии сравниваемых обозначений.

Для установления наличия (отсутствия) сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, также подлежит установлению степень однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и в отношении которых фактически используется спорное обозначение.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 162 постановления Пленума N 10 и указано в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю). 

В рассматриваемом случае обозначение «WASSERBERG» используемое ответчиком для маркировки товара, однородного товару, в отношении которого зарегистрирован товарный знак «WEISS BERG» по свидетельству № 645455 - 32 класс МКТУ (пиво), что свидетельствуют о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 645455 зарегистрирован для товаров 32-го класса МКТУ, т.е. товаров широкого потребления. В отношении таких товаров следует применять более строгий подход при оценке степени однородности сравниваемых товаров. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

Таким образом, арбитражный суд признает, что использованное ответчиком обозначение «WASSERBERG» сходно до степени смешения с товарным знаком истца №645455 «WEISS BERG». Кроме того, представленными истцом протоколами осмотра доказательств подтверждено использование ответчиком в 2019 г. товарного знака  «WEISS BERG». Соответственно, истец вправе требовать компенсации за незаконное использование ответчиком своего товарного знака. 

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в пп. 1, 2 и 3 ст. 1301, пп. 1, 2 и 3 ст. 1311, пп. 1 и 2 ст. 1406.1, пп. 1 и 2 п. 4 ст. 1515, пп. 1 и 2 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Согласно пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.  

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Истцом определен размер компенсации в сумме 1 000 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак № 645455 (по свидетельству Российской Федерации).

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как разъяснено в пунктах 62 и 64 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчик мотивированного заявления о снижении размера компенсации в суд не представил, размер компенсации не оспорил.

В силу ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При этом, каких-либо документально обоснованных доводов, в обоснование возможности и необходимости применения положений пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и снижения размера взыскиваемой компенсации ответчиком не представлено.

Доказательств наличия оснований для освобождения от ответственности в виде компенсации за нарушение прав истца ответчиком или для снижения размера компенсации ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ ответчиком не представлено.

Учитывая характер допущенного правонарушения, и исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, принимая во внимание то, что ответчик допустил нарушение исключительных прав, с ходатайством о снижении размера компенсации ответчик не обращался, арбитражный суд приходит к выводу о том, что исковые требования о взыскании компенсации подлежат удовлетворению полностью в общей сумме 1 000 000 руб.

Также истец просит суд взыскать с ответчика неустойку, установленную условиями мирового соглашения, заключенного сторонами по делу №А49-355/2019.

Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением (ч. 1 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Судом установлено, что ответчиком не были выполнены условия мирового соглашения от 29.04.2019 года, утвержденного судом по делу № А49-355/2019, что подтверждается протоколами осмотра доказательств от 21.06.2019 г., от 10.07.2020 г., от 16.12.2020 г.

Ответчик после заключения мирового соглашения продолжил использовать товарный знак истца «WEISS BERG», а затем – обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №645455 («WASSERBERG»).

Согласно ответу и представленной информации Росалкогольрегулирования (т. 2 л.д. 83-143), ответчик осуществлял производство пива «WASSERBERG» до 02.07.2021 г.

Между тем, условия мирового соглашения предусматривают запрет на использование ответчиком не только товарного знака №645455 «WEISS BERG», но и обозначений, сходных с ним. Факт сходства использованного ответчиком обозначения «WASSERBERG» с товарным знаком истца №645455 подтверждается материалами дела.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, установив, что ответчиком не выполнены условия мирового соглашения от 29.04.2019 года, утвержденного судом по делу № А49-355/2019, что подтверждается протоколами осмотра доказательств от 21.06.2019 г., от 10.07.2020 г., от 16.12.2020 г., иными доказательствами по делу, установив, что произведенный и реализованный ответчиком товар (пиво), маркированный товарным знаком «WASSERBERG», имеет сходство до степени смешения с охраняемыми элементами товарного знака по свидетельству № 645455, в том числе по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, доказательств, подтверждающих право использования ответчиком товарного знака истца, в материалы дела не представлено, арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности заявленных исковых требований о взыскании с ответчика неустойки, предусмотренной условиями мирового соглашения.

Истец просит суд взыскать с ответчика неустойку за допущенное нарушение условий мирового соглашения по делу №А49-355/2019 в сумме 35 000 000 руб.

В пункте 1 статьи 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно условиям мирового соглашения по делу № А49-355/2019, утвержденного судом 29.04.2019 г., на случай неисполнения ответчиком обязательств в сроки, установленные настоящим мировым соглашением, устанавливается неустойка. Размер неустойки составляет 50 000 рублей за каждый календарный день просрочки. Неустойка выплачивается ответчиком на основании требования истца.

Расчет неустойки произведен истцом за период с 15.05.2019 г. по 15.04.2021 г. (700 дней* 50 000 руб.), размер неустойки составил 35 000 000 руб.

Ответчик заявил ходатайство о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и о снижении размера неустойки, поскольку неустойка в размере 50 000 руб. в день носит явно чрезмерный характер, несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции. Взыскание неустойки в сумме 35 000 000 руб. приведет к банкротству ООО «Пивоваренный завод «САМКО», на котором работают более 300 человек. 

Кроме того, размер неустойки за нарушение ответчиком одного пункта мирового соглашения, по мнению ответчика, составляет 114 286 руб. (16 * 7 142,85), где 7 142,85 руб. - неустойка за нарушение одного пункта мирового соглашения (50 000 руб. / 7 пунктов). 

Ответчик полагает, что неустойка в сумме 50 000 руб. может быть применена только при нарушении ответчиком всех пунктов мирового соглашения, что истцом доказано не было. Поскольку ответчиком нарушен лишь один пункт мирового соглашения, размер неустойки (50 000 руб.) следует разделить на количество пунктов мирового соглашения (7 пунктов).

Истец возражал против снижения неустойки, поскольку согласованный и утвержденный судом по делу №А49-355/2019 размер неустойки соразмерен последствиям нарушения обязательства ответчиком и отказу истца от взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака истца в соответствии со ст. 1515 ГК РФ в рамках дела №А49-355/2019, после утверждения мирового соглашения ответчик получал выручку от реализации продукции с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца №645455, вплоть до 02.07.2021 г., что составляет около 44 млн. руб. согласно письма Росалкогольрегулирования от 29.09.2021 № 1636305-03. При заключении мирового соглашения ответчик не заявил о существенности размера неустойки, согласовав размер неустойки в указанном в мировом соглашении размере. Размер неустойки определен истцом в соответствии с условиями утвержденного судом мирового соглашения. При заключении мирового соглашения стороны исходили из размера неустойки – 50 000 руб. при нарушении ответчиком любого из пунктов мирового соглашения. Соответственно, довод ответчика о необходимости деления размера неустойки на количество пунктов мирового соглашения является необоснованным. Истец считает, что снижение размера взыскиваемой неустойки нарушит баланс интересов сторон и приведет к освобождению ответчика от обязанности по компенсации потерь при просрочке исполнения должником обязательства истцу.

Пунктом 1 статьи 333 ГК РФ предусмотрено, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 ГК РФ).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформированной при осуществлении конституционно-правового толкования статьи 333 ГК РФ (определение от 21.12.2000 N 263-О), предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств направлена на установление баланса применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

В рассматриваемом случае также применима правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 N 5467/14 по делу N А53-10062/2013, согласно которой неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Из правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, отраженной в постановлении от 01.07.2014 N 4231/2014 по делу N А40-41623/2013 и носящий общеобязательный характер, следует, что в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Принимая во внимание высокий размер неустойки, учитывая компенсационный характер неустойки, принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности последствиям нарушения обязательства, арбитражный суд, применив положения статьи 333 ГК РФ, считает возможным снизить размер неустойки до суммы 9 000 000 руб.

В остальной части исковые требования о взыскании неустойки удовлетворению не подлежат.

            Довод ответчика о необходимости деления установленного мировым соглашением размера неустойки (50 000 руб.) на количество пунктов мирового соглашения (7), арбитражным судом не принимается.

            Согласно п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким соглашением, если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Исходя из буквального толкования условий мирового соглашения не следует, что неустойка установлена за неисполнение одновременно всех обязательств ответчика, предусмотренных данным мировым соглашением, указание на это в мировом соглашении отсутствует.

На основании вышеизложенного, исковые требования истца по делу подлежат удовлетворению частично. 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, отнесены, в частности, денежные суммы, подлежащие выплате экспертам.

В соответствии с частью 2 статьи 107 АПК РФ эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников государственных судебно-экспертных учреждений. Размер вознаграждения определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертами.

В силу статьи 108 АПК РФ денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях.

По результатам судебного разбирательства данные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, в порядке, установленном Кодексом.

Статьей 109 АПК РФ предусмотрено, что денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда. В соответствии с частью 6 статьи 110 АПК РФ неоплаченные или не полностью оплаченные расходы на проведение экспертизы подлежат взысканию в пользу эксперта или государственного судебно-экспертного учреждения с лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Пензенской области от  18 марта 2022 года по делу № А49-3561/2021 по ходатайству ответчика была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено на безвозмездной основе члену Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по интеллектуальной собственности ФИО4 – патентному поверенному РФ (т. 5 л.д. 154, т. 6 л.д. 78-86). Оплата за проведение данной экспертизы сторонами не производилась.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от  03.11.2022 года по делу № А49-3561/2021 по ходатайству истца по делу назначена повторная судебная экспертиза, проведение которой было поручено ФИО5 – начальнику отдела по интеллектуальной собственности Союза «Волгоградская Торгово-промышленная палата», патентному поверенному РФ №1824 по специализации «Товарные знаки и знаки обслуживания».

Обязанность по оплате стоимости повторной экспертизы была возложена на истца – общество с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод».

10 января 2023 года в арбитражный суд из Союза «Волгоградская Торгово-промышленная палата» поступило экспертное заключение № 16/5106/1, представленное патентным поверенным ФИО5, экспертом было представлено также заявление о возмещение расходов за проведение экспертизы, счет № 2407 от 26.12.2022 г. на сумму 20 000 руб.

В подтверждение произведенных расходов обществом с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» представлено платежное поручение от 29.11.2022 г. № 11854 о перечислении на депозитный счет Арбитражного суда Пензенской области денежных средств в размере 20 000 рублей на оплату повторной судебной экспертизы.

В соответствии с определением Арбитражного суда Пензенской области от 30.01.2023 г. Арбитражный суд Пензенской области перечислил денежные средства в размере 20 000 руб., оплаченные обществом с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» платежным поручением от 29.11.2022 г. № 11854, на расчетный счет Союза «Торгово-промышленная палата Волгоградской области».

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В п. 9 Постановления Пленума ВАС  РФ № 81 от 22.12.2011 года «О некоторых вопросах применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» содержится разъяснение о том, что при снижении судом неустойки по ст. 333 ГК РФ  расходы истца по госпошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Арбитражный суд признает возможным применить данный правовой подход для разрешения вопроса о распределении судебных издержек по оплате стоимости судебной экспертизы.

На основании вышеизложенного, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы истца по оплате госпошлины в сумме 53 000 руб. и судебные издержки, связанные с оплатой стоимости судебной экспертизы, в сумме 20 000 руб.

При обращении в арбитражный суд с иском истцом оплата государственной пошлины произведена в размере 53 000 руб.

Поскольку в связи с увеличением размера исковых требований о взыскании неустойки истцом не была доплачена государственная пошлина, исковые требования в части требований истца о взыскании неустойки признаны подлежащими удовлетворению, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 147 000 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 101, 106, 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично, судебные расходы истца отнести на ответчика.   

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод» (ИНН 

<

***>) сумму 10 000 000 руб. 00 коп., в том числе неустойку в сумме 9 000 000 руб. 00 коп. и компенсацию в сумме 1 000 000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 53 000 руб. и судебные издержки, связанные с оплатой стоимости судебной экспертизы, в сумме 20 000 руб. 

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «САМКО» (ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет госпошлину в сумме 147 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня его принятия.

 

           Судья                                                                                                     Г.В. Алексина