СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254 http://ipc.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Москва  4 апреля 2017 года Дело № А56-19744/2016  

Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2017 года. Полный текст постановления изготовлен 4 апреля 2017 года.  

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего  судьи Рассомагиной Н.Л., судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.  рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества  с ограниченной ответственностью «Бренд Агентство Звезда» (ул. Ленина,  д. 19А, оф. 9, г. Кострома, Костромская обл., 156000, ОГРН 

<

***>)  на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 27.08.2016 по делу № А56-19744/2016 (судья Морщинина А.М.) и  постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  от 19.12.2016 по тому же делу (судьи Згурская М.Л., Дмитриева И.А.,  Третьякова Н.О.) по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Бренд Агентство Звезда» к обществу с ограниченной  ответственностью «Родник» (ул. Большая Конюшенная, д. 2, лит. А, пом.  10Н, Санкт-Петербург, 191186, ОГРН 

<

***>) о защите  исключительного права на товарный знак.  

В судебном заседании принял участие генеральный директор общества  с ограниченной ответственностью «Бренд Агентство Звезда» –  ФИО1 (на основании сведений из Единого государственного  реестра юридических лиц).  

Суд по интеллектуальным правам  УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Бренд Агентство Звезда» (далее  – Агентство) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области с исковым заявлением об обязании общества с  ограниченной ответственностью «РОДНИК» (далее – Общество) прекратить  нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству  Российской Федерации № 472002 путем прекращения оказания однородных  услуг под обозначением «СУВЕНИР», зарегистрированным истцом в  отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и  услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) в качестве товарного знака по  свидетельству Российской Федерации № 472002, либо под обозначениями,  сходными с ним до степени смешения, а также о взыскании 100 000 рублей  компенсации.  

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области от 27.08.2016 в удовлетворении исковых требований  отказано.  

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  от 19.12.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.  

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Агентство  обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в  которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим  обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение  судами норм материального и процессуального права, просит названные  судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении  исковых требований.  

В обоснование кассационной жалобы Агентство указало на  неправомерность и несоответствие фактическим обстоятельствам дела  выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований  

для признания факта нарушения Обществом исключительного права на  товарный знак, в защиту которого предъявлен иск.  

Так, заявитель кассационной жалобы полагает, что обжалуемое  решение суда первой инстанции принято в нарушение положений статьи 15  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при  отсутствии указаний в названном судебном акте на нормы права, которые  были применены судом, а также при отсутствии мотивов, из которых суд  исходил при принятии решения.  

Также в кассационной жалобе Агентство не согласилось со  следующими выводами, изложенными в обжалуемых судебных актах.  

По мнению Агентства, суды первой и апелляционной инстанций  неправомерно применили к рассматриваемым правоотношениям положения  статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),  содержащие основания для отказа в регистрации обозначений в качестве  товарных знаков.  

Вывод судов об отсутствии сходства до степени смешения  противопоставленных обозначений ввиду того обстоятельства, что понятие  «сувенир» является общепринятым термином, Агентство полагает  неправильным.  

При этом Агентство указало, что товарный знак «СУВЕНИР  SOUVENIR SOOVENIR» по свидетельству Российской Федерации № 472002  зарегистрирован Роспатентом, его правовая охрана является действующей, в  связи с чем, по мнению Агентства, у судов отсутствовали основания для  проведения анализа названного товарного знака на его соответствие  требованиями статьи 1483 ГК РФ.  

Кроме того, в кассационной жалобе заявитель указал на нарушение  судами первой и апелляционной инстанции положений статьи 1482 ГК РФ и  Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся  основанием для совершения юридически значимых действий по  государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,  

коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства  экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее  – Правила № 482).  

Так, по мнению Агентства, суды первой и апелляционной инстанций  неправильно, без учета вышеназванных положений, классифицировали  товарный знак Агентства, как «словесный, имеющий графическую  составляющую».  

Указанное обстоятельство привело к неправомерным выводам судов об  отсутствии сходства товарного знака, принадлежащего Агентству, и  обозначения, используемого Обществом, ввиду их графического различия.  

Ссылаясь на правовую позицию, изложенную в постановлении  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012   № 16577/11, и положения Методических рекомендаций по проверке  заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом  Роспатента от 31.12.2009 № 197, Агентство полагает, что  противопоставленные обозначения будут восприниматься потребителями как  сходные до степени смешения.  

При изложенных обстоятельствах Агентство считает, что обжалуемые  судебные акты судов первой и апелляционной инстанций подлежат отмене  как незаконные и необоснованные.  

Общество отзыв на кассационную жалобу в суд не представило. 

В судебное заседание явился генеральный директор Агентства,  поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.  

Общество, надлежащим образом извещенное о времени и месте  судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на  официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в  суд кассационной инстанции своих представителей не направило, что в  соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения  кассационной жалобы в его отсутствие.  

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом  кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть  исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия  безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных  частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Как следует из материалов дела и установлено судами, Агентство  является правообладателем товарного знака «СУВЕНИР SOUVENIR  SOOVENIR» по свидетельству Российской Федерации № 472002 с датой  приоритета от 17.11.2010, зарегистрированного Федеральной службой по  интеллектуальной собственности в отношении товаров и услуг 14, 16, 29, 32,  35-го классов МКТУ. В частности, названный товарный знак  зарегистрирован в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ:  «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в  сфере бизнеса; офисная служба».  

Полагая, что действиями Общества, выразившимися в использовании  при осуществлении им розничной торговли сувенирной продукцией  обозначений «MIR SOUVENIR», «MIR SUVENIR», «МИР СУВЕНИР»,  сходных до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на  которое принадлежит Агентству, когда право на использование указанного  средства индивидуализации Обществу не передавалось, Агентство  обратилось в арбитражный суд с иском о пресечении действий, нарушающих  исключительное право, а также о взыскании компенсации.  

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и  апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 1229, 1252,  1477, 1482, 1484 ГК РФ и принимая во внимание правовые позиции,  изложенные в Обзоре практики рассмотрения арбитражными судами дел,  связанных с применением законодательства об интеллектуальной  собственности, утвержденного информационным письмом Президиума  

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122  (далее – Информационное письмо № 122), исходили из недоказанности факта  нарушения Обществом исключительного права на товарный знак, в защиту  которого предъявлен иск.  

При этом суды первой и апелляционной инстанции, принимая во  внимание положения Правил № 482, установили отсутствие сходства  противопоставленных обозначений по графическому критерию, а также,  применив положения статьи 1483 ГК РФ, признали зарегистрированный  товарный знак общепринятым термином, в связи с чем пришли к выводу о  том, что сравниваемые обозначения не могут быть отнесены потребителями к  одному и тому же источнику происхождения, и отказали в удовлетворении  исковых требований.  

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом  кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение  судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права,  нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием  для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.  

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев  доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке,  предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и  апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а  также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах,  установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле  доказательствам, пришел к следующим выводам.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О  вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных  

с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», и  положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав  и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования  данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать  выполнение им требований закона при использовании произведений и (или)  объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое  лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для  него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении  факта законности/незаконности использования товарного знака.  

Таким образом, в предмет доказывания по такой категории дел входят  обстоятельства принадлежности истцу исключительного права на товарный  знак, в защиту которого предъявлен иск, и факт незаконного использования  этого исключительного права действиями ответчика.  

Как следует из системного толкования положений статей 1477, 1479,  1480, 1481, 1491, 1503 ГК РФ, возникновение исключительного права на  товарный знак признается с момента его государственной регистрации в  федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной  собственности (Роспатенте) на основании его решения и удостоверяется  свидетельством.  

Также из вышеназванных правовых положений следует, что  исключительное право на товарный знак подлежит правовой охране с  момента его регистрации до момента его прекращения по одному из  оснований, предусмотренных статьей 1514 ГК РФ, или ввиду признания  предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной  в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ.  

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, судами первой и  апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего дела был  

установлен факт принадлежности Агентству исключительного права на  товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 472002.  

Доказательства того, что в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК  РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку истца было в  установленном порядке оспорено путем подачи соответствующего  возражения в Роспатент, или его правовая охрана была прекращена на  основании положений статьи 1514 ГК РФ, в деле отсутствуют.  

При изложенных обстоятельствах у судов отсутствовали какие-либо  основания для анализа и оценки зарегистрированного и действующего  товарного знака, в защиту которого предъявлен иск, на его соответствие  требованиям статьи 1483 ГК РФ, содержащей основания для отказа в  регистрации обозначений в качестве товарных знаков. Полномочиями по  определению соответствия товарного знака положениям статьи 1483 ГК РФ,  в том числе и в отношении наличия либо отсутствия различительной  способности обозначения, наделена Федеральная служба по  интеллектуальной собственности как при осуществлении экспертизы  заявленного обозначения при его регистрации, так и впоследствии при  рассмотрении возражений заинтересованных лиц. При этом  законодательством установлен обязательный административный порядок  оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку путем  подачи соответствующего возражения в Федеральную службу по  интеллектуальной собственности.  

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением  в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»  (далее – Постановление № 5/29) разъяснено, при рассмотрении судом дел о  нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору,  подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не  

должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу  решения.  

Также в пункте 62 Постановления № 5/29 прямо указано, что лицу, на  имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его  защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства  неправомерности регистрации товарного знака) до признания  предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной  в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой  охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.  

Таким образом, судебная коллегия, исходя из вышеназванных  правовых норм, а также принимая во внимание изложенные правовые  позиции Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации, полагает неправомерными выводы судов  первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для применения к  рассматриваемым правоотношениям положений статьи 1483 ГК РФ, а также  об отсутствии у обозначения, зарегистрированного в качестве товарного  знака по свидетельству Российской Федерации № 472002, различительной  способности. Отказ в защите исключительного права на товарный знак по  мотиву его несоответствия требованиям статьи 1483 ГК РФ является  незаконным, как основанный на неправильном применении норм  материального права.  

Также суд кассационной инстанции соглашается с доводами  кассационной жалобы о неправильном применении судами норм  материального права при установлении сходства спорного обозначения с  товарным знаком истца, а также о несоответствии выводов судов в этой  части фактическим обстоятельствам дела.  

Как справедливо указали суды, исходя из правовой позиции,  содержащейся в пункте 13 Информационного письма № 122, вопрос о  сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по  общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.  

Однако указанная позиция не может пониматься как возможность  осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость  при установлении факта сходства обозначений до степени смешения  руководствоваться требованиями нормативных правовых актов,  регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной  инстанции о толковании нормы права.  

Делая вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до  степени смешения, суды исходили из того обстоятельства, что товарный  знак, в защиту которого предъявлен настоящий иск, представляет собой  словесное обозначение, имеющее графическое составляющую. Сравнив  противопоставленные обозначения, суды первой и апелляционной  инстанции, признав наличие их сходства по фонетическому критерию,  вместе с тем пришли к выводу об отсутствии их сходства в целом, исходя из  их графических различий.  

Вместе с тем согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается  тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно  совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до  степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно  ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения  сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными  обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.  

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым  (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)  признакам.  

При этом пунктом 42 Правил установлено, что признаки, указанные в  настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в  различных сочетаниях.  

Также судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на  данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и от 17.04.2012 № 16577/11  разъяснения, согласно которым вывод о сходстве делается на основе  восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также  презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.  

Кроме того, как следует правовой позиции, содержащейся в  постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, для признания сходства товарных  знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных  знаков в глазах потребителя.  

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что  суды, установив лишь отсутствие графического сходства  противопоставленных обозначений, пришли к неправомерным и  несоответствующим вышеназванным правовым положениям выводам, об  отсутствии сходства названных обозначений в целом.  

При этом судебная коллегия считает необходимым отметить, что  сравниваемые обозначения, в первую очередь, являясь словесными  обозначениями по смыслу положений Правил № 482, подлежали анализу на  наличие сходства по фонетическому и семантическому признакам, тогда как  отдельные различия в графическом исполнении, в том числе в виде шрифта  или расположения слов, не могут влиять на вывод о наличии или отсутствии  сходства обозначений в целом.  

Кроме того, из обжалуемых судебных актов не усматривается, что  судами первой и апелляционной инстанций был проведен анализ на сходство  названных обозначений до степени смешения по семантическому критерию.  

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, обжалуемые  судебные акты подлежат отмене как основанные на неправильном  применении норм материального права, а также в силу несоответствия  выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле  доказательствам на основании части 1 статьи 288 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения  требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных  процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в  силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит  передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

При новом рассмотрении дела судам необходимо устранить указанные  недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного  рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить, имеется ли  тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком истца  и используемым ответчиком обозначением, использование указанного  обозначения в отношении услуг, для индивидуализации которых товарный  знак зарегистрирован, или однородных услуг; дать надлежащую правовую  оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле  доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями  действующего законодательства.  

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое  рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов, в том числе  связанных с подачей кассационной жалобы разрешается арбитражным судом,  вновь рассматривающим дело.  

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 27.08.2016 по делу № А56-19744/2016 и постановление  Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2016 по тому же  делу отменить.  

Дело № А56-19744/2016 направить на новое рассмотрение в  Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может  быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную  коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий  двух месяцев.  

Председательствующий судья Н.Л. Рассомагина  

Судья Д.А. Булгаков  

Судья И.В. Лапшина