РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-198255/22-110-1495

г. Москва

30 марта 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2023  года

Решение в полном объеме изготовлено 30 марта 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Рогова Игоря Борисовича (ОГРНИП: 304770000452182, ИНН: 770604708336, Дата присвоения ОГРНИП: 12.10.2004, Дата прекращения деятельности: 09.12.2021) к закрытому акционерному обществу "Т И К ПРОДУКТЫ" (121357, ГОРОД МОСКВА, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 3/1, СТР.1, ОГРН: 1027739277720) о взыскании 1 000 000 руб.,

 

при участии:

от истца – Рогов  И.Б., паспорт

от ответчика- Мальков  Д.П. по дов.  от  14.07.2021, 

 

УСТАНОВИЛ:

Рогов Игорь Борисович обратился с иском к закрытому акционерному обществу "Т И К ПРОДУКТЫ" о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №198400.

Ответчик иск не признал, по мотивам, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, за истцом зарегистрировано исключительное право на товарный знак № 198400 (дата регистрации: 05.01.2001, срок действия: 17.11.2029, регистрирующий орган: Роспатент, класс МКТУ: 30 кондитерские изделия, тип товарного знака: словесный):

Также указанный товарный знак зарегистрирован как международный товарный знак по свидетельству № 1245383.

Истец является правообладателем товарного знака по свидетельству № 198400 с 2004 года, производил и реализовывал товары под этим товарным знаком (в том числе через юридические лица, принадлежавшие истцу), что подтверждается представленными к исковому заявлению материалами. Продукция под этим товарным знаком ежегодно выставлялась на крупнейших выставках продуктов питания. Также к исковому заявлению представлены каталоги компании правообладателя, в которых представлена продукция под этим товарным знаком.

Истцу 02 декабря 2020 г. стало известно, что ответчик предлагает к продаже, а также реализует товар, наименование которого сходно до степени смешения с указанным выше товарным знаком, исключительное право на которое принадлежит истцу, а именно: «Новогодний набор «Бычок» (с конфетами);

Факт продажи товаров ответчиком в спорной упаковке подтверждается следующим: - материалы контрольной закупки, кассовый чек.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГКРФ отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Истец своего согласия на использование ответчиком своих товарных знаков не давал.

Согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

В силу п. 1 и 2 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В соответствии с п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее -Постановление № 10) Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения (п. 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020№ 12).

Что касается сходства обозначений, то обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

Если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений. (п. 7.1.1 Руководства).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

внешняя форма;

наличие или отсутствие симметрии;

смысловое значение;

вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (п. 7.1.2.2. Руководства).

Товарный знак является словесным, таким образом, для оценки сходства до степени смешения является его семантическое свойство. При указанных обстоятельствах, указание на этикетке «Бычок» является сходными до степени смешения по семантическому свойству с товарным знаком «Бычок».

В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в ст. 12 и п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право (п. 57 Постановления № 10).

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На текущий момент Истец принял решение использовать способ расчёта, предусмотренный пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, и просит взыскать с Ответчика компенсацию в размере 1 000 000 рублей.

Вместе с тем, из представленных материалов не возможно с достоверностью установить производил, как производил и каким образом реализовывал продукцию с товарным знаком БЫЧОК. Каталоги также не могут подтвердить где, когда и каким образом происходила реализация товаров с товарным знаком Истца. Также не возможно установить кто и когда осуществлял изготовление каталогов.

В соответствии с пунктом 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если действия по приобретению товарного знака (его государственной регистрации (в том числе по подаче заявки на товарный знак), приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. Данный товарный знак БЫЧОК не указывает на конкретные свойства товаров, следовательно оно не способно ввести в заблуждение относительно данного товарного знака.

В данном судебном споре (с учетом имеющихся в деле материалов) никаких доказательств реального использования товарного знака нет, следовательно действия истца явно свидетельствуют о злоупотреблении своим правом.

Верховный суд РФ в Определении от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013 указал, что действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, при отсутствии фактического использования данного товарного знака самим правообладателем являются недобросовестными и не подлежат судебной защите. У истца, который в установленный законом срок не приложил усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить защиту права при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца. Решая вопрос о злоупотреблении правом со стороны истца, суд в подобных случаях, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение названного лица его использовать, причины неиспользования. Правообладателю может быть отказано в защите права в случае установления, что тот зарегистрировал товарный знак не с целью использовать его самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запретить третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы- Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,  которые  входят  в  состав   проверяемого  комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Проведя  анализ словесного товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком в соответствии с Правилами, суд приходит к выводу об отсутствии их сходства до степени смешения ввиду отсутствия звукового и графического сходства, поскольку, товарный знак Бычок и спорное обозначение Новогодний подарок Бычок имеют разное смысловое значение и характеризует форму упаковки в виде быка. Соответственно такое выражение хотя формально и состоит из нескольких слов, но за счёт своей целостности воспринимается в качестве едино элемента.

Вместе с тем, как отмечено в пункте 157 постановления от 23.04.2019 № 10, с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи. Указанное обозначение характеризует форму (внешний вид) упаковки товара, т.е. указывает на его конкретные характеристики, не выполняет цели идентификации продукции с точки зрения принадлежности ее тому или иному правообладателю, и не может восприниматься потребителем как средство индивидуализации продавца.

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко