Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-295005/22-51-2368

24 апреля 2023 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения принята 30 марта 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 24 апреля 2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ БАВАРИЯ» (ОГРН 1107746741706)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПТ ГРУПП» (ОГРН 1197746584254)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 141334 в размере 500 000 руб., 

 

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ БАВАРИЯ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПТ ГРУПП» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 141334 в размере 500 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2023 года исковое заявление было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам Главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

Сторонам было предложено представить в арбитражный суд и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в пятнадцатидневный срок со дня вынесения определения о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам было предложено представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в тридцатидневный срок со дня вынесения определения о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

Ответчик против удовлетворения требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве, заявил ходатайство о привлечении к участию в деле ООО «ТЕХНОСОНУС» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

В соответствии с частью 1 статьи 51 АПК РФ, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, суд не усматривает, поскольку суд считает, что судебный акт по настоящему делу не может повлиять на права или обязанности данного лица по отношению к одной из сторон.

Ответчик заявил ходатайство об истребовании у Федерального института промышленной собственности копии лицензионного договора между ООО «Вольф Бавария» и ООО «ТехноСонус» (дата и номер гос. регистрации: 13.07.2015 РД0176864).

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Оснований для удовлетворения ходатайства ответчика об истребовании доказательств суд не усматривает, поскольку в нарушение части 4 статьи 66 АПК РФ ответчиком не доказана невозможность самостоятельно получить истребуемые доказательства. Кроме того, уважительных причин невозможности самостоятельного истребования вышеуказанных доказательств ответчиком также в ходатайстве не приведено.

Ответчик заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

В соответствии с части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

По смыслу статьи 82 АПК РФ заявление лицом, участвующим в деле, ходатайства о назначении экспертизы не создает обязанности суда ее назначить.

Подобный вывод подтверждается правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении Президиума от 09.03.2011 № 13765/10.

Учитывая формулировку вопроса, на которой настаивал ответчик, а также имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе представленное истцом заключение № P6896RU специалиста по вопросам интеллектуальной собственности от 20 сентября 2021 года, суд оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о назначении по делу судебной экспертизы не усматривает.

Ответчик заявил ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Перечень оснований, при наличии которых суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, установлен частью 5 статьи 227 АПК РФ.

В частности, к таким обстоятельствам относятся: 1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; 2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц; 4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Суд считает, что основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленные частью 5 статьи 227 АПК РФ, отсутствуют.

Само по себе заявление о переходе по общим правилам искового производства таким основанием не является, в связи с чем дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 статьи 228 АПК РФ.

30 марта 2023 года принята резолютивная часть решения (дата публикации – 31 марта 2023 года), исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

03 апреля 2023 года в суд через систему «Мой Арбитр» от ответчика поступило заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, истец является обладателем исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации № 141334 «Плоский отделочный элемент», дата начала отсчета срока действия патента: 07.12.2011.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В обоснование исковых требований истец указал, что ему стало известно о том, что ответчик через маркетплейс Озон реализует следующую продукцию: звукоизоляционная панель МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм).

15 марта 2021 года истцом через маркетплейс Озон была произведена контрольная закупка звукоизоляционной панели МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм) в количестве 2 штук, стоимостью 2 458 руб.

Факт реализации данного товара подтверждается кассовыми чеками от 15 марта 2021 года №№ 1685, 3610.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Таким образом, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10)).

Таким образом, в рассматриваемом случае суду следовало установить, содержится ли в изделие ответчика каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судом, с целью определения содержит ли спорное изделие «звукоизоляционная панель МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм)» каждый признак полезной модели «Плоский отделочный элемент», содержащийся в независимом пункте 1 формулы патента РФ № 141334, или эквивалентный ему признак, истец обратился в ООО «Михайлюк, Сороколат и партнеры-патентные поверенные» для проведения исследования и выдачи заключения специалиста.

Согласно представленному истцом в материалы дела заключению специалиста по вопросам интеллектуальной собственности № P6896RU от 20 сентября 2021 года, спорное изделие «Звукоизоляционная панель» содержит каждый признак полезной модели «Плоский отделочный элемент», содержащийся в независимом пункте 1 формулы патента РФ№ 141334.

В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключения эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.

Оспаривая заключение специалиста, ответчик не привел ни одного довода, который бы ставил под сомнение независимость и беспристрастность специалиста, и как следствие, говорил бы о признании доказательства ненадлежащим.

Суд, оценив представленное в материалы экспертное исследование, полученное в порядке проведения внесудебной экспертизы, по правилам статьи 71 АПК РФ, не усматривает оснований для признания его ненадлежащим или недопустимым доказательством по делу.

В отзыве на исковое заявление ответчик ссылается на то, что 03 февраля 2021 года ответчик приобрел спорный товар «Панель звукоизоляционная Максфорте-Экопанель (1,2 х 0,8м х12 мм) 0,96м2 в количестве 300 штук у ООО «ТехноСонус», что подтверждается счетом-фактурой от 03.02.2021 № 848. В последующем, реализовал 2 шт. панели звукоизоляционные Максфорте-Экопанель истцу.

Ответчик указал, что согласно сведениям, размещенным на официальной сайте Федерального института промышленной собственности https://www.fips.ru/, между ООО «Вольф Бавария» и ООО «ТехноСонус» заключен лицензионный договор (дата и номер гос. регистрации: 13.07.2015 РД0176864), в соответствии с которым ООО «ТехноСонус» предоставлено право на использование полезной модели «Плоский отделочный элемент» (патент № 141334) сроком до 07.12.2021. Таким образом, по мнению ответчика, звукоизоляционные панели Максфорте-Экопанель введены в гражданский оборот с разрешения правообладателя.

Однако данный довод суд не может признать обоснованным в силу следующих обстоятельств.

Согласно пункту 2.1. лицензионного договора, истец (лицензиар) предоставляет ООО «ТехноСонус» (лицензиату) лицензию на использование полезной модели на цели и на территории, определения которых указаны в пунктах 1.5., 1.6. и 1.10. договора соответственно.

В свою очередь статья 1 «Определения терминов и сокращений» содержит имеющую значение для настоящего спора расшифровку, которая позволяет понять, как именно может быть использовано исключительное право истца.

Так, согласно пункту 1.2 лицензионного договора, «Полезная модель» - «плоский отделочный элемент» (композиционный материал), имеющий коммерческое название «ФонСтар» («PhoneStar»).

Согласно пункту 1.3 лицензионного договора, «Патент» - патент РФ № 141334 на полезную модель, подтверждающий исключительное право лицензиара на полезную модель, указанную в пункте 1.2. статьи.

Согласно пункту 1.5 лицензионного договора, «Лицензия» - неисключительная лицензия (в данном случае - это договор), т.е. неисключительное право использования полезной модели.

Согласно пункту 1.7 лицензионного договора, «Противоправное использование полезной модели третьими лицами» - любое действие третьих лиц по использованию полезной модели, осуществлённое без оформления лицензии в порядке, установленном законом.

В данном же случае была реализована звукоизоляционная панель МаксФорте ЭкоПанель (1200*800*12 мм), то есть иной товар, чем указано в договоре - продукция, имеющая коммерческое наименование «ФонСтар» («PhoneStar»).

Кроме того, между сторонами лицензионных договоров заключено не было. Из текста предоставленного договора видно, что лицензиату была предоставлена именно неисключительная лицензия.

Истец указал, что разрешения патентообладателя на введение в гражданский оборот звукоизоляционных панелей МаксФорте ЭкоПанель ответчику не давалось.

Приведенные истцом доводы ответчик не опроверг.

На основании вышеизложенного, суд считает, что действия ответчика по предложению к продаже и продаже спорного товара являются нарушением исключительных прав истца на полезную модель.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 50 000 руб.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

В данном случае ответчик размер требуемой истцом компенсации не оспорил.

Учитывая изложенное, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости и соразмерности, судом определен размер взыскиваемой компенсации в заявленном истцом размере – 50 000 руб.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Руководствуясь ст. ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177, 229 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПТ ГРУПП» об истребовании доказательств, о привлечении к участию в деле ООО «ТЕХНОСОНУС» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, назначении судебной экспертизы, рассмотрении дела по общим правилам искового производства, отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПТ ГРУПП» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЬФ БАВАРИЯ» компенсацию за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 141334 в размере 500 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 000 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                О. В. Козленкова