ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула                                                                                                       Дело №  А54-3645/2016

20АП-190/2020, 20АП-191/2020

Резолютивная часть постановления объявлена     29.09.2021 

Постановление изготовлено в полном объеме      30.09.2021

 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего  судьи Тучковой О.Г., судей Григорьевой М.А., Волошиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, при участии в судебном заседании от общества с ограниченной ответственности «Европа» - ФИО2 (доверенность от 05.05.2020), в отсутствие представителей истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Европа» и общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Наследие» на решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.03.2019 по делу № А54-3645/2016 (судья Медведева О.М.),  

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Наследие» (ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Европа» (ОГРН 

<

***>) о признании использования словесного обозначения «Наследие» нарушением исключительных прав на товарный знак «Наследие Квартал на Преображенской» по свидетельству Российской Федерации № 540326 и товарный знак «Наследие» по свидетельству Российской Федерации № 540327; о запрете использовать словесное обозначение «Наследие» при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, в рекламе, на вывесках, а также в сети Интернет; о понуждении удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения словесное обозначение «Наследие» с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса «Наследие», в том числе с документации, рекламы, вывесок; о понуждении опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодичном издании - журнале «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность»; о взыскании компенсации за нарушение права на товарные знаки «Наследие на Преображенской» и «Наследие» в размере 6 000 000 руб. 

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016 по делу №А54-3645/2016, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по тому же делу, использование словесного обозначения «Наследие» обществом «Европа» признано нарушением исключительных прав Юридического агентства «Наследие» на товарный знак «Наследие Квартал на Преображенской» по свидетельству Российской Федерации № 5403263 и товарный знак «Наследие» по свидетельству Российской Федерации № 540327; обществу «Европа» запрещено использовать словесное обозначение «Наследие» при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети «Интернет»; суд обязал общество «Европа» удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 540326 и № 540327 словесное обозначение «Наследие» с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений Жилого комплекса «Наследие», в том числе с документации, рекламы, вывесок, и опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность»; с общества «Европа» в пользу агентства взысканы компенсация в размере 500 000 руб. и расходы по оплате услуг эксперта в размере               1 666 руб. 67 коп.; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 решение Арбитражного суда Рязанской области от 02.12.2016 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по делу № А54-3645/2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области. 

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу № А54-3645/2016 (с учетом определения об исправлении опечатки от 26.12.2017) суд признал использование словесного обозначения «Наследие» обществом с ограниченной ответственностью «Европа»  нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Наследие» на товарный знак «Наследие Квартал на Преображенской» по свидетельству № 540326 и товарный знак «Наследие» по свидетельству № 540327; запретил обществу с ограниченной ответственностью «Европа» использовать словесное обозначение «Наследие» при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, рекламе, на вывесках, а также в сети «Интернет»; обязал общество с ограниченной ответственностью «Европа» удалить сходное с товарными знаками по свидетельствам № 540326 и № 540327 словесное обозначение «Наследие» с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений Жилого комплекса «Наследие», в том числе с документации, рекламы, вывесок; обязал общество с ограниченной «Европа» опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - журнале «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность»; взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Европа» в пользу общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Наследие» расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 16 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме          12 000 руб., расходы по оплате апелляционной жалобы в сумме 1 200 руб.                                  В удовлетворении иска в остальной части отказал. 

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018 решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу № А54-3645/2016 оставлено без изменения. 

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 21.06.2018 решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018 по делу №А54-3645/2016 отменены в части отказа во взыскании компенсации. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.03.2019, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019, исковые требования удовлетворены частично. С ООО «Европа» в пользу ООО «Наследие» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в сумме                    800 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 53 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы                   3 000 руб. В остальной части требования отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019 по делу № А54-3645/2016 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Определением от 20.01.2020 апелляционные жалобы ООО «Европа», ООО Юридическое агентство «Наследие» на решение суда от 04.03.2019 по делу № А54-3645/2016 приняты к производству Двадцатого арбитражного апелляционного суда.

Определением суда от 05.06.2020 по делу № А54-3645/2016 назначена судебная экспертиза, производство по делу приостановлено до получения экспертного заключения.

В Двадцатый арбитражный апелляционный суд 26.10.2020 поступило заключение эксперта Автономной некоммерческой организации «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований». 

Определением суда от 27.10.2020 производство по апелляционным жалобам ООО «Европа» и ООО Юридическое агентство «Наследие» на решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.03.2019 по делу № А54-3645/2016 возобновлено.

В суд апелляционной инстанции от ООО «Европа» поступили возражения относительно выводов эксперта Автономной некоммерческой организации «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» в связи с тем, что заключение эксперта от 22.10.2020 № 367/20 не содержит ответа на вопрос, поставленный судом. Заявлено ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2021 по делу № А54-3645/2016 назначена повторная судебная экспертиза, производство по делу приостановлено.

Определением суда от 30.08.2021 производство по апелляционным жалобам ООО «Европа» и ООО Юридическое агентство «Наследие» на решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.03.2019 по делу № А54-3645/2016 возобновлено.

Изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, дополнений к ним, отзыва на них, Двадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.03.2019 подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, общество «Наследие» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «Наследие квартал на Преображенской» по свидетельству Российской Федерации № 540326 (дата приоритета 11.06.2013) в отношении услуг 36-го, 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «Наследие» по свидетельству Российской Федерации № 540327                     (дата приоритета 28.11.2013) в отношении услуг 36-го класса МКТУ.

Как стало известно истцу 02.02.2016, при строительстве жилого комплекса «Наследие» ответчиком использован словесный элемент «Наследие», тождественный знаку обслуживания «Наследие» и сходного до степени смешения с товарным знаком «Наследие квартал на Преображенской» путем размещения на официальном сайте ответчика www.nasledie.marmax.ru и на рекламных конструкции информации, предназначенной для неопределенного круга лиц, о жилом комплексе «Наследие».

Указанные обстоятельства подтверждены протоколом осмотра электронного документа от 02.06.2016 (т. 1 л.д. 35-53), а также фотографиями (т. 2, л.д. 76) проектной декларацией, адвокатским запросом от 14.11.2017 № 1114/17, ответом от 16.11.2017, договорами на размещение рекламы (т. 5, л.д. 22-64), фото рекламных материалов и иными доказательствами.

В целях досудебного урегулирования спора истцом ответчику направлена претензия с требование о выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащих истцу, в размере 6 000 000 руб.

В ответ на указанную претензию ответчик направил истцу письмо от 17.06.2016             № 19 (т. 1 л.д. 58-59), в котором указал на недоказанность факта нарушения ответчиком прав истца, в связи с этим требования о выплате компенсации ответчик считает незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком словесного элемента «Наследие» в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации № 540326, № 540327, истец обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Отказывая во взыскании компенсации, суд первой инстанции, руководствуясь разъяснениями, содержащимися в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также ссылаясь на постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по настоящему делу, исходил из того, что представленное истцом в обоснование заявленного размера компенсации лицензионное соглашение от 01.07.2015 предусматривает исключительную лицензию. При этом судом указано, что требований на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ истец не заявлял.

Между тем постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2018 решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2018 по настоящему делу отменены в части отказа во взыскании компенсации. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

Суд первой инстанции, повторно рассмотрев настоящее дело в части требований о взыскании компенсации, пришел к выводу об их частичном удовлетворении. Руководствуясь положениями статей 1484, 1515 ГК РФ суд указал, что требования о взыскании компенсации заявлены на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака по лицензионному соглашению.

Между тем, руководствуясь отчетом оценщика о рыночной стоимости оспариваемых товарных знаков, а также принимая во внимание заявление ответчика о снижении размера компенсации, исходя из степени вины ответчика, характера и последствий нарушения отсутствие доказательств расчета убытков, отсутствие ранее совершенных ответчиком аналогичных нарушений, суд области пришел к выводу о возможности снижении размера компенсации до 800 000 рублей из заявленных                      6 000 000 руб..

При этом суд первой инстанции не учел следующее.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления от 23.04.2019             № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления от 23.04.2019 № 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, судами установлен на основании представленных в материалы дела доказательствах, сторонами не оспаривался.

Принимая во внимание, что доводы апелляционных жалоб сводятся исключительно к несогласию с размером взысканной судом компенсации, судебный акт проверяется только в указанной части.

При обращении с настоящим иском обществом «Наследие» был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления от 23.04.2019 № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 61 постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Кроме того, следует отметить, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

Следовательно, применительно к данным обстоятельствам при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования спорных товарных знаков, расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленного законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787).

Из материалов дела усматривается, что истцом в обоснование заявленных требований о взыскании компенсации по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ представлено лицензионное соглашение от 01.07.2015 о предоставлении исключительного права на товарный знак «Наследие квартал на Преображенской», заключенный между истцом и открытым акционерным обществом «ИРТ»).

Согласно указанному договору от 01.07.2015 лицензионное вознаграждение составляет 3 000 000 руб. за 3 года, следовательно, стоимость исключительного права составляет 1 000 000 руб. в год. Таким образом, истец рассчитал сумму компенсации                    6 000 000 руб. (1 000 000 руб. * 3 года*2).

Проанализировав условия заключенного лицензионного соглашения от 01.07.2015, с учетом положений статей 421, 1236 ГК РФ, принимая во внимание указание Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 21.06.2018 по настоящему делу, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что указанное соглашение является смешанным договором, которым предусмотрена исключительная лицензия на использование товарного знака «Наследие квартал на Преображенской» на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и простая (неисключительная) лицензия на остальной территории Российской Федерации, в том числе в городе Рязани и Рязанской области.

Помимо лицензионного договора, в качестве доказательства, подтверждающего рыночную стоимость прав использования исключительного права на товарные знаки с общим охраняемым элементов - «Наследие», на основе простой (неисключительной) лицензии, истцом представлен отчет от 16.04.2018 № 10-04-2018, выполненный обществом с ограниченной ответственностью Центр профессиональной оценки «Актив». По итогам проведенной оценки оценщик ФИО3 пришла к выводу, что рыночная стоимость прав использования исключительного права на товарные знаки с общим охраняемым элементом - «Наследие», на основе простой (неисключительной) лицензии в год составляет с учетом округления (без учета НДС) 1 075 000 руб.

В свою очередь ответчиком представлено консультационное заключение от 18.09.2017 № 09-17/02з, подготовленное обществом с ограниченной ответственностью «Оценка и экспертиза», по результатам которого сделан вывод о том, что рыночная стоимость права пользования знаком обслуживания «Наследие. Квартал на Преображенской» по свидетельству № 540326 для целей установления размера лицензионного вознаграждения с учетом имеющегося лицензионного договора на использование товарного знака составляет 436 023 руб.

Оценив и проанализировав представленные сторонами заключения в подтверждение рыночной стоимости прав использования исключительного права на товарные знаки истца, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае необходимо руководствоваться отчетом от 16.04.2018 № 10-04-2018, поскольку объектом его оценки были, в том числе, спорные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 540326 и № 540327.

При этом отклоняя консультационное заключение от 18.09.2017 № 09-17/02з, представленное ответчиком, суд первой инстанции указал, что оно выполнено в отношении определения рыночной стоимости права пользования только одним товарным знаком № 540326, в связи с этим не может быть принято судом в качестве надлежащего и допустимого доказательства по заявленным требованиям.

Таким образом, опровергнув расчет ответчика относительно стоимости права использования спорных товарных знаков, суд первой инстанции согласился с расчетом, представленным истцом. Однако снизил размер компенсации с 6 000 000 руб. до 800 000руб.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанным выводом суда области.

Отменяя постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019 по делу № А54-3645/2016, и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что поскольку при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем, то применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2021 удовлетворено ходатайство общества с ограниченной ответственность «Европа» о проведении судебной экспертизы по делу № А54-3645/2016. По делу № А54-3645/2016 назначена повторная судебная экспертиза. Перед экспертом поставлен следующий вопрос: «Определить какова рыночная стоимость права использования товарного знака «Наследие Квартал на Преображенской» по свидетельству Российской Федерации № 540326 и товарного знака «Наследие» по свидетельству Российской Федерации № 540327 с общим охраняемым элементом «Наследие» на основе простой неисключительной лицензии в период, соотносимый с нарушением исключительных прав на товарный знак «Наследие Квартал на Преображенской» с 02.06.2016 по 09.01.2018, на территории Рязанской области?»

Проведение повторной судебной экспертизы поручено эксперту акционерного общества «Консультант-Сервис» ФИО4 (

<

...>/1).

По итогам проведения судебной экспертизы экспертом установлена рыночная стоимость права использования товарного знака «Наследие Квартал на Преображенской» по свидетельству Российской Федерации № 540326 и товарного знака «Наследие» по свидетельству Российской Федерации №540327 с общим охраняемым элементом «Наследие» на основе простой неисключительной лицензии в период, соотносимый с нарушением исключительных прав на товарный знак «Наследие Квартал на Преображенской» с 02.06.2016 по 09.01.2018, на территории Рязанской области, в общем размере 81 046 руб.

В указанном экспертном заключении не усматривается каких-либо противоречий и необоснованных выводов. Экспертиза проведена с соблюдением действующего законодательства. Выводы эксперта в достаточной степени являются мотивированными. Оснований для сомнения в полноте, ясности и достоверности заключения экспертизы не имеется, в связи с этим суд апелляционной инстанции приходит к выводу о доказанности рыночной стоимости спорных товарных знаков в указанном размере. 

Кроме того, экспертное исследование проведено объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, квалификации эксперта, всесторонне и в полном объеме с учетом всех имеющихся особенностей данного дела.

Эксперта ФИО4 предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьями  307, 308 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения эксперта.

Довод истца о том, что экспертное заключение не датировано, отклоняется в силу следующего. 

В силу статьи 25 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: время и место производства судебной экспертизы. Указанные нормы закона соблюдены в пункте 1.2 экспертного заключения. Иных требований вышеуказанный закон не содержит.

Нарушение сроков и отсутствие наказания за это не может влиять на качество проведения судебной экспертизы. Более того, экспертом были запрошены дополнительные материалы, которые были получены лишь в конце мая 2021 года, при том большинство запрошенных документов так и не были представлены истцом (определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2021). Отсутствие некоторых данных привело к необходимости проведения дополнительных исследований экспертом.

Довод об ошибке эксперта относительно даты первого лицензионного договора (конец 2018 года) судом апелляционной инстанции не принимается по следующим основаниям.

На стр. 71 заключения эксперт ошибочно указал начало действия лицензионного договора конец 2018 года, однако это не относится к рассматриваемому периоду - с 02.06.2016 по 09.01.2018, соответственно данный факт никак не влияет на полученный результат.

Что касается срока распространения лицензионного договора - с 01.01.2016, то этот фактор никак не должен был учитываться в расчётах. На стр. 70-72 заключения эксперт анализирует степень распространённости знака для определения коэффициента масштаба и закономерно делает вывод об отсутствии фактов его использования до даты подписания лицензионного договора. Отсутствие фактических данных об использовании знака свидетельствует  об отсутствии его распространенности, соответственно коэффициента масштаба выбран обоснованно. Наличие в договоре записи о распространении условий договора на период с 01.01.2016 а никак не свидетельствует о фактическом использовании данного знака. Данный факт может свидетельствовать лишь о злоупотреблении правом, т.к. фактических данных об использовании знака истцом не предоставлено (несмотря на ходатайство эксперта), однако данный пункт был включён в договор, составленный фактически после начала судебных разбирательств.

Методы и подходы, использованные экспертом, подробно описаны в заключении, как и причины отказа от доходного подхода (стр. 55). Что касается доходов, получаемых правообладателем, то они никак не связаны с прибылью, получаемой от реализации продукции/услуг. Все методы доходного подхода основаны на определении той прибыли, которую генерирует товарный знак на свободном рынке при маркировке товаров /услуг этим знаком, а не от стоимости самого товарного знака. Использование в качестве потока дохода платежей, получаемых правообладателем от продажи прав на товарный знак, приведёт к возникновению логической циклической ошибки: «права на знак будут стоить столько, сколько стоят права на знак». Заявив требование об использовании в расчётах стоимости собственных доходов, истец фактически предлагая отказаться от понятия рыночной стоимости и справедливой компенсации и приведя требования к собственному пониманию размера требуемой выгоды.

Истец утверждает об игнорировании доказательств судом о периоде нарушения, так истец представил 04.07.2019 скриншоты сайта ответчика, на которых якобы видно продолжение использование спорного обозначения., более того, к дополнениям от 22.09.2021 истец прилагает нотариально заверенный протокол осмотра сайта от 26.03.2020.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что данные утверждения истца не доказаны. 

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с этим за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае, если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Данный правовой подход изложен в определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и 24.07.2020                       № 40- П).

Таким образом, согласно выводам Верховного суда Российской Федерации, судам при разрешении споров необходимо обеспечить полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере подлежащей взысканию компенсации, оценить в полном объеме доводы ответчика, свидетельствующие о его несогласии с требованиями истца, установить надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования, императивно определена законом, а цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорных товарных знаков, подтверждаться соответствующими доказательствами             (81 046 руб. согласно выводам проведенной судебной экспертизы), суд считает необходимым взыскать компенсацию в размере 162 092 руб.

Таким образом, исковые требования в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению в сумме 162 092 руб., в остальной части требования следует отказать.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При подаче иска в части  взыскания компенсации в размере 6 000 000 руб. истец уплатил госпошлину в размере 53 000 руб. Поскольку иск удовлетворен частично на 2.71%, с учетом части 1 статьи 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате госпошлины по иску в размере 1 432 руб. Также на ответчика относятся судебные расходы по уплате госпошлины по кассационной жалобе в размере 3 000 руб.

Ответчик понес расходы на оплату экспертизы по делу в размере 40 000 руб. С учетом результата рассмотрения спора, исходя из пропорционального распределения расходов, 2,71% от 40 000 руб. составляет 1 084 руб.  Таким образом, с истца как с лица, исковые требования которого удовлетворены на 2,71%, подлежат взысканию расходы по экспертизе в пользу ответчика в сумме 38 916 руб. (40 000 руб. – 1 084 руб.).

 

Поскольку апелляционная жалоба ответчика удовлетворена, а апелляционная жалоба истца оставлена без удовлетворения, с  истца в пользу ответчика подлежат взысканию 3 000 руб. судебных расходов за подачу апелляционной жалобы.

Таким образом, с учетом взаимозачета, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате госпошлины по иску в размере 1 432 руб.; с истца в пользу ответчика подлежат взысканию   судебные расходы по экспертизе в размере 38 916 руб.

С учетом изложенного решение суда подлежит отмене. 

Руководствуясь статьями  269, 270, 271 Арбитражного кодекса Российской Федерации,  Двадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.03.2019 по делу № А54-3645/2016 отменить.

Исковые требования в части взыскания компенсации удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Европа» в пользу общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Наследие» компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 162 092 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 1 432 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Наследие» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Европа» в возмещение судебных расходов по  экспертизе  38 916 руб. 

В остальной части иска о взыскании компенсации отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                                     О.Г. Тучкова

Судьи                                                                                                                    М.А. Григорьева

                                                                                                                    Н.А. Волошина