АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

дело № А45-6211/2018

Г. Новосибирск

06 августа 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 30 июля 2019 года.

В полном объеме решение изготовлено 06 августа 2019 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Смеречинской Я.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича

к обществу с ограниченной ответственностью «АБ Декор»

о признании незаконным использования товарного знака, взыскании компенсации в сумме 600 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителя ответчика ФИО2 по доверенности от 02.10.2018,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Муравей» (далее – ООО «Муравей») о признании незаконными использования при осуществлении деятельности, в том числе в фирменном наименовании, обозначения «Муравей», взыскании 600 000 компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 543558, с учетом увеличения размера исковых требований по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), принятого судом.

В период рассмотрения дела ответчиком изменено наименование на общество с ограниченной ответственностью «АБ Декор» (далее – ООО «АБ Декор»), сведения об изменении наименования внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 24.05.2018.

Исковые требования ИП ФИО1 мотивированы выявлением использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака № 543558 в фирменном наименовании, в словесной надписи в доменном имени, при реализации товаров. Истец настаивает на взыскании компенсации в сумме 600 000 рублей, размер которой определен на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости товаров (выручки ответчика), реализованных ответчиком с использованием обозначения «муравей» за три года (с 2015 по 2017 годы).

Истец, получивший судебные извещения, направлявшиеся определениями суда, и извещенный посредством размещения определения суда на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет по правилам части 1 статьи 122 АПК РФ, представителя в судебное заседание не направил, заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Об осведомленности истца о времени и месте судебного разбирательства свидетельствует также направление им в арбитражный суд письменных пояснений непосредственно в день судебного заседания с использованием сервиса подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр», размещенного на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.

Ответчик, не согласившись с исковыми требованиями, представил отзыв и письменные пояснения, ссылается на отсутствие однородности реализуемых им товаров (деятельность интернет-дискаунтера строительных материалов) и товаров, для индивидуализации которых использует товарный знак истец; слово «муравей» имеет общеупотребимое значение; ответчик никогда не предлагал к продаже товары с наименованием «муравей»; ответчик никогда не осуществлял реализацию к продаже, не изготавливал и не предлагал к продаже, не вводил в гражданский оборот иным образом товары, маркированные обозначением «муравей»; услуги по реализации товаров ответчиком не оказываются другим лицам, не рекламируются им; размер компенсации считает необоснованным.

Представитель ответчика в судебном заседании возражения против иска поддержала, пояснила, что общая выручка ответчика за 5 лет, включая исковой период, составила 6 341 206 рублей без учета затрат и вычетов.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.05.2018, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2018, исковые требования ИП ФИО1 удовлетворены частично, действия ответчика по использованию обозначения «муравей» признаны незаконными, взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак № 543558 в сумме 25 000 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2019 решение от 29.05.2018 и постановление от 16.10.2018 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. Отменяя принятые по делу судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, Суд по интеллектуальным правам указал на отсутствие у суда полномочий изменять выбранный истцом вид компенсации; необходимость включения в предмет доказывания цены, при сравнимых обстоятельствах обычно взимаемой за правомерное использование товарного знака, которая в двукратном размере и будет составлять размер компенсации за нарушение; необходимость определения обоснованного расчета размера компенсации; определения размера подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона.

Исследовав представленные заявителем доказательства и приводимые им доводы, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд приходит к следующему.

Как усматривается из материалов дела, первоначально товарный знак, содержащий словесное обозначение «МУРАВЕЙ», зарегистрирован 26.03.2001 по свидетельству Российской Федерации № 200809, дата подачи заявки 29.11.1999, за правообладателем общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный лазерный центр «Техника» в отношении товаров 10 класса МКТУ – физиотерапевтическая аппаратура, лазеры для медицинских целей, услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров. 04.12.2009 Российским агентством по патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) зарегистрировано продление срока действия товарного знака до 29.11.2019.

Впоследствии правообладателем передано истцу исключительное право на товарный знак в отношении всех услуг 42 класса. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или услуг осуществлена регистрирующим органом 25.05.2015 № РД0173793, что подтверждается представленными в дело сведениями реестра товарных знаков. Товарный знак зарегистрирован за истцом по свидетельству № 543558 в отношении указанных услуг 42 класса МКТУ.

Как следует из искового заявления, истцом выявлено использование ответчиком обозначения «Муравей» в качестве названия магазина, находящегося по адресу: 

<

...>, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

В обоснование исковых требований истцом представлены снимки экрана компьютера (скриншоты), содержащие изображение страниц в сети Интернет с размещенными на них фотографиями входа в здание с вывеской «магазин МУРАВЕЙ»; снимки страниц сайта в сети Интернет по адресу: «www.магазин-муравей.рф».

Согласно информации, полученной при осмотре сайта, ответчиком размещена информация о розничной и оптовой продаже отделочных и строительных материалов с использованием обозначения «Муравей»; информация находится в открытом доступе, для ее получения не требуется ввода никаких регистрационных данных (например, ввода пароля или логина).

Полагая, что фактом предложения к продаже на сайте в сети Интернет товаров с использованием обозначения «Муравей» ответчиком нарушены принадлежащие истцу исключительные права на товарный знак, ИП ФИО1 25.12.2017 направил в адрес ответчика досудебное предложение о прекращении использования обозначения «Муравей», выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 543558 в сумме 56 000 000 рублей.

Неисполнение ответчиком претензионных требований послужило основанием для обращения ИП ФИО1 в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) произведения науки, литературы, искусства, а равно товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если указанным Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233). 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно статье 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар или услугу одного производителя (продавца) среди аналогичных товаров или услуг других производителей или продавцов.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Принадлежность истцу исключительного права на заявленный в иске товарный знак подтверждена свидетельством о регистрации товарного знака № 543558 «МУРАВЕЙ». Исключительное право принадлежит истцу с 25.05.2015, что отражено в сведениях открытого реестра товарных знаков, размещенного на официальном сайте Роспатента в сети Интернет. 

В подтверждение нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак истец представил снимки страниц в сети Интернет, в том числе информационной страницы, содержащей изображение вывески ответчика «Магазин МУРАВЕЙ», страниц сайта в сети Интернет по адресу: «www.магазин-муравей.рф». Данные снимки страниц содержат сведения об использовании ответчиком обозначения «МУРАВЕЙ» для индивидуализации деятельности по оптовой и розничной продаже отделочных и строительных материалов различных марок, производителей и поставщиков.

Ответчиком осуществление деятельности интернет-магазина с использованием фирменного наименования ООО «Муравей» не оспаривается, как не оспаривается использование интернет-сайта по адресу «www.магазин-муравей.рф» для осуществления деятельности интернет-магазина, предложения к продаже и продажи отделочных и строительных материалов.

Из отзыва ответчика и пояснений его представителя в судебных заседаниях следует, что помещение по адресу: 

<

...>, используется им как офисное помещение, наружная реклама на здании по указанному адресу им не использовалась. Помещение по указанному адресу принадлежит на праве собственности ООО «Билдинг» и предоставлено ответчику в аренду на основании договоров аренды нежилого помещения от 01.08.2014 № 139, от 01.06.2016 № 234, заключенных последовательно и действующих по апрель 2018 года, с учетом дополнительных соглашений к договорам. Указанные обстоятельства подтверждены ответчиком представлением договоров аренды, приложений к ним, актов приема-передачи помещений, дополнительных соглашений, копий свидетельств о государственной регистрации права собственности ООО «Билдинг» на помещения. 

С учетом изложенного, подтверждается использование ответчиком обозначения «Муравей» в предложениях о продаже отделочных и строительных материалов в сети Интернет, в том числе в доменном имени. Принадлежность доменного имени «www.магазин-муравей.рф» ООО «Муравей» ответчиком не оспаривается.

В период рассмотрения дела судом, 17.05.2018 единственным участником ООО «Муравей» ФИО3 принято решение об изменении наименования общества на ООО «АБ ДЕКОР», утвержден устав общества в новой редакции. Заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы общества, подано в соответствующий регистрирующий орган, о чем представлена расписка. 24.05.2018 в ЕГРЮЛ внесены сведения об изменении наименования ответчика.

Использование ответчиком сайта в сети Интернет с доменным именем «www.магазин-муравей.рф» ответчиком прекращено, в подтверждение данного обстоятельства представлены распечатки снимков страниц интернет сайта по адресу «www.pvhplitka.ru», в настоящее время используемого ответчиком.

Не оспаривая факт использования обозначения «Муравей» в объявлениях о продаже товаров электротехнического назначения, в сети Интернет, в том числе в доменном имени, в фирменном наименовании, ответчик ссылается на недоказанность однородного характера реализуемых им товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор судебной практики от 23.09.2015), разъяснено, что для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. 

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015г. № 304-КГ15-8874, продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот. 

По смыслу нормы пункта 3 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование, в том числе при оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, не только обозначения, тождественного товарному знаку, но также сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Действующее в настоящее время Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденное приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128, содержит аналогичные рекомендации, согласно которым под однородными товарами понимаются товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю. Степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений оценивается при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств. Речь может идти о степени сходства товарных знаков и обозначений, степени однородности товаров и услуг, известности и репутации товарного знака на рынке, наличии серии товарных знаков (т.е. группы вариантов товарных знаков, объединенных сильным элементом), соответствующем круге потребителей (пункт 7 главы 2 раздела IV).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 № 10268/02, от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.09.2013 N 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Товарный знак по свидетельству № 543558 зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров.

Как следует из представленных доказательств, истец реализует исключительное право на товарный знак путем предоставления предпринимателям права его использования на условиях неисключительной лицензии по лицензионным договорам от 29.03.2017, от 22.12.2016, заключенным с индивидуальным предпринимателем ФИО4, индивидуальным предпринимателем ФИО5 соответственно. Лицензионные договоры зарегистрированы в установленном порядке, что подтверждается сведениями реестра товарных знаков в отношении указанного товарного знака.

Из содержания представленных лицензионных договоров усматривается, что ИП ФИО5 предоставлено право использования товарного знака только на территории города Уфы; ИП ФИО4 предоставлено право использования товарного знака только для индивидуализации и продвижения магазина, находящегося по адресу: 

<

...>.

Согласно представленным в дело сведениям информационных (поисковых) систем в сети Интернет, по адресу: 

<

...>, расположен магазин Муравей хозяйственных товаров и бытовой химии, лакокрасочных материалов, отделочных материалов, краски, строительных смесей, растворов. В городе Уфе расположен магазин Муравей хозяйственных товаров и бытовой химии.

Из пояснений ответчика следует, что в указанный в иске период им осуществлялась деятельность по продаже отделочных и строительных материалов. Стоимость реализованной ответчиком продукции в период с 01.08.2013 по 24.05.2018 составила 42 373 347 рублей 77 копеек. В тот же период ответчиком приобретена продукция для ее дальнейшей реализации на сумму 36 032 141 рублей 04 копейки. 

В обоснование данного довода ответчиком представлена договорная, товарная, учетная документация, из которой видно, что все продажи осуществлены ответчиком в отношении товаров различных производителей, приобретенных у других лиц. Согласно представленным в дело книгам продаж ООО «Муравей» (используемое в настоящее время наименование – ООО «АБ Декор»), ежеквартальная выручка от продажи товаров не превышала 3 000 000 рублей. Данные книг покупок и книг продаж подтверждены документально, представленными ответчиком счетами-фактурами, товарными и транспортными накладными.

По ходатайству ответчика судом изготовлены электронные образы представленной им на бумажном носителе подлинников указанных выше документов; электронные образы (скан-копии) документов размещены судом на компьютерном диске, приобщены судом к материалам дела. По ходатайству представителя ответчика подлинники документов возвращены ООО «АБ Декор».

Истец ознакомлен с материалами дела, включая электронные образы документов, представленных ответчиком, что подтверждается распиской представителя истца в соответствующем документе (листе ознакомления).

В судебном заседании судом обозревались электронные образы представленных ответчиком документов.

Согласно представленным ответчиком товарным накладным, счетам-фактурам, платежным поручениям, к реализуемым ответчиком товарам относятся дверные коробки, наличники, замки, клеевые смеси, грунтовки, керамогранит, смеси штукатурные, шпаклевки, профили потолочные, стяжки для пола, саморезы, уголки, гипсокартон, иные отделочные материалы.

Проанализировав назначение, целевую аудиторию, выполняемые соответствующими товарами функции, арбитражный суд приходит к выводу, что предлагаемые ответчиком к продаже товары и работы являются однородными по отношению к товарам и работам, для обозначения которых истцом используется товарный знак по свидетельству № 543558.

Указанный выше товарный знак представляет собой словесное обозначение «МУРАВЕЙ» выполненное заглавными буквами русского алфавита контрастного (черного) цвета на светлом (белом) фоне.

В пункте 32 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, определено, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.

Согласно пункту 7.1.1 Руководства, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №122 от 3.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что на сайте ответчика в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и в фирменном наименовании ответчика используется обозначение «муравей», сходное до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству № 543558, принадлежащим истцу, в том числе по графическому, семантическому, фонетическому критериям.

С учетом изложенного, довод ответчика об отсутствии однородности реализуемых товаров судом отклонен.

Ссылка ответчика на общеупотребимое значение слова «муравей» судом также не принимается, поскольку правовая охрана в исковом периоде действовала в отношении товарного знака № 543558, товарный знак зарегистрирован в установленном порядке. 

Статьей 1252 ГК РФ установлены способы защиты прав на средства индивидуализации, к которым, в частности, отнесено предъявление требований о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Поскольку исключительное право на товарный знак № 543558 принадлежит истцу, а совершение ответчиком действий, нарушающих исключительное право истца на указанное средство индивидуализации, подтверждается материалами дела, требования истца о признании незаконным использования ответчиком товарного знака и взыскании компенсации следует признать правомерными.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. 

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав товарный знак в сумме 600 000 рублей. В обоснование размера компенсации истец ссылается на реализацию ответчиком товаров за три года на сумму более 28 000 000 рублей, определяя в указанной сумме доходы ответчика от осуществления деятельности по реализации товаров.

Истец настаивает на взыскании компенсации, вид которой выбран им в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и определен как двукратный размер выручки ответчика за период с 2015 по 2017 годы. Размер компенсации истцом обоснован ссылками на представленные им распечатки сведений о бухгалтерской отчетности ООО «АБ Декор», в которых указан размер выручки этого лица на конец 2015 года в сумме 9 087 тысяч рублей, на конец 2016 года – в сумме 9 285 тысяч рублей, на конец 2017 года – 6 750 тысяч рублей. Общий размер выручки ответчика, исходя из представленных истцом сведений, составил за указанный период 25 122 000 рублей.

Указанные сведения не противоречат данным книг продаж и реестров реализаций и поступлений товарно-материальных ценностей, представленных ответчиком. Представленные истцом сведения ответчиком не опровергнуты представлением бухгалтерской или налоговой отчетности либо иной документации, содержащей сведения об объемах реализации товаров, данных бухгалтерского или налогового учета.

При рассмотрении требования истца о взыскании компенсации суд исходит из следующего.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, выбирая взыскание компенсации вместо возмещения убытков, правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Вместе с этим данное законоположение во взаимосвязи с положениями статьи 65 АПК РФ не может быть истолковано как освобождающее истца от доказывания факта причинения ему убытков и допускающее произвольный выбор истцом вида компенсации.

Согласно разъяснениям пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление от 23.04.2019 № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. При несоблюдении указанных требований суд вправе вынести определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).

По смыслу норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, выбор вида компенсации обусловлен обстоятельствами нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак.

Так, подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ установлено право правообладателя вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в следующем размере: 

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, 

- в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу пункта 4 статьи 1252 ГК РФ контрафактными считаются материальные носители, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение таких носителей, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство.

Исходя из вышеуказанных норм закона и разъяснений пункта 61  Постановления от 23.04.2019 № 10, размер компенсации может быть определен правообладателем как двукратная стоимость контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением, либо как двукратная стоимость использования соответствующего товарного знака.

При рассмотрении дела судом не установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением «муравей», то есть товара, на котором размещено такое обозначение. Истцом не представлено ни одного доказательства, содержащего сведения о продаже ответчиком таких товаров.

Более того, представленной в дело документацией, в том числе представленными истцом распечатками страниц интернет сайта ответчика, подтверждается продажа ответчиком как продавцом (интернет-магазин) товаров других производителей, маркированных обозначениями, содержащими сведения о производителях соответствующих товаров. Во всех случаях такие обозначения существенно отличаются от обозначения «муравей».

В рассматриваемом случае товарный знак зарегистрирован для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ, в который, в основном, включаются услуги, предоставляемые физическими лицами индивидуально или коллективно, в отношении теоретических и практических аспектов сложных областей деятельности, предоставляемые специалистами в областях химии, физики, техники, программирования, согласно перечню классов услуг и общим замечаниям Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков МКТУ-11.

В то же время истец заявляет о взыскании компенсации, исходя из двукратной стоимости товаров, проданных ответчиком, а не услуг по реализации товаров.

Вопреки доводу истца, продажа товара (реализация товара) и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными и имеют различный объект и направленность. К реализации услуг по продаже (реализации) товаров могли быть отнесены действия какого-либо субъекта, направленные на оказание другим лицам услуг, связанных с продажей каких-либо товаров, организация деятельности, связанной с оказанием другим лицам услуг по реализации товаров. 

В данном случае такая деятельность ответчика из материалов дела не усматривается. Совершение ответчиком действий по оказанию услуг по реализации товаров, предложение к продаже таких услуг, рекламирование оказания услуг по реализации товаров из материалов дела не следует. 

Более того, истец и не заявил об осуществлении ответчиком такой деятельности, настаивая на определении размера компенсации в размере двукратной стоимости всех товаров, проданных ответчиком за три года. 

Такой расчет размера компенсации не соответствует положениям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Ссылка истца на судебные акты по делу № А43-12230/2014 судом отклонена, поскольку в указанном деле судами компенсация определена в двукратном размере стоимости медицинских услуг, непосредственно оказанных ответчиком с использованием товарного знака, при регистрации этого товарного знака для индивидуализации именно медицинских услуг. По обстоятельствам данного спора ответчик не осуществлял оказание услуг, что исключает применение при рассмотрении настоящего дела способа расчета компенсации, примененного судами при рассмотрении дела № А45-12230/2014.

Нормами пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, помимо компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, предусмотрено также право правообладателя требовать от нарушителя компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанный вид компенсации предполагает, что размер компенсации составляет двукратную цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ одновременно и минимальным, и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Определениями от 24.04.2019, 22.05.2019, 17.06.2019, 15.07.2019 судом предлагалось истцу уточнить исковые требования с учетом цели регистрации обозначения «муравей» в качестве товарного знака, предназначенного для реализации услуг, представить расчет размера компенсации. Истец, вопреки указанным определениям, настаивал на выбранном им виде компенсации как двукратной стоимости товаров, реализованных ответчиком, на что явно указал в письменных пояснениях, поступивших в арбитражный суд в электронном виде 23.04.2019, 10.07.2019, 25.07.2019, 30.07.2019.

Несмотря на указанные выше определения арбитражного суда, истцом не представлены сведения о стоимости использования исключительного права на товарный знак № 543558. Равным образом не представлены доказательства стоимости использования такого права, которые, по мнению истца, отражают действительную стоимость использования товарного знака в период, указанный им в исковом заявлении.

Определением от 15.07.2019 сторонам предлагалось обсудить проведение по делу судебной экспертизы с целью установления стоимости использования товарного знака № 543558.

Согласие на проведение такой экспертизы сторонами суду не представлено. Из пояснений представителя ответчика следует, что он считает достаточной для рассмотрения дела имеющуюся в нем совокупность доказательств. 

Истец в письменных пояснениях, поступивших в арбитражный суд в электронном виде 25.07.2019, возражал против проведения по делу судебной экспертизы с целью определения стоимости использования товарного знака, аргументируя возражения неотносимостью доказательств стоимости использования товарного знака с учетом выбранного истцом вида компенсации, отказался представлять доказательства стоимости использования товарного знака, поскольку они, по мнению истца, не имеют значения для дела.

Из материалов дела следует, что истцом осуществлялось использование товарного знака декабря 2016 года путем предоставления права его использования по лицензионным договорам. По лицензионному договору от 22.12.2016, заключенному с индивидуальным предпринимателем ФИО5, право использования товарного знака истцом предоставлено предпринимателю на безвозмездной основе. По лицензионному договору от 29.03.2017, заключенному с индивидуальным предпринимателем ФИО4, стоимость права использования товарного знака составила 500 рублей ежемесячно, договор заключен на два года. 

Исходя из содержания имеющихся в деле материалов, судом произведен расчет стоимости использования товарного знака № 543558. При этом суд принимает во внимание, что цена, указанная в лицензионных договорах, прошедших регистрацию в установленном порядке, определена свободным волеизъявлением истца как правообладателя соответствующего исключительного права в условиях равенства сторон договора и равновесия потребностей в использовании этого товарного знака со стороны лицензиата и ожидаемого правообладателем дохода от использования исключительного права на товарный знак.

Использование обозначения «муравей» осуществлялось с момента приобретения истцом исключительного права на товарный знак (25.05.2015) по дату изменения ответчиком фирменного наименования и отказа от использования прежнего интернет-сайта (24.05.2018), то есть в течение 36 месяцев. Соответственно, стоимость использования товарного знака за указанный период составила 18 000 рублей (500 рублей х 36 месяцев = 18 000 рублей). В пределах заявленного истцом периода по 2017 год такое использование ответчиком товарного знака осуществлялось в течение 31 месяца, а стоимость использования товарного знака за указанный период составила 15 500 рублей (500 рублей х 31 месяц = 15 500 рублей). Двукратный размер стоимости использования товарного знака составил 31 000 рублей.

Между тем истец возражает против применения при рассмотрении его исковых требований компенсации, определенной как двукратная стоимость использования исключительного права на товарный знак, настаивая на выборе им вида компенсации, исходя из двукратной стоимости реализованных ответчиком товаров.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, в том числе в определении от 21.05.2015 № 1119-О, что в силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности только истец определяет, защищать ему или нет свое нарушенное или оспариваемое право (часть 1 статьи 4 АПК Российской Федерации), какое исковое требование и в связи с чем предъявлять в суд (пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 АПК Российской Федерации), к кому предъявлять иск (пункт 3 части 2 статьи 125 АПК Российской Федерации) и в каком объеме требовать от суда защиты (часть 5 статьи 170 АПК Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

В пункте 59 Постановления от 23.04.2019 № 10 изложены разъяснения, согласно которым при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В письменных пояснения по делу истцом явно выражена направленность исковых требований на взыскание компенсации указанного им вида и исходя из представленного истцом расчета двукратного размера стоимости товаров, реализованных ответчиком. Подобное процессуальное поведение истца исключает возможность рассмотрения судом требований с применением иного способа расчета размера компенсации, в том числе предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ из двукратной стоимости использования исключительного права на товарный знак.

Поскольку в рассматриваемом случае не установлено ни одного факта продажи ответчиком товара, на котором размещен товарный знак, представленный истцом расчет размера компенсации не подтвержден представленными суду доказательствами, что исключает удовлетворение искового требования о взыскании компенсации.

Ответчиком при рассмотрении дела было заявлено о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя. В судебном заседании представитель ответчика просил не рассматривать данное заявление, ссылаясь на преждевременное его представление. Подобная процессуальная позиция ответчика не противоречит положениям части 1 статьи 112 АПК РФ, допускающей разрешение вопросов распределения судебных расходов в определении. 

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ, исходя из удовлетворения судом нематериального требования истца о признании использования ответчиком товарного знака № 543588 незаконным и отказа в удовлетворении материального требования о взыскании компенсации. Возмещению истцу за счет ответчика подлежат расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей.

В связи с увеличением истцом размера исковых требований, государственная пошлина по иску составит 21 000 рублей. С учетом уплаченной при подаче иска государственной пошлины в сумме 8 000 рублей, с истца следует взыскать государственную пошлину в сумме 13 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным использование обществом с ограниченной ответственностью «АБ Декор» при осуществлении своей деятельности, в том числе в фирменном наименовании, товарного знака № 543558.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АБ Декор» (ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 311028012400084) судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 311028012400084)  в доход федерального бюджета бюджет государственную пошлину в сумме 13 000 рублей.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Я.А. Смеречинская