ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-9852/2022

г. Челябинск

05 сентября 2022 года

Дело № А47-10806/2021

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 сентября 2022 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ширяевой Е.В.,

судей Баканова В.В., Лукьяновой М.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Оренбургские сувениры» на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 09.06.2022 по делу           № А47- 10806/2021 (судья Дубинина С.А.).

В судебном заседании в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «Фабрика оренбургских пуховых платков»  - ФИО2 (доверенность от 29.10.2021 до 31.12.2022, удостоверение адвоката).

общества с ограниченной ответственностью «Оренбургские сувениры» - ФИО3 (доверенность от 10.01.2022 до 31.12.2022, паспорт, диплом).

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Оренбургских пуховых платков» (далее – ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков», истец) обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области к обществу с ограниченной ответственностью «Оренбургские сувениры» (далее – ООО «Оренбургские сувениры», ответчик, податель апелляционной жалобы) с исковым заявлением о взыскании 10 000 000 руб. 00 коп. штрафов за нарушение ответчиком в июле 2021 пунктов 19.3.1., 19.3.2 договора коммерческой концессии от 30.03.2017 № 02/2017 (в редакции дополнительного соглашения  от 01.02.2018 № 3). 

Определением от 15.02.2022 в порядке статье 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требования относительно предмета спора привлечено акционерное общество «Международный аэропорт «Курумоч» (далее - АО «Международный аэропорт «Курумоч», третье лицо).

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 09.06.2022 (резолютивная часть решения от 31.05.2022) исковые требования ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков» удовлетворены частично, с ООО «Оренбургские сувениры» в пользу истца взыскано 500 000 руб. 00 коп. штрафа, 73 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины (т.2 л.д. 97-111).

Ответчик с вынесенным судебным актом не согласился, обратился в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать (т.2 л.д. 117-119).

В обоснование доводов апелляционной жалобы указал, что факты нарушений датированы за пределами действия коммерческой концессии. Податель апелляционной жалобы отмечает, что истцом также нарушен пункт 19.3.1. договора франчайзинга, поскольку до ответчика не была доведена информация об организациях, которые являются официальными поставщиками.

Ответчик обращает внимание судебной коллегии на тот факт, что поскольку истец не занимается продажей своих товаров в розничных магазинах, деятельность ООО «Оренбургские сувениры» не создает конкуренцию по смыслу пункта 19.3.2. договора франчайзинга. 

По мнению подателя апелляционной жалобы, протокол осмотра сайта не может свидетельствовать о нарушении условий договора франчайзинга и прав истца. Также полагает, что судом неверно дана трактовка пунктам договора, сделаны противоречивые выводы.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2022 апелляционная жалоба принята к производству и назначена к рассмотрению на 30.08.2022 на 11 час. 40 мин.

Лица, участвующие в деле о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак № 257669, выполненный в виде ромба с волнистыми краями, внутри которого расположен графический элемент, заключенный в окружность. 

Указанный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.06.2002, срок действия исключительного права 10.08.2032; Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 23-пряжа, 24- одеяла пуховые, 25- одежда и головные уборы, в том числе береты, жилеты, майки с короткими рукавами, носки, одежда верхняя, перчатки (одежда), пуловеры, свитера, трикотажные изделия (одежда), шали, шапки, шары, юбки; 26- изделия вышитые (том 1 л.д. 82-89, 102-106). 

В рамках рассмотрения дела судом первой инстанции истец пояснил, что также является правообладателем наименования места происхождения товара «Оренбургский пуховый платок». 

Между ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков» (правообладатель) и ООО «Оренбургские сувениры» (пользователь) заключен договор коммерческой концессии №02/2017 от 30.03.2017, предметом которого является предоставление правообладателем пользователю на период действия настоящего договора комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в объеме, необходимом для открытия магазинов и розничной продажи товаров, а пользователь обязуется уплатить правообладателю обусловленное договором вознаграждение. 

В соответствии с пунктом 2.4. договора коммерческой концессии предоставление права использования товарный знака происходит в момент государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по настоящему договору в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

 В соответствии с пунктом 2.2 договора право использования товарного знака, предоставляемое правообладателем пользователю по договору, представляет собой право использования товарного знака в отношении всех товаров 23. 24, 25 и 26 классов МКТУ, для индивидуализации которых данный товарный знак зарегистрирован, включая использование товарного знака в предложениях о продаже товара, на документации, связанной с продажей, хранением или перевозкой товара, для целей демонстрации товара, в том числе в объявлениях, на вывесках магазина, в рекламе (включая рекламу в сети интернет). Перечень товаров 23, 24, 25 и 26 классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, указан в свидетельстве на товарный знак № 257669. 

В силу пункта 2.4 договора предоставление права использования товарного знака происходит в момент государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по настоящему договору в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Пунктом 3.1 договора установлено, что в период действия договора пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав для осуществления розничной продажи клиентам товаров в магазине и распространения товаров в пределах территории действия договора. 

Согласно подпункту 8.1.1 пункта 8.1 договора пользователь обязан использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности КИП указанным в договоре образом. 

Из подпункта 8.1.9 пункта 8.1 договора следует, что пользователь обязан возвращать правообладателю рекламные и информационные щиты с товарными образцами (за исключением случая их приобретения пользователем по договору поставки) по окончании срока, согласованного сторонами в акте передачи указанного оборудования, исключить возможность их копирования и использования третьими лицами, а также сотрудниками пользователя для целей, не связанных с исполнением договора. 

Не позднее последнего дня действия настоящего договора демонтировать элементы фирменного стиля с оборудования и в помещениях, использованных для размещения магазина (подпункт 8.1.10 договора). 

Пунктом 10.1 договора установлено, что настоящий договор заключен сроком на 2 (два) календарных года и действует до 30 марта 2019 года. В соответствии с пунктом 10.2. договора настоящий договор может быть продлен по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к договору. 

Согласно пункту 1.10 договора территория действия договора – г. Челябинск Российской Федерации. Договор зарегистрирован в государственном реестре 31.08.2017 (т. 1, л.д. 86). 

Дополнительным соглашением № 2 от 20.11.2017 к договору коммерческой концессии № 02/2017 от 30.03.2017 стороны пункт 1.10 договора изложили в следующей редакции: «Территория действия договора – Самарская область Российской Федерации». 

Кроме того, сторонами подписано дополнительное соглашение №3 от 01.02.2018 к договору коммерческой концессии, данным соглашением стороны дополнили договор разделом 19 «Защита бренда и борьба с контрафактом». 

В соответствии с пунктом 19.1 указанного дополнительного соглашения в целях сохранения и развития традиционного народного художественного промысла Оренбургской области – пуховязания, правообладателем, единственным в России было получено свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Оренбургский пуховый платок» № 68/2. 

В соответствии с пунктом 19.2 под контрафактом продукции под брендом «Оренбургский платок» понимается» продукция, произведенная не официальными поставщиками, предусмотренными действующими договорами и соглашениями, продукция, приобретенная пользователем не у официальных поставщиков, предусмотренных действующими договорами и соглашениями. 

В соответствии с пунктом 19.3.1. дополнительного соглашения №3 пользователю запрещается торговля контрафактом под брендом «Оренбургский пуховый платок». 

Пользователь имеет право продавать в своих магазинах только товары, произведенные под брендом «Оренбургский пуховый платок», приобретенные у официальных поставщиков, предусмотренных действующими договорами и соглашениями. Пользователь обязан при продаже товаров в своих магазинах и их распространении обеспечивать использование только упаковки и фурнитуры, приобретенных у официальных поставщиков, предусмотренных действующими договорами и соглашениями. 

В соответствии с пунктом 19.3.2. дополнительного соглашения №3 пользователю запрещается заниматься сходной деятельностью в течение 5 (пяти) лет с момента расторжения отношений с правообладателем по настоящему договору. 

В пункте 19.3.9 дополнительного соглашения стороны определили, что при нарушении пользователем п. 19.3.1., п. 19.3.2., п. 19.3.3. настоящего договора пользователь обязан выплатить правообладателю штрафные санкции в размере 5 000 000 рублей 00 копеек за каждый выявленный случай; за нарушение п. 19.3.4., п. 19.3.5., п.19.3.6. настоящего договора, либо недобросовестном исполнении п. 19.3.5., п. 19.3.6. настоящего договора - пользователь обязан выплатить правообладателю штрафные санкции в размере 100 000 рублей 00 копеек за каждый выявленный случай. 

Кроме того, между сторонами заключено генеральное соглашение № 02/2017/1 от 15.08.2017 с целью определения основных условий в рамках долгосрочного сотрудничества сторон по договору коммерческой концессии, согласно которому в срок до 22.08.2017 стороны обязуются подписать восемь документов, а именно: 

- договор коммерческой концессии, если таковой договор еще не подписан; - соглашение о скидках и квотах по товарообороту; 

- соглашение о коммерческом кредите, финансовом правиле и оборачиваемости; 

- соглашение об обмене информацией и планировании продаж; - соглашение о развитии продаж и новом ассортименте; 

- соглашение о защите бренда и борьбе с контрафактом; - соглашение о тайном покупателе;

 - соглашение о конфиденциальности. 

Соглашение ступает в силу с момента подписания сторонами, заключено сроком на 5 лет и действует до 15.08.2022. 

Из материалов дела следует, что сторонами подписаны соглашение о защите бренда и борьбе с контрафактом № 02/0217/1 от 15.08.2017, соглашение о тайном покупателе от 15.08.2017 № 02/2017/1 (т. 2 л.д. 15-19). 

Как указывает истец, представителем фабрики (тайный покупатель) 14.07.2021 в магазине ответчика, расположенном на территории международного аэропорта Курумоч г. Самара, произведена контрольная закупка пуховых изделий (пуховые платки в количестве трех штук) стоимостью 4300 руб., 5200 руб., 5850 руб., в подтверждение чего представлены кассовые чеки, товарные чеки, этикетки (л.д. 109-114 том 1). При этом как указывает истец и усматривается из материалов дела один платок является оригинальным изделием истца (л.д. 45 том 1, л.д. 111 с оборотом, 112 том1), два платка имеют иные этикетки, однако в трех товарных чеках указано – Оренбургский пуховый платок). 

Факт реализации ответчиком в торговой точке под названием «Оренбургские сувениры» на территории международного аэропорта «Курумоч» ответчиком не оспаривается. 

Кроме того, истец ссылается на то, что на официальном сайте АО «Международный аэропорт Курумоч» г. Самара, аэропорт «Самара» airport@kuf.aero размещена информация о нахождении на территории аэропорта фирменного магазина «Оренбургский пуховый платок», в подтверждение представлен протокол осмотра доказательств от 15.07.2021, составленный нотариусом г. Оренбурга ФИО4 том 1 л.д. 36-47). 

По мнению истца, ответчиком нарушены пункты 19.3.1., 19.3.2. договора коммерческой концессии № 02/2017, в связи с чем полагает, что ответчик должен быть привлечен к ответственности в виде штрафов, предусмотренных пунктом 19.3.9 договора концессии. 

Истец направил ответчику претензию от 15.07.2021 № 73 с требованием оплатить штраф на основании п. 19.3.9. договора коммерческой концессии в течение пяти рабочих дней с момента получения настоящей претензии, в семидневный срок предоставить фото-и видеоотчет об отсутствии магазина основании п. 19.3.2 договора, а именно: закрыть магазин, убрать брендированное оформление магазина, то есть вывески, витрины, о чем также предоставить фото и видеоматериалы, закрыть все аккаунты в соцсетях, предоставив доказательства и в течение срока, установленного договором, не заниматься сходной деятельностью (том 1 л.д. 15-19). 

Согласно отчету об отслеживании отправлений с почтовым идентификатором 46003647025414 претензия ответчиком получена, однако оставлена без внимания. 

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Повторно рассмотрев материалы дела, проверив в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исследовав доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы и отмены решения суда в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Арбитражный суд в соответствии с требованиями части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании имеющихся в деле доказательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора.

Требования истца подлежат рассмотрению арбитражным судом исходя из предмета и основания заявленного иска.

Как следует из материалов дела, исковое заявление обусловлено взысканием штрафов за нарушение ответчиком в июле 2021 пунктов 19.3.1., 19.3.2 договора коммерческой концессии от 30.03.2017 № 02/2017 (в редакции дополнительного соглашения  от 01.02.2018 № 3). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если Кодексом не предусмотрено иное. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации и не вытекает из содержания или характера исключительного права. 

Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 Кодекса). 

В пункте 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. 

Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. 

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

Как разъяснено в пункте 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» при квалификации договора для решения вопроса о применении к нему правил об отдельных видах договоров (пункты 2 и 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации) необходимо прежде всего учитывать существо законодательного регулирования соответствующего вида обязательств и признаки договоров, предусмотренных законом или иным правовым актом, независимо от указанного сторонами наименования квалифицируемого договора, названия его сторон, наименования способа исполнения и т.п. 

Как следует из пункта 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

Пунктом 2 указанной статьи предусмотрено, что договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

Из положений статьи 1031 Гражданского кодекса Российской Федерации также следует, что правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав (пункт 1). 

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 1037 Гражданского кодекса Российской Федерации каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного на определенный срок или без указания срока его действия, во всякое время вправе отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за тридцать дней, если договором предусмотрена возможность его прекращения уплатой денежной суммы, установленной в качестве отступного, условия и возможность расторжения договора коммерческой концессии устанавливаются сторонами при его заключении. 

На основании статьи 1465  Гражданского кодекса Российской Федерации секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

В соответствии со статьей 1466 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229  Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом. 

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание (статьи 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с подпунктами 2, 4, 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (лицензионный договор). 

В силу пункта 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права. 

Из материалов дела следует и судом первой инстанции, верно, установлено, что 30.03.2017 сторонами по делу подписан договор коммерческой концессии № 02/2017, по условиям которого правообладатель (истец) предоставил пользователю (ответчику) на период действия настоящего договора право на использование товарного знака № 257669. 

Передача комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии № 02/2017 зарегистрирована в установленном законом порядке Патентным ведомством (31.08.2017).

С учетом дополнительного соглашения №2 от 20.11.2017 к договору коммерческой концессии территория действий договора - Самарская область Российской Федерации" (пункт 1.10 договора). В рассматриваемом случае предоставление права использования исключительных прав по договору коммерческой концессии зарегистрировано в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 31.08.2017.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации государственной регистрации подлежит не договор, а предоставление права использования исключительных прав по договору коммерческой концессии как таковое. Конкретные сроки обращения за государственной регистрацией предоставления права использования законом не предусмотрены. По смыслу норм п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (с учетом п. 4 ст. 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации) отсутствие государственной регистрации предоставления права использования не исключает использование товарного знака пользователем под контролем правообладателя. 

Данный вывод согласуется с позицией, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2017 № С01-909/2017 по делу № СИП-36/2017. 

Из материалов следует и документарно не оспорено, что ответчиком на территории международного аэропорта Курумоч г. Самара в рамках спорного договора коммерческой концессии открыт фирменный магазин «Оренбургский пуховый платок». 

Торговая точка ответчика размещена на территории аэропорта Курумоч на основании договора аренды от 07.08.2017 №МАК-563/17-Д20. В соответствии с пунктом 10.1. договора коммерческой концессии договор заключен сроком на два года и действует до 30.03.2019.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу части 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Из материалов дела, а также пояснений сторон следует, что договор коммерческой концессии, дополнительные соглашения к нему №2, 3 сторонами подписаны без замечаний и разногласий. 

Кроме того, между сторонами в целях определения основных условий в рамках долгосрочного сотрудничества подписаны генеральное соглашение № 02/2017/1 от 15.08.2017, соглашение о защите бренда и борьбе с контрафактом № 02/2017/1 от 15.08.2017 соглашение о тайном покупателе № 02/2017/1 от 15.08.2017.

Суд первой инстанции обоснованно учел, что ООО «Оренбургский сувениры» не оспорило данные соглашения как недействительные, незаключенные или заключенные с превышением полномочий, принимало меры к их расторжению. 

Как следует из п.7 генерального соглашения № 02/2018/1 от 15.08.2017 настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, заключено сроком на 5 лет и действует до 15.08.2022.

 Согласно п. 5 Соглашения № 02/2017/1 «О защите бренда и борьбе с контрафактом» от 15.08.2017 настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента расторжения генерального соглашения. До настоящего времени генеральное соглашение от 15.08.2017, как и соглашение о защите бренда и борьбе с контрафактом от 15.08.2017 сторонами не расторгнуто, обратного суду не представлено (статья 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В рассматриваемом случае стороны согласовали в пунктах 19.3.1, 19.3.2 договора коммерческой концессии с учетом дополнительного соглашения № 3 следующее: 

- п. 19.3.1. пользователю запрещается торговля контрафактом под брендом «Оренбургский пуховый платок». Пользователь имеет право продавать в своих магазинах только товары, произведенные под брендом «Оренбургский пуховый платок», приобретенные у официальных поставщиков, предусмотренных действующими договорами и соглашениями. Пользователь обязан при продаже товаров в своих магазинах и их распространении обеспечивать использование только упаковки и фурнитуры, приобретенных у официальных поставщиков, предусмотренных действующими договорами и соглашениями. 

- 19.3.2. пользователю запрещается заниматься сходной деятельностью в течение 5 (пяти) лет с момента расторжения отношений с правообладателем по настоящему договору. 

В пункте 19.3.9 дополнительного соглашения стороны определили, что при нарушении пользователем п. 19.3.1., п. 19.3.2., п. 19.3.3. настоящего договора пользователь обязан выплатить правообладателю штрафные санкции в размере 5 000 000 рублей 00 копеек за каждый выявленный случай; за нарушение п. 19.3.4., п. 19.3.5., п.19.3.6. настоящего договора, либо недобросовестном исполнении п. 19.3.5., п. 19.3.6. настоящего договора - пользователь обязан выплатить правообладателю штрафные санкции в размере 100 000 рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.

В апелляционной жалобе ответчик обращает внимание судебной коллегии на тот факт, что поскольку истец не занимается продажей своих товаров в розничных магазинах, деятельность ООО «Оренбургские сувениры» не создает конкуренцию по смыслу пункта 19.3.2. договора франчайзинга.

Вместе с тем, указанные доводы были предметом рассмотрения судом первой инстанции, в рамках рассмотрения иска и им дана надлежащая правовая оценка.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции в части того, что в соответствии с пунктами 8.1.9., 8.1.10. договора коммерческой концессии пользователь обязан возвращать правообладателю рекламные и информационные щиты с товарными образцами (за исключением случая их приобретения пользователем по договору поставки) по окончании срока, согласованного сторонами в акте передачи указанного оборудования, исключить возможность их копирования и использования третьим лицами, а также сотрудниками пользователя для целей, не связанных с исполнением договора; не позднее последнего дня действия настоящего договора демонтировать элементы фирменного стиля с оборудования и в помещениях, использованных для размещения магазина.

В соответствии с пунктом 15.1. договора коммерческой концессии пользователь не вправе уступать права, возникшие из настоящего договора, без предварительного письменного согласия правообладателя. В соответствии со статьей 14.4. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. В соответствии с положениями статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

При этом согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. В рассматриваемом случае суд, оценив условия договора коммерческой концессии с учетом требований статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом фактической деятельности пользователя по договору коммерческой концессии по продаже товаров (продукции правообладателя), пришел к выводу том, что стороны согласовали обязательство пользователя не заниматься аналогичной деятельностью по продаже товаров, сходных с товарами истца в течение 5 лет с момента расторжения отношений с правообладателем по настоящему договору, что не противоречит статье 1033 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениям Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», не противоречит публичным интересам. 

В связи с изложенным, доводы ответчика об ограничении его предпринимательской деятельности и противоречии условий договора пункту 2 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, не могут быть приняты в качестве отмены или изменения оспариваемого судебного акта.

В силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора (п. 1). Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (п. 2). Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой (п. 4).

При согласовании условий договора ответчик действовал в соответствии со своей волей и в своем интересе, был свободен в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Спорный договор подписан сторонами без разногласий, не расторгался, не изменялся. Действия сторон по заключению договора не противоречат принципу свободы договора.

Ответчик, как профессиональный участник правоотношений по своей воле принял предложенные условия и вступил в договорные отношения, а соответственно, должен был и мог предусмотреть все возможные последствия совершения действий по исполнению или не исполнению условий договора.

Между тем, и материалов дела следует, что после прекращения договора коммерческой концессии продолжил осуществлять деятельность по продаже пуховых изделий как произведенных истцом, так и другими производителями, на территории аэропорта «Курумоч». Согласно протоколу осмотра доказательств, составленному нотариусом ФИО4 от 15.07.2021, при осмотре доказательств выполнен переход на страницу интернет-сайта, размещенную по адресу http: //kuf.aero/. При переходе на указанную страницу интернет-сайта пользователям открывается главная страница, общий вид которой зафиксирован в приложении 5 (фрагмент страницы), поскольку вся отображаемая информация, содержащаяся на странице, не имеет отношение к настоящему осмотру. 

Выполнено сохранение изображения фрагмента страницы по адресу http://kuf.aero/ (Приложение 5 к протоколу осмотра). На открывшейся главной странице обращаемся к разделу «Еда и покупки». Выполняется обращение на страницу интернет-сайта, размещенную по адресу http://kuf.aero/semces/food-andshopping/. Выполнен переход на страницу интернет-сайта, размещенную по адресу http://kuf.aero/services/fbod-and-shopping/. Выполнено сохранение изображения фрагмента страницы по адресу http://kuf.aero/services/food-and-shopping/ (Приложение 6). 

На открывшейся странице обращаемся к разделу «Оренбургский пуховый платок/ Аксессуары». При этом вся полученная информация находилась в открытом доступе и для ее получения не требовалось ввода никаких регистрационных данных и авторизации (например, ввод логина и пароля). Указанное свидетельствует о размещении информации на официальном сайте АО «Международный аэропорт Курумоч» г. Самара о нахождении на территории аэропорта фирменного магазина «Оренбургский пуховый платок». 

Таким образом, на момент прекращения действия договора концессии № 02/2017 установлен факт несвоевременного удаления информации, которая может указывать на наличие между сторонами договорных отношений, возможность использования ответчиком исключительных прав истца.

В соответствии со статьей 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. Согласно абзацу 4 статьи 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле. 

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу и принял во внимание специфику сети Интернет и возможность оперативного устранения размещенной там информации, за фиксацией которой обратилось лицо, процедура обеспечения доказательственной информации, размещенной в сети Интернет, по объективным причинам должна осуществляться безотлагательно в целях ее незамедлительной фиксации.

Кроме того, вопреки возражениям ответчика, как усматривается из материалов дела, истцом произведена закупка товара 14.07.2021 в магазине ООО «Оренбургские сувенир», расположенном на территории аэропорта Курумоч, г. Самара (использован метод «тайного покупателя»), как указано выше судом приобретены три пуховых платка. На представленных в материалы дела этикетках пуховых платков, приобретенных 14.07.2021 в ходе контрольной закупки, имеет место размещение следующей информации: - «Эксклюзивная ручная работа, эксклюзивно из Оренбурга 100%, из натурального козьего пуха» (этикетка с изображением козы); - «Эксклюзивная ручная работа, Оренбургский сувенир, из натурального козьего пуха, шелк-20%, пух- 80%» (этикетка с изображением снегиря). 

Один платок «Оренбургский пуховый платок» является оригинальной продукцией ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков». 

В товарных чеках от 14.07.2021 указано одно наименование «Оренбургский пуховый платок», в чеках ККМ указано «платок пуховый ажурный в ассортименте», пользователь «Оренбургские сувениры», адрес: 443901, Самарская обл., г. Самара, аэропорт Самара, место расчетов «Оренбургский пуховый платок».

В силу части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств по делу допускаются показания свидетелей.

Согласно части 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое доказательство полежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. При этом по смыслу части 2 этой же статьи следует, что каждое доказательство оценивается в отдельности, а достаточность доказательств определяется их совокупностью.

Согласно свидетельским показаниям ФИО5, обоснованно принятым судом первой инстанции, межу ним и истцом 12.07.2021 подписан договор по организации контрольной закупки методом «тайный покупатель», в июле 2021 года купил билет на самолет, зашел в зону аэропорта «Курумоч» г. Самара, в которую можно попасть после регистрации на рейс, приобрел платки пуховые в магазине «Оренбургские сувениры», ассортимент – платки, варежки, носки шапочки, имелась символика «Оренбургский пуховый платок», продавец сказал, что это Оренбургские пуховые платки, паутинки; сделал фотографии с разрешения с разрешения продавца, товар упакован в фирменную картонную упаковку с логотипом «Оренбургский пуховый платок».

Факт реализации ответчиком 14.07.2021 в торговой точке под названием «Оренбургские сувениры» на территории Международного аэропорта «Курумоч» одного «Оренбургского пухового платка», являющегося оригинальной продукцией ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков» и пуховых платков, иных производителей, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и ответчиком в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспорен.

Отклоняя доводы ответчика о том, что факты нарушения договора фактически датированы за сроком действия договора франчайзинга судебная коллегия принимает во внимание следующее.

Гражданское законодательство исходит из того, что основанием договорной ответственности служит нарушение договора, то есть соглашение самих сторон. В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Согласно пункту 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7) окончание срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств по договору, в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором. Прекращение договора означает отсутствие у должника обязанности совершения действий, которые являлись предметом договора. Однако окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (пункт 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации). Возможность применения договорной ответственности после прекращения договора обусловлена наличием соответствующих условий, согласованных сторонами, а также природой основного обязательства, позволяющей ему существовать после прекращения договор.

Согласно правовой позиции, изложенной, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2014 № 305-ЭС14- 3435, неустойка может обеспечивать исполнение должником только того обязательства, которое представляет интерес для кредитора, в связи с чем при отсутствии защищаемого субъективного права кредитора (то есть после того, как кредитор утратил интерес к исполнению должником соответствующего обязательства) неустойка не подлежит начислению. 

В рассматриваемом случае, как верно отмечено судом первой инстанции, применения штрафных санкций предусмотрено пунктом 19.3.9 договора коммерческой концессии и обусловлено неисполнением обязательств, предусмотренных договором в случае его прекращения в части продолжения использования прав, входивших в предмет договора, что свидетельствует о наличии субъективного права, которое подлежит защите, а также согласованности сторонами условий о возможности применения договорной ответственности за неисполнение обязательства. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации). В данном случае ответчиком нарушены пункты 19.3.1, 19.3.2 договора.

Судом учтено, что стороны в пунктах19.2, 19.3.7. дополнительного соглашения № 3, а также в соглашении о защите бренда от 15.08.2017 (пункты 3,4.1,4.7.) стороны согласовали, что под контрафактом продукции под брендом «Оренбургский пуховый платок» понимается продукция, произведенная не официальными поставщиками, предусмотренным действующими договорами и соглашениями, продукция приобретенная пользователем не у официальных поставщиков, предусмотренных действующими договорами и соглашениями, кроме того стороны согласовали признаки подделки (использование в наименовании продукции, названии магазина, рекламе словосочетания «Оренбургский пуховый платок», использование сходных до степени смешения словосочетаний, таких как : оренбургский платок, пуховый платок из Оренбурга, платок из Оренбурга, платок из оренбургского пуха, оренбургская паутинка, оренбургская шаль и др.).

 Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Пунктом 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчик реализует продукцию (пуховые изделия), произведенную истцом, так и другими производителями в нарушение условий договора коммерческой концессии, при этом на товарных чеках, представленных в материалы дела, указано «Оренбургский пуховый платок». 

Согласно представленным истцом фотоматериалам, сделанным тайным покупателем, в магазине ответчика использовалась упаковка с изображением товарного знака истца. Согласно протоколу осмотра доказательств от 15.07.2021 на сайте международного аэропорта «Курумоч» магазин ответчика указан как «Оренбургский пуховый платок». 

Доказательства предоставления истцом ответчику прав на введение в гражданский оборот продукции с использованием товарного знака истца после прекращения действия договора ответчиком в материалы дела не представлены. 

Истцом произведено начисление штрафных санкций, предусмотренных пунктом 19.3.9 дополнительного соглашения № 3 в размере 5 000 000 руб. за нарушение пунктов 19.3.1, 19.3.2. 

На основании изложенного судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что предъявленная ко взысканию сумма штрафа за нарушение пунктов 19.3.1, 19.3.2 дополнительного соглашения № 3 к договору концессии № 02/2017, содержащего запрет пользователю заниматься сходной деятельностью в течение 5 лет с момента расторжения отношений с правообладателем по настоящему договору в сумме 5 000 000 руб., содержащий запрет на торговлю контрафактом под брендом «Оренбургский пуховый платок» в сумме 5 000 000 руб. обоснована.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

С учетом установленных судом обстоятельств настоящего дела суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленная в рамках настоящего спора сумма штрафа явно несоразмерна последствиям нарушения ответчиком обязательства, в связи с чем пришел к выводу о необходимости уменьшения ее размера с 10 000 000 руб. до 500 000 руб. (250 000 руб. за нарушение каждого пункта договора).

У суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для переоценки вывода суда первой инстанции в указанной части, основанного на внутреннем убеждении и соответствующего представленным в материалы дела доказательствам. 

Иные доводы апелляционной жалобы, с учетом вышеизложенного, нельзя признать состоятельными, поскольку они фактически сводятся к повторению обоснованно отклоненных арбитражным судом первой инстанции доводов и не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку не свидетельствуют о неправильном применении арбитражным судом области норм материального или процессуального права. 

Фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Обжалуемое решение соответствует требованиям статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее подателя по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 09.06.2022 по делу № А47-10806/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Оренбургские сувениры» – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции..

 

Председательствующий судья    Е.В. Ширяева 

Судьи:              В.В. Баканов

   М.В. Лукьянова