РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-200573/23-110-1630

г. Москва

18 июня 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 мая 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 июня 2024  года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "ТОПГАН" (196240, 

<

...>, ЛИТЕР А, ПОМ. 11-Н, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ФАРМИННОВАЦИИ" (127015, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 275 000 руб.

 

при участии:

от истца –ФИО1 по дов.  от  17.01.2024,

от ответчика- ФИО2 по дов.  от  28.09.2023, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью  "ТОПГАН" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ФАРМИННОВАЦИИ" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 250 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №746702.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон. исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, истец являлся правообладателем исключительных прав на товарный знак   по свидетельству РФ №746702, дата регистрации: 12.02.2020, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 03 - бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; лаки для волос; лосьоны для волос; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; вода туалетная; воск для усов; духи; красители для бороды и усов; мыла; мыла для бритья; шампуни; 44 - маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов.

31.01.2022 г. ООО «ТОПГАН» передало ООО «УК Топган» по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки, в том числе товарный знак №746702.

В начале 2021 г. в ходе мониторинга сайтов на предмет размещения изображений товарного знака TOPGUN без согласия Правообладателя было выявлено, что на сайте https://www.dekopill.ru/ по центру интернет-страницы были размещены надписи «Нам доверяют», «Нам доверяют и нашими клиентами сегодня являются известные SPA центры, салоны и клиники», а под ними размещено изображение товарного знака, тождественного (сходного) с товарным знаком TOPGUN №746702 (далее – Товарный знак).

В качестве официального дистрибьютера, уполномоченного принимать претензии, на данном сайте под надписью «Реквизиты компании» было указано ООО «ФАРМИННОВАЦИИ».

При этом ООО «ТОПГАН» никаких договоров на использование Товарного знака с ООО «ФАРМИННОВАЦИИ» не заключало, соответственно согласия на размещение своего средства индивидуализации не давало.

Ответчик является лицом, реализующим косметическую продукцию под брендом Charismo, а именно: шампуни, бальзамы, лосьоны для волос и иные косметические средства. На указанном интернет-сайте Ответчик рекламировал и выставлял на продажу свою продукцию. Таким образом, Истец полагает, что Ответчик использовал принадлежащий иному лицу (Правообладателю) объект интеллектуальной собственности в целях демонстрации собственных товаров и их дальнейшего продвижения, распространения для третьих лиц в предложениях к продаже товаров (карточках товара) без согласия Правообладателя.

Настоящее правонарушение было зафиксировано протоколом осмотра доказательств 77 АГ 3819762 от 23.04.2021 г., произведенным нотариусом города Москвы ФИО3.

23.11.2022 г. Истцом была направлена претензия в адрес Ответчика с требованием выплатить в пользу Истца компенсацию за нарушение исключительных прав на Товарный знак. Ответчик претензию получил, направил ответ о том, что Товарный знак им не использовался и требование о выплате компенсации не исполнил. В связи с этим Истец обратился в арбитражный суд для защиты своего права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как разъяснено в п. п. 62, 64 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при определении размера компенсации суд учитывает, в частности:

– обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),

– характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),

– срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

– наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

– являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Истец полагает, что Ответчик нарушил исключительные права Истца на Товарный знак и должен выплатить компенсацию в размере 250 000 рублей.

В обоснование расчёта Истец представляет лицензионный договор №МСК_129 о предоставлении права использования товарного знака от 30.09.2017 г., из которого следует, что ООО «Топган» (далее – лицензиар) предоставило ИП ФИО4 (далее – лицензиат) простую (неисключительную) лицензию на использование товарного знака «TOPGUN»         (ТЗ №584802 – указанный товарный знак также тождественен ТЗ №746702) при осуществлении видов деятельности 03 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Согласно п. 1.3 указанного лицензионного договора право использования товарного знака было предоставлено путём размещения товарного знака:

- при выполнении работ, оказании услуг, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора;

- на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот;

- в предложениях о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, при обязательном предварительном письменном согласовании Лицензиаром рекламного макета;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, в представленном лицензионном договоре было предусмотрено 4 (четыре) способа использования товарного знака.

В соответствии с п. 4.1. лицензионного договора №МСК_129 от 30.09.2017 г. за предоставление и использование товарного знака лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в форме, состоящей из двух частей: разовой фиксированной и периодической ежемесячной, оплачиваемых в следующих размерах в порядке:

• фиксированная часть вознаграждения за предоставление права составляет 1 000 000 (один миллион) рублей;

• ежемесячное вознаграждение за использование права составляет:

- за период с 4 (четвертого) по 5 (пятый) месяц с момента открытия салона – 10 000 (десять тысяч) рублей;

- за период с 6 (шестого) по 9 (девятый) месяц с момента открытия салона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- за период с 10 (десятого) и каждый последующий месяц с момента открытия салона –           30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Таким образом, стоимость предоставления и использования права за 9 (девять) месяцев – срок, в течение которого Товарный знак использовал Ответчик (с 23.04.2021 г. по 31.01.2022 г.) составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей:

1 000 000 руб. (фиксированное вознаграждение) + 20 000 руб. (4 и 5 месяцы использования: 10 000 руб. * 2) + 80 000 руб. (6, 7, 8, 9 месяцы использования: 20 000 руб. * 4).

Однако поскольку Ответчик использовал Товарный знак только в отношении одного вида деятельности – 03 класса МКТУ, а также только одним способом использования – в сети «Интернет», полагаем размер компенсации следует рассчитывать по следующей формуле: стоимость использования права за 9 месяцев / 2 класса МКТУ / 4 способа использования * 2 (двукратный размер), из чего следует:

1 000 000 / 2 / 4 * 2 = 275 000 руб.

Стоимость использования Товарного знака Истец рассчитывает исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В качестве доказательства Истец представил в материалы дела копию лицензионного договора №МСК_129 от 30.09.2017 г. от 07.11.2022 г., заключенного между Истцом и третьим лицом на предоставление использование Товарного знака №584802, являющегося частью серии товарных знаков TOPGUN.

Согласно п. 4.1.1. указанного лицензионного договора фиксированная часть вознаграждения за предоставление использование товарного знака составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом в п. 1.3. указано на 4 способа использования товарного знака по 03 и 44 классам МКТУ, в том числе размещение в сети Интернет.

Следовательно, двукратная стоимость использования составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (= 1 000 000 руб. (фиксированная часть за предоставление права использования товарного знака TOPGUN / 2 класса МКТУ / 4 способа использования * 2 (двукратный размер)).

Указанный размер компенсации соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного ответчиком нарушения, является необходимой и достаточной санкцией, направленной, с одной стороны, на восстановление имущественной сферы правообладателя, а с другой, на стимулирование ответчика к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными, исходя из следующего.

Истцом в материалы дела приобщен нотариальный протокол осмотра доказательств 77 АГ 3819762 от 23.04.2021 г., на котором отображен полный обзор сайта Ответчика Изображение, использованное Ответчиком, находилось в разделе «Нам доверяют и нашими клиентами сегодня являются известные SPA центры, салоны и клиники», где помимо изображения TOPGUN, представлено ещё 14 (четырнадцать) известных брендов, таких как WORLD CLASS (сеть фитнес-клубов), MONE (сеть салонов красоты) и др. Сама формулировка «Нам доверяют» предполагает размещение её с целью привлечения внимание потребителей к своей продукции, созданию ассоциации «проверенных» товаров, поскольку о её качестве косвенно свидетельствуют представленные на сайте бренды так называемых «партнеров», т.е. в общем смысле представляет рекламу. Однако в действительности TOPGUN никогда партнером Ответчика не являлся, согласия на использования изображения своего бренда не давал.

Ссылки Истца на обстоятельства дела №А40-251699/2022 приведены ввиду того, что стороной по указанному делу являлся новый правообладатель бренда TOPGUN (ООО «УК Топган»), который в рамках партнерского сотрудничества представил Истцу информацию о продолжении незаконного использования ООО «Фарминновации» изображений бренда TOPGUN в своей деятельности.

Кроме того, утверждение Ответчика о том, что в рамках вышеуказанного дела изображение было размещено на сайте https://charismo.ru, а в настоящем деле на сайте https://www.dekopill.ru/, несостоятельно, поскольку при нажатии на главной странице сайта https://www.dekopill.ru/ на раздел «Узнать подробнее» автоматически открывается сайт ttps://charismo.ru/product/dekopill/?utm_source=webReferal&utm_medium=dekopillru с продукцией Ответчика, отображенной, в частности, в нотариальном протоколе осмотра доказательств 77 АГ 3819762 от 23.04.2021 г., что подтверждает взаимосвязь указанных сайтов между собой – оба сайта представляют к продаже одну и ту продукцию Ответчика.

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, ГК РФ) исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

 

В силу ст. 1229 Гражданского кодекса другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Согласно ст. 1515 Гражданского кодекса товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, из буквального толкования статей 1229, 1252, 1484 ГК РФ во взаимосвязи со статьей 1515 ГК РФ следует, что правообладатель вправе требовать компенсации в случае использования изображения, сходного до степени смешения (тождественного) с его товарным знаком, для индивидуализации товаров нарушителя без согласия правообладателя.

Как видно при сравнении, различие между двумя изображениями заключается только в присутствии двух белых линий по окружности у изображения справа, в остальном же – это абсолютно идентичные изображения.

При  этом допустимых  и достоверных доказательств , из которых можно сделать однозначный  вывод,  что спорное обозначение было использовано с согласия в том или ином виде  на тот момент правообладателя не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "ФАРМИННОВАЦИИ" (ОГРН: 

<

***>)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью  "ТОПГАН" (ОГРН: 

<

***>) 250 000 руб. компенсации, 8 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине, 14 200  руб. в возмещение судебных издержек.

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью  "ТОПГАН" (ОГРН: 

<

***>) из федерального  бюджета госпошлину в размере  500  руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко