АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-3240/2018

город Вологда

11 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения вынесена 03 сентября 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 11 сентября 2019 года 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Лукенюк О.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем Козловой К.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройматик» (ОГРН 1153525032869) к индивидуальному предпринимателю Реброву Евгению Вячеславовичу (ОГРНИП 306290131700031) о взыскании 2 612 000 руб. 00 коп. и по встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Реброва Евгения Вячеславовича к обществу с ограниченной ответственностью «Стройматик» о взыскании неосновательного обогащения в размере 200 000 рублей,  

при участии от ООО «Стройматик» – ФИО3 по доверенности от 13.04.2019, от ИП ФИО2 – ФИО4 по доверенности от 24.07.2019 (до перерыва),

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Стройматик» (далее – истец, Общество) обратилось в суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, Предприниматель) о взыскании задолженности по паушальному взносу в сумме 1 600 000 руб. 00 коп. по лицензионному договору № 29-07/2016-Л от 29 июля 2016 года  и неустойки в сумме 1 012 000 руб. 00 коп.

Определением суда от 27 августа 2018 года принято к производству встречное исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Стройматик» о взыскании неосновательного обогащения в размере 200 000 рублей.

Определением суда от 31 января 2019 года по делу № А13-3240/2018 назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту - директору Центра патентования и защиты интеллектуальной собственности Федерального государственного  автономного образовательного учреждения  высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет им.М.В.Ломоносова» ФИО5.

Производство  по настоящему делу было приостановлено до получения экспертного заключения.

Протокольным определением суда от 17 июня 2019 года производство по делу было возобновлено. 

Представитель Общества в судебном заседании исковые требования поддержал по мотивам, изложенным в отзыве. Встречный иск не признает в полном объеме. 

Представитель Предпринимателя исковые требования считает необоснованными на основании доводов, изложенных в отзыве. Встречные исковые требования к Обществу поддерживает в полном объеме. 

После перерыва представитель Предпринимателя извещен надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, направил ходатайство о рассмотрении дела без своего участия. Поддерживает правовую позицию, изложенную в предыдущих судебных заседаниях. 

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Заслушав пояснения представителей сторон, пояснения эксперта, показания свидетелей,  исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит первоначальный не подлежащим удовлетворению, встречный иск суд считает возможным удовлетворить. 

Как следует из материалов дела, 29 июля 2016 года между сторонами был заключен лицензионный договор № 29-07/2016-Л о предоставлении права использования технологии ноу-хау, согласно которому лицензиар – Общество предоставляет лицензиату – Предпринимателю право использования комплекса принадлежащих лицензиару прав, а именно: секрета производства технологии ноу-хау, которое было зафиксировано и использовано лицензиаром при производстве, продаже и установке железобетонных свай в его предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном договором, право на фирменное наименование и коммерческое обозначение лицензиара, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару вознаграждение в размере, предусмотренном п.5.1 договора, в порядке и сроке, предусмотренные п.5.2 договора. 

Сумма лицензионного вознаграждения складывается из паушального взноса и роялти-платежей. Размер паушального взноса составляет 1 800 000 руб. Размер роялти-платежей составляет 15 000 руб. в месяц и взимается ежемесячно в течение действия данного лицензионного соглашения, начиная с месяца, следующего за месяцем поставки оборудования Общества по договору поставки оборудования № 29-07/2016-О от 29.07.2016. Роялти – платеж осуществляется в период с 10 по 20 число месяца, следующего за отчетным (п.5.1 договора). 

Первый платеж по паушальному взносу в сумме 200 000 рублей уплачивается в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания сторонами договора. Второй платеж по паушальному взносу в сумме 100 000 рублей уплачивается до 30.09.2016; третий платеж по паушальному взносу в сумме 400 000 рублей уплачивается до 30.10.2016; четвертый платеж по паушальному взносу в сумме 400 000 рублей уплачивается до 15.12.2016; пятый платеж по паушальному взносу в сумме 400 000 рублей уплачивается до 30.01.2017 (п.5.2 договора). 

Ответчик платежным поручением от 16.11.2016 за № 41, платежным поручением от 05.12.2016 за № 50 перечисли истцу 200 000 рублей в качестве первого платежа по паушальному взносу. 

По договору поставки оборудования № 29-07/2016-О от 29 июля 2016 года истцом поставлена ответчику установка «Стройматик СГК-200» на гусеничной платформе для забивания железобетонных свай, что подтверждается актом приема-передачи товара от 21 сентября 2016 года. 

Как указал истец в иске и пояснил представитель истца в судебном заседании, лицензиатом была нарушена обязанность по уплате лицензиару в установленные лицензионным договором сроки вознаграждения за предоставленное право, в результате чего образовалась задолженность за период с 30 сентября 2016 года по 21 ноября 2017 года в размере 1 600 000 рублей, что послужило основанием для обращения с иском в суд о взыскании задолженности и пени в соответствии с п.6.5 договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

На основании пункта 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Пунктом 1 статьи 1465 ГК РФ установлено, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В пункте 1 статьи 1466 ГК РФ указано, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Согласно пункту 1 статьи 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Как указано в пункте 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В силу пункта 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Из содержания оспариваемого договора следует, что его предметом является право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата комплекса исключительных прав, включающего в себя право на ноу-хау.

Согласно положениям пункта 6 статьи 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" передаваемая информация, составляющая секрет производства, должна быть зафиксирована на материальном носителе. То есть передача документации является частью обязанности лицензиара по передаче лицензиату прав на использование секрета производства.

П.1.7 договора предусмотрен состав подлежащей передаче ответчику технологии ноу-хау. 

П.2.3 договора установлено, что в целях идентификации ноу-хау к договору прилагается экземпляр описания ноу-хау в форме файла на бумажном носителе или направляется по адресу электронной почты, указанной лицензиатом, либо на бумажном носителе. Доказательств передачи ответчику данной информации в материалах дела не имеется и суду не представлено. Описание секрета производства (ноу-хау), подлежащего передаче ответчику, отсутствует. 

Перечисленные в п.1.7 договора составляющие технологии ноу-хау нельзя рассматривать в качестве согласования условия о предмете договора, так как из данного условия договора не представляется возможным идентифицировать секрет производства (ноу-хау), который подлежал передаче ответчику. 

Доказательств того, что истец передал ответчику составляющие технологии ноу-хау, перечисленные в п.1.7 договора, суду не представлено. 

Таким образом, отсутствуют доказательства передачи истцом ответчику права на использование секрета производства (ноу-хау). 

Кроме того, истцом не представлено доказательств в подтверждение своего обладания исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности – на технологию ноу-хау – установку «Стройматик СГК -200» на гусеничной платформе для забивания железобетонных свай. Таким образом, отсутствуют доказательства обладания истцом исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности. Истцом не представлены доказательства, которые бы с достоверностью подтверждали раскрытие ответчиком конфиденциальности ноу-хау до прекращения действия исключительного права истца на секрет производства. 

Обществом не представлено доказательств, что оно обладает разработанной системой, предназначенной для осуществления предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от производства железобетонных свай. Ни одна из таких составляющих системы, указанная в п.1.7 договора, не была предоставлена ни ответчику, ни суду. 

  В п.143 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что секреты производства (ноу-хау), есть сведения любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (статья 1465 ГК РФ).

Ответчик неоднократно и в исковом заявлении и дополнительных пояснениях указывал на то, что документация, на которую ссылается истец,  содержащая по его мнению секрет производства, не отвечает признакам, установленным для ноу-хау. 

Истец в ходе рассмотрения дела указывал, что вся необходимая документация была направлена ответчику на электронную почту, указанную в лицензионном договоре, представив в материалы дела электронное письмо от 08.08.2016 о направлении в адрес Предпринимателя архивного файла «Отгрузка. Пакет франчайзи.rar», информация в котором не является секретом производства, не имеет действительной либо потенциальной коммерческой ценности, не имеет каких-либо преимуществ, является общеизвестной и доступной третьим лицам. 

Ответчику   не передавались сведения, представляющие потенциальную коммерческую ценность.

Истец доказательств наличия у него исключительного права на секрет производства (ноу-хау), включающий сведения, представляющие потенциальную коммерческую ценность, в материалы дела не представило, как и не представило доказательств о существовании вообще секрета производства (ноу-хау), переданного ответчику по спорному лицензионному договору.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в спорный период ответчик пользовался секретом производства (ноу-хау), переданным по лицензионному договору.

В рамках рассмотрения дела была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено  эксперту - директору Центра патентования и защиты интеллектуальной собственности Федерального государственного  автономного образовательного учреждения  высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет им.М.В.Ломоносова» ФИО5. 

       На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы: 1. Является ли переданная обществом с ограниченной ответственностью «Стройматик» как ноу-хау в рамках лицензионного договора от 29.07.2016 №29-07/2016-Л информация в целом и содержащиеся в ней отдельные сведения в частности предметом ноу-хау в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации? 2. Были ли в общем доступе какие-либо сведения, составляющие ноу-хау  на момент заключения лицензионного договора от 29.07.2016 №29-07/2016-Л?

Согласно отчету по результатам судебной экспертизы переданная истцом как ноу-хау в рамках лицензионного договора от 29.07.2006 № 29-07/2016-Л информация представляет собой набор разрозненных, неидентифицированных документов, имеющих в своем составе оцифрованные печатные издания, материалы ГОСТов и СНиП, описание товарных знаков, иную информацию, которая находится в открытом доступе, не выделена правообладателем в отдельный объект в качестве секрета производства (ноу-хау), в отношении нее правообладателем не предпринято мер по ее защите (не нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием правообладателя), следовательно, ни в целом, ни отдельные составляющие переданной информации не являются коммерческой тайной, секретом производства (ноу-хау). 

В судебном заседании эксперт пояснила, что переданная истцом информация не может быть рассмотрена в качестве секрета производства, поскольку представляет собой общеизвестное описание процесса забивки свай, причем такое описание не связано с процессом забивки свай с использованием установки «Стройматик СГК-200», не адаптировано применительно к климатическим и погодным условиям Архангельской области. Бизнес-план сам по себе не может рассматриваться в качестве ноу-хау, так как размещен на сайте Общества для неограниченного круга лиц. Кроме того, как пояснил эксперт, переданный ответчику бизнес-план содержит лишь общие сведения, не адаптирован к ведению бизнеса с учетом климатических условий Архангельской области, не содержит мер, позволяющих увеличить эффективность бизнеса за счет использования сваебойной установки «Стройматик». 

Заключение экспертизы соответствует требованиям законодательства,  результаты экспертизы истцом не оспорены. 

Таким образом, вся действительная либо потенциальная коммерческая ценность секрета производства (ноу-хау) заключается в его неизвестности третьим лицам. Составляющие какой-либо технологии, которые являются обычной хозяйственной деятельностью и не имеют каких-либо особенностей или преимуществ, не могут рассматриваться в качестве секрета производства (ноу-хау).  

На основании изложенного суд считает, что в данном случае сторонами не было достигнуто соглашение по существенным условиям о предмете договора (пункт 6 статьи 1235 ГК РФ), в связи с чем, в силу положений статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицензионный договор является незаключенным.

 Как указано в пункте 3 статьи 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.

 Вместе с тем в рассматриваемом случае доказательств того, что стороны приступили к исполнению спорного договора, не имеется. При этом уплата  паушального взноса, при несогласовании предмета договора, сама по себе не свидетельствует об исполнении сторонами договора.

 В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 указанного Кодекса.

 В силу статьи 1102 ГК РФ, части 2 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по иску о взыскании неосновательного обогащения входит установление обстоятельств (факта) получения (сбережения) ответчиком имущества за счет истца; отсутствие для этого установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований, а также размер неосновательного обогащения. Бремя доказывания вышеперечисленных обстоятельств лежит на истце (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Материалами дела подтверждено и участвующими в деле лицами не оспаривается, что денежные средства в размере 200 000 руб. перечислены Предпринимателем в пользу Общества на основании лицензионного договора.

Поскольку данный договор суд признает незаключенным по причине того, что сторонами не был определен предмет, являющийся существенным условием договора, то у Общества отсутствуют правовые основания для удержания перечисленных ответчиком денежных средств, в связи с чем, суд взыскивает с Общества 200 000 рублей неосновательного обогащения.

С учетом установленных обстоятельств исковое заявление Общества о взыскании задолженности по лицензионному договору и неустойки  оставлено судом без удовлетворения.

При отказе в удовлетворении первоначального иска в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате госпошлины возмещению не подлежат. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при удовлетворении встречных исковых требований расходы Предпринимателя по уплате госпошлины и расходы по проведению экспертизы подлежат возмещению истцом ответчику. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Стройматик» в удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Стройматик» из федерального бюджета госпошлину в размере 13 360 руб., уплаченную по платежному поручению № 121 от 01.03.2018. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройматик» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 неосновательное обогащение в размере 200 000 рублей, в возмещение расходов по уплате госпошлины 7000 рублей, расходы на проведение экспертизы в размере 30 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья                                                                                                   О.И.Лукенюк