АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А03-18543/2016

г. Барнаул

09 января 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 25.12.2018. Полный текст решения изготовлен  09.01.2019.

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Видное, Московская область (ОГРНИП 316500300052920) к обществу с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул, Алтайский край (ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 447369 в размере 250 000 руб., на товарный знак № 447228 в размере 250 000 руб.   

а также встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул, Алтайский край (ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Видное, Московская область (ОГРНИП 316500300052920), открытому акционерному обществу «Сибэнергомаш», г. Барнаул, Алтайский край (ОГРН 

<

***>) о признании договора купли-продажи товарного знака от 30.03.2016 и 21.04.2016, заключенного между открытым акционерным обществом «Сибэнергомаш» и ФИО2, недействительным в силу его ничтожности, а также о применении последствий недействительности сделки и обязании ФИО2 возвратить открытому акционерному обществу «Сибэнергомаш» все полученное по сделке, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - Федеральной службы по интеллектуальной собственности, г. Москва (ОГРН 

<

***>),

без участия сторон,  

 

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2, истец) обратился в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ» (далее –                         ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»)  о запрете использования в фирменном наименовании и доменном имени обозначения «Сибэнергомаш» и «Sibenergomash», об обязании изменения фирменного наименования, исключив словесное сочетание «Сибэнергомаш» путем внесения изменений в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц в течение месяца с момента вступления решения в законную силу. В качестве правового основания исковых требований содержатся ссылки на статьи 12, 1484, 1494, 1512, 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Требования мотивированы использованием ответчиком в фирменном наименовании и доменном имени обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является истец.

В ходе рассмотрения дела исковые требования неоднократно уточнялись. Окончательно сформулировав требования, истец отказался от требований  о запрете ответчику  использовать в фирменном наименовании и доменном имени значения «Сибэнергомаш» и «Sibenergomash», а также об обязании ответчика изменить фирменное наименование. Просил взыскать с ответчика денежную компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 447228 в размере 250000 руб., а также на товарный знак №447369 в размере 250000 руб. 

Изменение предмета исковых требований принято судом.

В процессе рассмотрения дела ответчиком было заявлено встречное исковое заявление о признании договора купли-продажи товарного знака от 30.03.2016, заключенного между открытым акционерным обществом «Сибэнергомаш» (далее – ОАО «Сибэнергомаш») и ФИО2, недействительным в силу его ничтожности, а также применить последствия недействительности сделки и обязании ФИО2 возвратить                       ОАО «Сибэнергомаш» все полученное по сделке в натуре, а именно товарный знак, а                ОАО «Сибэнергомаш» денежные средства в размере 436 050 руб.

Впоследствии встречные исковые требования ответчик уточнил и просил признать договор купли-продажи товарного знака от 30.03.2016, заключенный между                      ОАО «Сибэнергомаш» и ФИО2 недействительным в силу его ничтожности, а также о применении последствий недействительности сделки и об обязании ФИО2 возвратить ОАО «Сибэнергомаш» все полученное по сделке. В качестве правового основания встречных исковых требований содержатся ссылки на статьи 166, 168, 425, 431, 1233, 1234, 1478, 1488  ГК РФ. 

Определением от 24.04.2017 к участию в деле в качестве ответчика по встречному исковому заявлению привлечено ОАО «Сибэнергомаш». В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

К дате судебного заседания от ответчика поступило заявление об отказе от встречных исковых требований.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявление об отказе от первоначальных исковых требований. Просил удовлетворить уточненные требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в заявленном размере. Указал, что снижение компенсации до минимального размера является недопустимым по настоящему делу.

Представитель ответчика отказ от встречных исковых требований поддержал. Просил прекратить производство по встречным требованиям. В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки просил отказать ввиду того, что истец не использовал товарные знаки, поэтому предъявление исковых требований является злоупотреблением правом с его стороны.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела,  суд установил следующее.

В силу части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

По настоящему делу отказ от исковых требований в части, а также отказ от встречного искового заявления не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Суд принимает отказ истца от иска в указанной части и отказ ответчика от встречного искового заявления и прекращает производство по данным требованиям.

В остальной части отношения сторон регулируются следующими нормами материального права.

В статьях 1225, 1226, 1229, 1477, 1482, 1484 ГК РФ закреплены нормы права, детально регламентирующие правовой режим товарных знаков в соответствии с гражданским правом Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, за нарушение исключительных прав возможно взыскание с нарушителя компенсации в размере определяемом по усмотрению суда с учетом всех обстоятельств нарушения.

Предъявляя исковые требования о взыскании денежной компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав, истец должен был доказать суду наличие соответствующих исключительных прав у правообладателя, факт их нарушения действиями ответчика, а также обосновать размер компенсации.

По делу установлены следующие фактические обстоятельства.

На основании зарегистрированного Роспатентом отчуждения исключительного права на товарный знак истец с 27.06.2016 являлся правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «СИБЭНЕРГОМАШ» по свидетельству Российской Федерации № 447228, зарегистрированного 14.11.2011 с датой приоритета 17.03.2010. Также истец с указанной даты является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «SIBENERGOMASH» по свидетельству Российской Федерации                № 447369, зарегистрированного 16.11.2011 с датой приоритета 17.03.2010.

Определением Арбитражного суда Алтайского от 26.07.2017 производство по делу приостанавливалось до разрешения Судом по интеллектуальным правам, г. Москва арбитражных дел №СИП-335/2017 и №СИП-336/2017 по заявлениям                                ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» к ИП ФИО2  о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков  по свидетельствам Российской Федерации №№ 447369, 447228.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу № СИП-335/2017 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака № 447369 в отношении товаров 06, 07, 11, 37, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Решением Суда по интеллектуальным правам 20.09.2018 по делу № СИП-336/2017 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака № 447228 в отношении товаров 06, 07, 11, 37, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Таким образом, суд рассматривает исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные  знаки по свидетельствам №№ 447369 и 447228 с момента приобретения истцом прав на эти товарные знаки, т.е. с 27.06.2016 и до досрочного прекращения правовой охраны товарного знака № 447369  до 22.01.2018 и до досрочного прекращения правовой охраны товарного знака № 447228 до 20.09.2018.

Ответчик является владельцем доменного имени sibenergomash-bkz.com, которое используется для переадресации в сети Интернет на сайт ответчика http://www.sibem-bkz.com/.  В материалы дела представлен протокол осмотра информационного ресурса, опубликованного в сети Интернет от 07.10.2016, расположенного по адресу: http://www.sibem-bkz.com/, выполненный нотариусом г. Москвы ФИО3, в котором зафиксировано, что при наборе в адресной строке браузера доменного имени sibenergomash-bkz.com на мониторе компьютера отобразилось в адресной строке и сохранилось обозначение http://www.sibem-bkz.com/ (т.1 л.д.21-23- протокол осмотра).

На основании оценки всех представленных письменных и иных доказательств,  суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований по следующим основаниям.

По утверждению истца фирменное наименование ответчика и доменное имя, принадлежащее ответчику (sibenergomash-bkz.com) в нарушение закона содержат обозначение, тождественное товарным знакам №№ 447369 и 447228. Доменное имя предназначается для автоматического  перехода на Интернет-сайт ответчика, на котором рекламируются товары, однородные товарам, в отношении которых распространяется защита принадлежащих истцу товарных знаков.

Суд не может согласиться с указанным доводом истца. 

Во-первых, товарные знаки №№ 447369 и 447228 являются комбинированными, выполнены стилизованным шрифтом и изображены в двух цветах: сером и синем. Неотъемлимым элементом указанных товарных знаков  является изображение шишки. Таким образом, доменное имя не может быть тождественным стилизованному комбинированному товарному знаку, содержащему графическое изображение, поскольку использование одного лишь словесного элемента «sibenergomash» не является использованием товарных знаков «СИБЭНЕРГОМАШ» по свидетельству Российской Федерации №447228 и  «SIBENERGOMASH» по свидетельству № 447369 с учетом наличия в их составе изобразительного элемента, образующего комбинацию со словесным элементом. Кроме того, само по себе использование обозначения в доменном имени еще не является использованием товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ, поскольку такое использование не связано с введением товаров в гражданский оборот

Во-вторых, согласно статье 1484 ГК РФ нарушением исключительного права на товарный знак является такое использование доменного имени, при котором происходило бы введение потребителя в заблуждение, следовательно, необходимо использовать доменное имя для продвижения товаров и (или) услуг, для которых товарный знак зарегистрирован или аналогичных товаров.

При наличии визуальных, аудиальных и семантических различий изображений товарных знаков №№ 447369 и 447228 и доменного имени ответчика, использование ответчиком доменного имени sibenergomash-bkz.com не может нарушать исключительные права истца, так как доменное имя по своему существу не способно ввести потребителя в заблуждение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на  правообладателе.

Ответчик является владельцем доменного имени sibenergomash-bkz.com. В материалы дела не представлено доказательств того, что на этом сайте продвигаются товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки №№ 447369, 447222.

В-третьих, ответчик на законных основаниях владеет доменным именем http://www.sibem-bkz.com/, которое является транслитераций его наименования без организационно правовой формы - «Сибэнергомаш-БКЗ».

Истец имел возможность обратиться в суд с требованием о запрете использования ответчиком фирменного наименования, сходного до степени смешения с товарными знаками №№ 447369, 447222, однако такое требование истцом не заявлялось. 

В-четвертых, предъявление истцом требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №447369 и №447228 при отсутствии фактического использования указанных товарных знаков самим правообладателем является злоупотреблением правом со стороны истца.

Выводы, касающиеся отсутствия фактического использования истцом товарных знаков №№ 447369 и 447228 ранее были сделаны в решениях Суда по интеллектуальным правам  по делам №№ СИП-335/2017, СИП-336/2017, в которых участвовали те же лица, что и по настоящему делу, в связи с чем, в силу статьи 69 АПК РФ данные выводы имеют преюдициальное значение.

В указанных решениях Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о доказанности факта осуществления ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»  деятельности по производству котельного оборудования и реального намерения использовать в гражданском обороте при осуществлении названной деятельности обозначения, тождественного товарным знакам №№ 447369 и 447228 ИП ФИО2, в связи с чем признал                                   ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»   лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг. 

ИП ФИО2 в свою очередь не подтвердил фактическое использование оспариваемых товарных знаков в отношении испрашиваемых товаров и услуг, для которых они зарегистрированы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Пункт 2 указанной статьи предусматривает, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В силу статьи 2 АПК РФ  задачами судопроизводства в арбитражных судах, в частности, являются защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность;  справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом;  укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; формирование уважительного отношения к закону и суду; содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

Таким образом, основной задачей арбитражного судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав участников гражданского оборота; принятие законных, обоснованных и справедливых судебных актов.

Абзац 5 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривает, что если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

При этом суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия правообладателя товарного знака, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. 

Товарные знаки №№ 447369, 447228 фактически не использовались ИП ФИО2 для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых указанные товарные знаки зарегистрированы, в результате чего решениями Суда по интеллектуальным правам охрана указанных товарных знаков была прекращена досрочно.

Кроме того, суд отмечает, что на основании сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 25.10.2016, представленных истцом в материалы дела в приложение к исковому заявлению, основной деятельностью ИП  ФИО2 является 68.20 вид экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД) (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). К дополнительным видам ОКВЭД относятся:      68.31 вид (деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе), 77.11 вид (аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств), 69.10 вид (деятельность в области права),  69.20 вид (деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию), 70.22 вид (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), 82.99 вид (деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки).

Лишь в ходе рассмотрения настоящего дела истом внесены изменения видов деятельности, связанных с производством котельного оборудования.

Таким образом, суд приходит к выводу, что у истца отсутствовали реальные намерения использования товарных знаков по свидетельствам №№ 447369, 447228.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Оценку доказательствам имеет право давать суд первой инстанции, поскольку он исследует все доказательства непосредственно в судебном заседании  (ст.71, п.2 ч.4 ст.170 АПК РФ).   В определенных случаях оценку доказательствам вправе также давать суд апелляционной инстанции. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, а вывод о достоверности доказательства может быть сделан судом, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

По настоящему делу судом первой инстанции дана правовая оценка всем письменным и иным доказательствам. На основании оценки всех представленных доказательств суд приходит к выводу о  том, что истец не доказал факт нарушения ответчиком его исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 447369, 447222.

В ходе рассмотрения дела представитель ответчика ходатайствовал об оставлении уточненного искового заявления без рассмотрения, поскольку изменен предмет исковых требований. Заявленное в уточненном иске требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав  может быть передано на рассмотрение суда после истечения тридцати дней со дня направления претензии. Истец не направлял в адрес  ответчика досудебную претензию.

Рассмотрев ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения  по причине  несоблюдения претензионного порядка  разрешения спора суд оставляет данное ходатайство без удовлетворения по следующим основаниям. 

Действительно, подобные настоящему спору споры рассматриваются судами при условии предварительного досудебного претензионного порядка урегулирования спора. 

Настоящее дело рассматривается в Арбитражном суде Алтайского края длительное время с 14.11.2016.

До подачи первоначального искового заявления истец 01.09.2016 направлял ответчику претензию  (т.1 л.д. 25 – претензия). В претензии перечислялись обстоятельства, в которых истец усмотрел нарушение его исключительных прав на товарные знаки. При подаче первоначального искового заявления досудебный порядок был соблюден. 

В ходе рассмотрения дела истец уточнил предмет иска, а основания требований остались неизменными. Таким образом, уточненные исковые требования являются производными от факта нарушения исключительных прав на одни и те же объекты интеллектуальной собственности, поэтому суд полагает возможным рассмотреть уточненные требования. 

Кроме того суд полагает, что  при наличии желания со стороны ответчика урегулировать спор в мирном порядке, у него имелась возможность  ходатайствовать перед судом об отложении судебного заседания. Таких ходатайств ответчик не заявлял. Наоборот, в судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признавал, просил отказать в удовлетворении иска, т.е. намерений о разрешении спора в мирном порядке не  высказывал.

В ходе рассмотрения спора суд неоднократно предлагал сторонам принять меры к мирному урегулированию спора. Более того, суд обсуждал со сторонами возможные  условия мирового соглашения, однако стороны от заключения мирового соглашения уклонились, предложения суда проигнорировали.

При таких обстоятельствах доводы  ответчика о необходимости оставления иска без рассмотрения с той целью, чтобы истец ещё раз направил претензию ответчику, лишены правовых и разумных оснований. Возможное оставление иска без рассмотрения не будет соответствовать целям эффективного и своевременного правосудия.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит отнесению на стороны пропорционально размеру удовлетворённых требований.

В связи с отказом от первоначальных исковых требований, а также от встречного искового заявления государственная пошлина, уплаченная по этим требованиям в силу статьи  333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, уплаченная истцом и ответчиком за рассмотрение исковых требований и встречных исковых требований, подлежит возврату.

Руководствуясь статьями 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 65, 71, 110, 150 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

 

Р Е Ш И Л:

Отказать в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения.

В удовлетворении искового заявления  индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Видное, Московская область (ОГРНИП 316500300052920) отказать.

Вернуть индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Видное, Московская область (ОГРНИП 316500300052920) из Федерального бюджета 4000 руб. излишне оплаченной государственной пошлины.

Прекратить производство по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул, Алтайский край                (ОГРН 

<

***>).

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул, Алтайский край (ОГРН 

<

***>)  из Федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Суд по интеллектуальным правам, г.Москва в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                         М.А. Кулик