Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

город Калининград                                                        Дело № А21-11483/2019

«03» июня 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 27 мая 2020 года

Решение в полном объёме изготовлено 03 июня 2020 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи  Любимовой С.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр Рики» и Общества с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа»

 к Открытому акционерному обществу «Первый хлебозавод»

о взыскании  100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав

при участии в судебном заседании: согласно протоколу

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр Рики» (ОГРН 

<

***>, место нахождения: 197101, 

<

...>, литера А) (далее – ООО «Продюсерский центр Рики», истец-1) и Общество  ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (ОГРН 

<

***>, место нахождения: 197101, 

<

...>, литер А, помещение 10-Н) (далее – ООО «Мармелад-Медиа», истец-2) обратились  в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Открытого акционерного общества «Первый хлебозавод» (ОГРН 

<

***>, место нахождения: 236006, 

<

...>) (далее – ОАО «Первый хлебозавод», ответчик) в пользу истца-1 компенсацию в размере 50 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства – рисунков: «Крошик», «Нюшенька», «Ежик», «Барашик», «Пандочка» и в пользу истца-2 компенсацию в размере 50 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на товарные знаки № 570441, № 581164, № 581163, № 581165, № 581162, судебных издержек в размере стоимости почтовых отправлений в виде претензии и искового заявления в размере 168 руб.

Истец в заседание не явился, заявил ходатайство о проведении судебного заседания в свое отсутствие, исковые требования, с учетом их уточнения, поддержал.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований и указал на то, что интернет сайты http://1xleb.ru/ (официальный сайт ОАО «Первый хлебозавод») и vk.com/first_bakery являются разными интернет-ресурсами, не связанными между собой, доказательства перехода с одного сайта на другой отсутствуют. Кроме того, ответчик ссылается на то, что товары с нанесенным товарным знаком истца-1 и товары с изображениями, правообладателем которых является истец-2, им не реализовывались. Также ОАО «Первый хлебозавод» пояснило, что  группа в социальной сети «ВКонтакте» создана физическим лицом, не являющимся работником ответчика, а ссылка на указанную группу на сайте ОАО «Первый хлебозавод» не является частью контента сайта ответчика. Администрирование сайта http://1xleb.ru/ в течение длительного времени не велось. В настоящее время переход на социальную сеть «ВКонтакте» отсутствует. В случае отклонения судом доводов ОАО «Первый хлебозавод», ответчик просил суд снизить размер компенсации.

Заслушав представителя ответчика, исследовав доказательства по делу, судом установлено следующее.

Как следует из материалов дела, компания «Smeshariki GmbH» (Смешарики ГмбХ), является обладателем исключительных прав на товарные знаки: 

- № 570441 («Пандочка»), зарегистрирован 05.04.2016 (дата приоритета – 07.08.2014, дата истечения срока действия регистрации – 07.08.2024); 

- № 581162 («Барашик»), зарегистрирован 18.07.2016 (дата приоритета – 31.03.2015, дата истечения срока действия регистрации – 31.03.2025); 

- № 581163 («Нюшенька»), зарегистрирован 18.07.2016 (дата приоритета – 31.03.2015, дата истечения срока действия регистрации – 31.03.2025); 

- № 581164 («Крошик»), зарегистрирован 18.07.2016 (дата приоритета – 31.03.2015, дата истечения срока действия регистрации – 31.03.2025); 

- № 581165 («Ежик»), зарегистрирован 18.07.2016 (дата приоритета – 31.03.2015, дата истечения срока действия регистрации – 31.03.2025). 

ООО «Мармелад Медиа» является исключительным лицензиатом в отношении указанных товарных знаков на основании договора исключительной лицензии от 01.11.2017 № 06/17-ТЗ-ММ, зарегистрированного надлежащим образом в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

ООО «Продюсерский центр» является обладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства – рисунки «Крошик», «Нюшенька», «Ежик», «Барашик», «Пандочка», что подтверждено договором авторского заказа № 02/10-15-ПЦР/Ш/Л/П-Мл-Пер-П от 02.10.2015.

Истцами был обозрен сайт с доменным именем http://1xleb.ru/, на котором расположено всплывающее окно, позволяющее перейти на сайт vk.com/first_bakery, на котором обнаружен и зафиксирован факт неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат ООО «Продюсерский центр Рики» и ООО «Мармелад Медиа», а именно: размещение на сайте обозначений схожих с рисунками и товарными знаками № 570441, № 581164, № 581163, № 581165, № 581162 в виде изобразительных персонажей  из анимационного сериала «Малышарики» - «Крошик», «Нюшенька», «Ежик», «Барашик», «Пандочка» с целью предложения продажи кондитерской продукции и их рекламы.

Факт использования объектов исключительных прав истцом подтвержден протоколом осмотра контента интернет-сайта http://1xleb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 31.05.2019.

Истец указывает, что никаких лицензионных договоров о передаче исключительных авторских прав на использование указанных произведений изобразительного искусства (рисунков), товарных знаков с ответчиком не заключалось.

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истцы направили ответчику 04.07.2019 претензии, в которых предложили ответчику убрать со страниц сайта с доменным именем http://1xleb.ru/ все изображения с использованием образов вышеуказанных рисунков из анимационного сериала «Малышарики», отказаться от продажи тортов с использованием образов вышеуказанных рисунков и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на указанные выше объекты интеллектуальной собственности в размере по 100 000 руб. в пользу каждого истца.

Поскольку данная претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском. При этом, размер компенсации истцами определен в размере по 50 000 руб. в пользу каждого.

Рассмотрев материалы дела, суд отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. 

Согласно части 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. 

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом, в том числе при изготовлении самого товара в виде товарного знака. При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (часть 2 данной статьи). 

Согласно части 3 той же статьи, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 1288 ГК РФ по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение. В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила названного Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

В силу пункта 3 статьи 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Исключительные права могут передаваться авторами по различным основаниям: по договору авторского заказа (статья 1288 Гражданского ГК РФ), по договору об отчуждении исключительного права (абзац 2 пункт 1 статьи 1240 ГК РФ), по лицензионному договору (абзац 3 пункта 1 статьи 1240 ГК РФ), в порядке создания служебного произведения (статья 1295 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается, что ООО «Мармелад Медиа» является исключительным лицензиатом в отношении спорных товарных знаков, а ООО «Продюсерский центр» приобрел исключительные права на спорные изображения в полном объеме путем заключения авторского договора с авторами.

Доказательств заключения между истцами и ответчиком лицензионных или иных договоров на передачу исключительных прав на указанные товарные знаки и произведения изобразительного искусства не представлено.

Довод ответчика о том, что группа «ВКонтакте» - vk.com/first_bakery не является официальным сайтом ответчика судом отклоняется, поскольку факт принадлежности ОАО «Первый хлебозавод» сайта http://1xleb.ru/ не оспорил.

Факт администрирования группы «ВКонтакте» - vk.com/first_bakery иным лицом не является обстоятельством, однозначно исключающим признание факта нарушения ответчиками исключительных прав истцов на объекты интеллектуальной деятельности.

ОАО «Первый хлебозавод» используют интернет-сайт, размещенный по адресу http://1xleb.ru/, как средство рекламы для продажи своей продукции, размещают информацию о своих контактных данных, формируют контент (наполнение) сайта различной словесной и изобразительной информацией о своей деятельности и продукции, в числе которой была и спорная ссылка на группу «ВКонтакте». Вопрос об основаниях, по которым администратор сайта предоставил ответчикам право на использование интернет-сайта http://1xleb.ru/, не входит в предмет настоящего разбирательства.

Следовательно, являясь администратором сайта, ответчик несет ответственность за размещенную на сайте информацию, в том числе  и в виде всплывающих окон, при этом данный факт подтверждается протоколом осмотра сайта от 31.05.2019, который признается судом в качестве надлежащего доказательства.

К представленному ответчиком заключению специалиста от 28.10.2019 суд относится критически, поскольку представляет собой рецензию на протокол осмотра сайта от 31.05.2019, при этом суд отмечает, что из заключения следует, что видеосъемка осмотра не специалистом не изучалась.

В то время как на видеозаписи последовательность видеоряда не нарушена, доказательств фальсификации или монтажа записи не представлено, оснований считать данную видеозапись поддельной или несоответствующей статьям 67-68 АПК РФ у суда отсутствуют.

Кроме того, представленное заключение специалиста от 28.10.2019 и служебная записка специалиста по маркетингу ОАО «Первый хлебозавод» не являются достоверными доказательствами, поскольку представлены по истечении длительного времени после обозрения сайта ответчика и установления нарушения исключительных прав истцов.

Указанные доказательства не опровергают факт размещения на сайте ОАО «Первый хлебозавод» всплывающего окна социальной сети «ВКонтакте», позволяющей перейти на группу «ВКонтакте» - vk.com/first_bakery на котором использованы товарные знаки и произведения изобразительного искусства правообладателей и которые используются ответчиком в рекламных целях для предложения, продажи кондитерских изделий.

Оспаривая факт реализации товара, ответчик не учитывает, что выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи или в сети "Интернет" признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи (пункт 2 статьи 494 ГК РФ), что уже является нарушением исключительных прав (пункт 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Суд, в свою очередь, обращает внимание, что согласно разъяснению, данному в пункте 91 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» предложение к продаже экземпляра произведения охватывается правомочием на распространение произведения (подпункт 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

С учетом положений статей 494 и 1270 ГК РФ использованием исключительных прав в форме распространения является, в том числе, предложение к продаже товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

Таким образом, совокупностью доказательств, представленных истцом, доказана вина ответчика в продаже товара в нарушение исключительных прав истца на товарный знак и произведения изобразительного искусства.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством (абзац 3 статьи 1229 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и статьей 1301, 1515 ГК РФ, обладатели исключительного права на произведение вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации за каждый факт нарушения исключительных прав, в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда.

Минимальный размер суммы взыскиваемой компенсации, исходя из пункта 3 статьи 1252, статей 1301, 1515 ГК РФ составляет 10 000 рублей за каждый факт нарушения исключительных прав правообладателя.

При обращении в суд истцами избран способ защиты исключительного права в виде взыскания компенсации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В данном случае истцами заявлено о взыскании компенсации исходя из минимального размера компенсации за каждое нарушение исключительных прав правообладателя.

В свою очередь, ОАО «Первый хлебозавод» заявлено ходатайство о снижении заявленной ко взысканию компенсации при множественности нарушений, рассмотрев которое, суд находит подлежащим удовлетворению.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 64 Постановления № 10, положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в частности, когда одним действием нарушены права на: несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Конституционный Суд Российской Федерации в названном Постановлении указал, что пункт 3 статьи 1252 ГК РФ во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, включая его статьи 1301, 1311 и 1515, закрепляет в числе прочего правила, которыми должен руководствоваться суд при определении размера компенсации в случае, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации: в таких случаях размер компенсации определяется судом - в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости - за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; если же права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении № 28-П, такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при наличии следующих условий:

размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

правонарушение совершено ответчиком впервые;

использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

На основании изложенного, суд, приняв во внимание обстоятельства дела (товарные знаки принадлежат одному правообладателю (истцам), были нанесены на один товар, предлагаемый к продаже), заявленное ответчиком ходатайство о снижении размера компенсации, характер допущенного нарушения (однократность), степень вины нарушителя (отсутствие умысла), отсутствие доказательств причинения каких-либо крупных (реальных) убытков правообладателю, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным снизить заявленный истцами размер компенсации за использование товарных знаков знака № 570441, № 581164, № 581163, № 581165, № 581162 до 25 000 руб. (по 5 000 руб. за каждый товарный знак) и за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительных искусств  - рисунков «Крошик, «Нюшенька», «Ежик», «Барашек», «Пандочка» в размере 25 000 руб. (по 5 000 руб. за каждый рисунов). В остальной части в удовлетворении исковых требований следует отказать.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р   Е   Ш   И   Л:

Взыскать с Открытого акционерного общества «Первый хлебозавод» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр Рики» компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительных искусств  - рисунков «Крошик, «Нюшенька», «Ежик», «Барашек», «Пандочка» в размере 25 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Первый хлебозавод» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» за нарушение исключительных авторских прав на товарные знаки № 570441, № 581164, № 581163, № 581165, № 581162 в размере 25 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Решение может быть обжаловано в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

             Судья                                                     С.Ю. Любимова