АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

дело № А48-8868/2022

город Орёл

26 января 2023 года

Дело слушалось 19 января 2023 года, в судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 23 января 2023 года, о чем было вынесено протокольное определение и сообщено сторонам.

Резолютивная часть решения объявлена 23.01.2023, полный текст решения  изготовлен 26.01.2023.

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Кудряшовой А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Ассоциации содействия созданию норм и правил «Экологического Строительства» (125371, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью  «Керама Марацци» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 302024, 

<

...>) при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика – Ассоциации содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству» («Совет по экологическому строительству») (105066, г. Москва, пер, ФИО2 д. 16 стр. 2, эт. 3, пом. II, Комн. 9, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака №725666, а также не допускать его использования в будущем, о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. 00 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца -  до перерыва представитель ФИО3 (доверенность от 03.08.2022) посредством онлайн заседания, до и после перерыва представитель ФИО4 (доверенность от 03.08.2022) посредством онлайн заседания;

от ответчика - до и после перерыва представитель ФИО5 (паспорт, диплом, доверенность от 03.02.2020), до перерыва представитель ФИО6 (доверенность от 02.12.2022 №349/22, паспорт);

от третьего лица - до и после перерыва представитель ФИО7 (доверенность от 07.12.2022) посредством онлайн заседания;

установил:

Ассоциация содействия созданию норм и правил «Экологического Строительства» (далее – истец, Ассоциация) обратилась в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  «Керама Марацци» (далее – ответчик, ООО «Керама Марацци») об обязании прекратить незаконное использование товарного знака №725666, удалив его с упаковки ранее выпущенных товаров и с сайта, а также не допускать его использования в будущем, о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. 00 коп.

Определением суда от 15.11.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика была привлечена Ассоциация содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству» («Совет по экологическому строительству»), поскольку данное лицо является правообладателем товарного знака.

В ходе рассмотрения дела истцом представлено уточнение исковых требований, в котором истец просит обязать прекратить незаконное использование товарного знака №725666, а также не допускать его использования в будущем, и взыскать компенсацию в размере 5 000 000 руб. 00 коп.

Судом, в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принято уточнение исковых требований, как не нарушающее права и законные интересы лиц, участвующих в деле.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав истца путем использования товарного знака на упаковке произведенного товара.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчиком в материалы дела представлен письменный отзыв, согласно которому он не допускал незаконное использование товарного знака, в связи с чем, заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению. Полагает, что товары, производимые ответчиком и услуги, на которые зарегистрирован товарный знак истца, не являются однородными. Заявленные истцом способы неправомерного использования товарного знака ответчиком не могут быть отнесены к способам использования товарных знаков по ст. 1477, 1484 ГК РФ, следовательно, не могут нарушать прав истца на товарный знак.

В судебном заседании ответчик поддержал позицию, изложенную в письменном отзыве и дополнительных письменных пояснениях. 

Третьим лицом в материалы дела представлен письменный отзыв, в котором указал, что товары, производимые ответчиком и услуги, на которые зарегистрирован товарный знак истца, не являются однородными. Полагает, что в удовлетворении исковых требований следует отказать в полном объеме.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает установленными следующие обстоятельства.

Ассоциация содействия созданию норм и правил «Экологического Строительства» (Далее — Ассоциация, Истец) является исключительным лицензиатом товарного знака № 725666, зарегистрированного 03.09.2019 года. Правообладателем является ПЛЭНЕТ 2030 ЛТД, (Великобритания, Аллиа Фьюче Бизнес Центр, Лондон Роуд, Питерборо ПЕ2 8АН (GB)). 

 

Из материалов дела следует, что Ассоциация имеет исключительную лицензию на использование данного товарного знака на основании лицензионного договора, заключенного между правообладателем и истцом. Указанный договор был зарегистрирован в установленном порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.03.2020 года за номером 

<

***>. 

Истцу стало известно, что ООО «Керама Марацци» продолжительное время использует товарный знак №725666, размещая его на упаковке производимой продукции, поступающей в торговый оборот. По мнению истца, товарный знак используется ответчиком для продвижения своих товаров и услуг. Изображение товарного знака №725666, присутствует в каталогах ООО «Керама Марацци» по адресу https://kerama-marazzi. com/catalo gs/). 

Фотографии упаковки плитки с изображением товарного знака истца были сделаны одним из членов правления истца после приобретения им плитки.

Истец направил ответчику претензию 17.08.2022 с требованием прекратить незаконное использование товарного знака №725666, удалив его с упаковки ранее выпущенных товаров и с сайта, а также не допускать его использование в будущем, а также выплатить компенсацию в размере 5 000 000 рублей.

В ответ на претензию ответчик письмом исх.№1597 от 20.09.2022 года сообщил, что не допускал незаконное использование товарного знака, в связи с чем, заявленная претензия не имеет правовых оснований.  

Поскольку истец не предоставлял ответчику согласия на использование товарного знака по свидетельству №725666 и считает, что ответчик использует его товарный знак, истец обратился в суд с данным иском.

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Согласно ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее также – АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса РФ (далее также – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают, в том числе, в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу статей 1477, 1481 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 

Согласно ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец является лицензиатом изобразительного товарного знака (свидетельство №72566) по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака (исключительная лицензия) от 10.01.2020, заключенному с компанией ПЛЭНЕТ 2030 ЛТД, Великобритания. 

Согласно представленному в материалы дела свидетельству № 725666 от 03.09.2019 года (дата приоритета 21.11.2018 года) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), компания ПЛЭНЕТ 2030 ЛТД, Великобритания) является правообладателем изобразительного товарного знака, цветовое сочетание изображения: светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый, серый; свидетельство Российской Федерации № 725666 на следующие классы МКТУ: 09,16,37,40,42,44,45.

Керамическая плитка и керамический гранит, в отношении которых, по мнению истца, произошло нарушение его прав на товарный знак, относятся к 19 классу МКТУ, и на данный класс МКТУ у истца отсутствует регистрация товарного знака. 

В соответствии с пунктом 2.1 лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (исключительная лицензия) от 10.01.2020, заключенного между ПЛЭНЕТ 2030 ЛТД (Лицензиар) и истцом (Лицензиат) Лицензиар определил пределы использования Лицензиатом товарного знака: в целях создания, развития Ассоциации и осуществления своей уставной деятельности.

В соответствии с представленной в материалы дела Выпиской из ЕГРЮЛ от 11.10.2022, истец заявил об осуществлении следующих видов экономической деятельности: деятельность профессиональных членских организаций, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. 

Истец, в качестве доказательства использования товарного знака, предоставил сертификаты, выдаваемые им почетным членам Ассоциации истца, разрешения членам Ассоциации на использование товарного знака истца, для информирования о членстве в Ассоциации, распечатки страниц Интернета о мероприятиях, которые он организовывал либо в которых он принимал участие. 

Указанные документы подтверждают, что истец осуществлял деятельность как некоммерческая организация, но не свидетельствуют об оказании истцом услуг, предусмотренных 37 и 44 классами МКТУ.

В качестве доказательств нарушения прав на товарный знак истец представил УПД № Z-98 от 12.04.2022, фотографии упаковки керамической плитки и керамического гранита и каталогов с сайта ответчика, а также распечатки объявлений третьих лиц о продаже керамической плитки и отзывы о керамической плитке третьих лиц из сети Интернет.

В соответствии с частью 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Представленные истцом УПД №Z-98 от12.04.2022 года, фотографии упаковки плитки и распечатки страниц каталогов с сайта, а также распечатки из интернета, не отвечают требованиям об относимости доказательств в соответствии со ст.67 АПК РФ. 

В соответствии с п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

На фотографиях, приложенных истцом к исковому заявлению, отсутствуют геоданные (сведения о месте, в котором были сделаны фотографии), а также дата и время фотосъемки, что не позволяет отнести товары на фото к керамической плитке, реализуемой в период, в котором действует приоритет истца на товарный знак. Отсутствуют сведения о том, что ООО «Керама Марацци» имеет отношение к реализации товаров на фото.

В приложенных к исковому заявлению истцом распечатках страниц каталогов с сайта не указан адрес интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также отсутствует точное время ее получения.

Представленный истцом УПД № Z -98 от 12.04.2022 о приобретении керамической плитки ООО «Рутайл» у ИП ФИО8, не содержит упоминание об ответчике, как производителе, и, следовательно, не имеет никакого отношения к ответчику и производимой им продукции.

Представленные истцом распечатки объявлений третьих лиц о продаже керамической плитки и отзывы о керамической плитке третьих лиц из сети Интернет, также не имеют никакого отношения к ответчику, поскольку информация размещена не ответчиком, а неустановленными третьими лицами. 

Доказательств того, что ответчик осуществлял продажу, предложение к продаже товаров под товарным знаком истца и другие подобные действия на момент предъявления иска и в ходе рассмотрения дела в суде, истцом не представлено.        

Третье лицо в письменном отзыве (без даты) также считает, что требования истца не подлежат удовлетворению. В своем письменном отзыве со ссылкой на нормы материального и процессуального права указало на то, что истец не доказал факт использования ответчиком товарного знака и товар, внешний вид упаковки которого представлены в материалы дела, не подпадает под действия правовой охраны товарного знака истца.

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ от 12.10.2022 года, ответчик заявил об осуществлении следующих видов деятельности: производство керамических плиток и плит, керамических санитарно-технических изделий, добычу глины и каолина, торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. 

Ответчик является производителем керамической плитки, керамического гранита, декоров, что сторонами не оспаривается. 

Ответчик для индивидуализации товаров собственного производства всегда использует один из товарных знаков, владельцем которых он является:

KERAMA MARAZZI (зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.09.2020 г. под номером 774379);

КЕРАМА МАРАЦЦИ (зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.09.2020 г. под номером 774380);

KERAMA (зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.11.2021 г. под номером 837720);

КЕРАМА (зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.11.2021 г. под номером 837679);

 - (зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.01.2011 г. под номером 552808);

 - (зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.05.2006 г. под номером 307601).

Ответчик предоставил в качестве вещественных доказательств упаковку керамической плитки, которая Определением Арбитражного суда Орловкой области от 13.12.2022 приобщена к материалам дела. Указанная упаковка была изготовлена в соответствии с договором поставки № 2044 от 22.01.2013 года и дополнительным соглашением №1 от 16.01.2014, заключенным между АО «ГОТЭК» и ООО «Керама Марацци», на изготовление упаковки и передана ответчику по УПД № Г122012169 от 21.06.2022; № Г1220131190 от 04.07.2022; №122016115 от 10.08.2022; №Г122015573 от 04.08.2022. Указанная упаковка керамической плитки и керамического гранита не содержит спорный товарный знак, а содержит товарный знак ответчика «KERAMA MARAZZI».

Ответчик предоставил в материалы дела фотоматериалы, с указанием геолокации, даты съемки, справку за подписью начальника ОТК ООО «Керама Марацци» ФИО9, из которых следует, что упаковка керамической плитки и керамического гранита разных артикулов, производимых ООО «Керама Марацци» в разные даты (июнь, июль, октябрь,  ноябрь, декабрь 2022 года) и распространяемых через сеть дистрибьюторов по всей России, не содержит спорный товарный знак. 

Ответчик также предоставил в материалы дела копии страниц сайта, из которых следует, что на его сайте отсутствует товарный знак истца.

Как пояснил ответчик, он с 2014 года является членом Некоммерческого партнерства содействия создания и внедрения норм и правил Экологического строительства «Совет по экологическому строительству» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> (с 05.03.2020 года Ассоциация Содействия Созданию и Внедрению Норм и Правил Экологического Строительства «Совет по Экологическому Строительству», третье лицо по настоящему делу), что подтверждается Сертификатами членства. В соответствии с письмом исх.№1348 от 01.06.2018 третье лицо предоставило бессрочное согласие ответчику на использование обозначения (полностью, или отдельных элементов в том числе и в черно-белом изображении) третьего лица, в отношении выпускаемой  ответчиком продукции  путем размещения на упаковке продукции, на интернет-сайте, на деловой документации, а также в ходе проведения публичных мероприятий, как совместно со своими товарными знаками, так и отдельно от них, в целях надлежащего информирования своих потребителей, контрагентов и иных третьих лиц о членстве в Совете и приверженности  производимой продукции экологическим  нормам и правилам, продвигаемым Советом.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с Определением Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2016 года по делу № 310-ЭС15-12683 (А08-8801/2013): «При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара».

Как пояснили в судебном заседании ответчик и третье лицо, для индивидуализации производимой продукции на ее упаковке используются товарные знаки ответчика, а логотип третьего лица указывался ответчиком на упаковке совместно с маркировкой о сертификации его продукции. 

В пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее – обычный потребитель), с учетом пункта 162 данного постановления. 

В пункте 162 указанного Постановления разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Керамическая плитка и керамический гранит относятся к 19 классу МКТУ и на данный класс МКТУ у истца отсутствует регистрация товарного знака. Истец не является ни производителем, ни продавцом указанной группы товаров.

По мнению истца, ответчик использовал товарный знак по классам 37 и 44 МКТУ. Согласно свидетельству, на товарный знак №725666 предоставлена правовая охрана в отношении всех услуг, отнесенных к 37 классу МКТУ. В соответствии с «Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков» (МКТУ) (Одиннадцатая редакция, издание 1-е, принята в г. Ницце 15.06.1957, с изменениями и дополнениями от 2017 года), к  37-му классу МКТУ относятся услуги по  строительству; ремонту; установке оборудования, и 37-й класс включает, в основном, услуги, оказываемые подрядчиками или субподрядчиками по строительству или изготовлению капитальных зданий, а также услуги частных лиц или организаций по восстановлению объектов в их первоначальном виде или их сохранению без изменения их физических или химических характеристик.

Термины, обозначающие услуги по строительству, ремонту, установке оборудования могут быть использованы с уточнениями по виду деятельности (строительству или ремонту), или по сфере направленности. В этом случае услуги, например, строительство плавучих средств, кладка кирпича, ремонт инструментов, либо прокат строительной техники могут быть признаны однородными этим товарам. Напротив, без таких уточнений услуги, по общему правилу, однородными товарам не являются.

В ином случае, все товары с 1-го по 34-й классы МКТУ могут быть признаны однородными, например, услуге по  строительству; ремонту; установке оборудования, сформулированной в общем виде без уточнения по сфере направленности или по отрасли деятельности.

Указанная правовая позиция отражена в решениях Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2022 по делу № СИП-1061/2021, оставленном без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2022 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2022 по делу № 300-ЭС22-21203 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

В части позиции истца об использовании ответчиком Товарного знака по 44 классу МКТУ, а именно «консультационные услуги и информационные услуги, касающиеся здоровья и безопасности», суд полагает, что данный вид услуг не является однородным с Товаром «керамические плитки», производимыми ответчиком, поскольку они отличаются по назначению, условиям сбыта и предоставления, кругом потребителей и не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Суд полагает, что довод ответчика о том, что потребитель выбирает керамическую плитку по представленным образцам плитки в магазине, каталоге, ориентируясь на внешний вид плитки, дизайн, а упаковку плитки потребитель видит уже в момент получения приобретенного товара, на товарном складе является правомерным. При таких обстоятельствах, у потребителей отсутствует даже вероятность появления представления о принадлежности керамической плитки ответчика и деятельности истца одному производителю.

Третье лицо в письменном отзыве (без даты) считает, товары, производимые ответчиком и услуги, на которые зарегистрирован товарный знак истца, не являются однородными. 

Товары, производимые ответчиком и услуги, на которые зарегистрирован товарный знак истца, в полном объеме имеют разный род (вид), разное назначение, отличаются по видам материала, из которого они изготовлены, имеют разные условия сбыта, круг потребителей, данные товары и услуги не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми. 

По мнению истца, ответчик незаконно использует товарный знак с целью создания у участников рынка и потребителей видимости того, что ответчик якобы является членом, партнером или контрагентом истца, что не соответствует действительности.

Указанный довод истца не подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, а также не имеет правового основания, так как указанные истцом действия по существу не являются способом использования товарного знака. В соответствии со ст. 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право. Использование товарного знака в соответствии со ст. 1477, 1484 ГК РФ должно быть направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Истец указывает на якобы использование товарного знака ответчиком не в целях индивидуализации товаров, а в целях демонстрации отношений с правообладателем товарного знака, что само по себе не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 ГК РФ и следовательно не является нарушением прав на товарный знак.

Указанные выводы подтверждаются Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 20 октября 2022 г. по делу № А56-45431/2021: «Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров. Именно в силу приведенного ограничения правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения.

Поэтому, возможное указание обществом товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 ГК РФ. Следовательно, такое использование обозначения не является нарушением прав на товарный знак.».

В судебном заседании ответчик и третье лицо заявили о злоупотреблении правом со стороны истца. 

Согласно п.1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

На основании части 2 статьи 14 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причиняют и/или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Верховный Суд РФ в Определении от 23 июля 2015 года по делу № 310-ЭС15-2555 (№ А08-8802/2013) разъяснил, что с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

В связи с чем, целью предъявления требований истцом к ответчику в рамках настоящего дела является получение материальной выгоды в максимально установленном ст. 1515 ГК РФ размере (в размере 5 000 000 рублей).

Целью предъявления иска является получение компенсации в размере 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей при отсутствии нарушения интереса (при имитации нарушения права), что является злоупотреблением правом со стороны истца.

На основании изложенного, в связи с тем, что, товары, производимые ответчиком и услуги, на которые зарегистрирован товарный знак истца не являются однородными; заявленные истцом способы неправомерного использования товарного знака ответчиком не могут быть отнесены к способам использования товарных знаков по ст. 1477, 1484 ГК РФ, следовательно, не могут нарушать прав истца на товарный знак.

Также, ответчик не использовал товарный знак истца для индивидуализации своей деятельности.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ материалы дела, суд приходит к выводу о том, что совокупность представленных в материалы дела доказательств не подтверждает обоснованности заявленных требований.

Таким образом, поскольку истец в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал использование товарного знака ответчиком. Представленные в материалы дела доказательства не позволяют сделать вывод о том, что ответчик реализует свою продукцию с использованием товарного знака истца. В действиях истца усматривается злоупотребление правом с целью получения материальной выгоды в отсутствие нарушенного права и достойной защиты.

В удовлетворении заявленных требований следует отказать в полном объеме.

Поскольку суд пришел к выводу, что на вещественном доказательстве не выражено средство индивидуализации, нарушающее исключительное право истца, то оно на основании части 3 статьи 80 АПК РФ может находиться во владении отдельных лиц.

На основании изложенного, вещественное доказательство подлежит возврату ответчику.

Судебные расходы распределены следующим образом.

Статьей 101 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В связи с тем, что в удовлетворении исковых требований отказано государственная пошлина относится на истца. 

Руководствуясь статьями 80, 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью  «Керама Марацци» представленные в качестве вещественных доказательств упаковки керамической плитки в количестве 4 шт. после вступления решения суда в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с даты его принятия.

Судья                                                                                                      А.Г. Кудряшова