ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600, http://www.16aas.arbitr.ru, 

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. (87934) 6-09-16, факс: (87934) 6-09-14 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А20-3486/2022

г. Ессентуки

16 июня 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июня 2023 года. Полный текст постановления изготовлен 16 июня 2023 года. 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего  Сомова Е.Г., судей Жукова Е.В. и Егорченко И.Н. при ведении протокола судебного  заседания секретарем ФИО1, с участием от истца – открытого акционерного  общества «Рот Фронт» – ФИО2 (доверенность от 22.12.2021), от ответчика –  общества с ограниченной ответственностью «Нальчик-сладость» – ФИО3  (доверенность от 15.05.2023), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную  жалобу общества с ограниченной ответственностью «Нальчик-сладость» на решение  Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.03.2023 по делу   № А20-3486/2022,  

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рот Фронт" (далее – компания) обратилась в  Арбитражный суд Свердловской области с иском, в котором просило взыскать  компенсацию за незаконное использование товарного знака "Барбарис" по свидетельству  Российской Федерации № 137558 и общеизвестного товарного знака "Барбарис" по  свидетельству Российской Федерации № 116 с общества с ограниченной ответственностью  "Витал" в размере 400 тыс. руб., с общества с ограниченной ответственностью «Нальчик- сладость» (далее – общество) в размере 1 млн. руб. (дело номер № А60-62200/2021).  

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30.05.2022 в отдельное  производство выделено требование компании к обществу о взыскании 1 млн. рублей  компенсации за незаконное использование товарного знака "Барбарис" по свидетельству  

Российской Федерации № 137558 и общеизвестного товарного знака "Барбарис" по  свидетельству Российской Федерации № 116. Делу присвоен номер А60-27028/2022.  

Определением от 18.07.2022 дело № А60-27028/2022 передано по подсудности в  Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.  

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.03.2023 иск  компании удовлетворен, с общества в пользу компании взыскана компенсация в размере  1 млн. руб.  

В апелляционной жалобе общество просило отменить решение, принять по делу  новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований. Податель жалобы отмечает  отсутствие сходства между используемым им обозначением и товарным знаком истца.  Общество указало, что имеются различия в этикетке продукта истца и ответчика (фоне,  наименования производителя и т.д.), сходство сравниваемых обозначений отсутствует.  Общество указывает на то, что им было подано ходатайство о снижении размера  компенсации в Арбитражный суд Свердловской области, однако после выделения  требований в отдельное производство и передачи дела по подсудности, таковое в  материалах дела отсутствует и не разрешено судом первой инстанции. Несовершение  процессуальных действий работниками аппарата суда не свидетельствует о  злоупотреблении правом ответчиком, и не может являться основанием для возложения  наступления риска неблагоприятных последствий, поскольку общество действовало  разумно, своевременно направив ходатайство о снижении размера компенсации в  Арбитражный суд Свердловской области.  

В отзыве компания просила решение суда оставить без изменения. 

В судебном заседании представители сторон поддержали свои доводы и возражения,  изложенные в жалобе и отзыве на нее.  

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд  апелляционной инстанции пришел к выводу, что жалоба удовлетворению не подлежит.  

Как видно из материалов дела, общество "Рот Фронт" является правообладателем  товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации № 137558,  общеизвестного товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации   № 116.  

Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении товаров 30-го класса  Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):  "конфеты".  

По мнению истца, принадлежащее ответчику средство индивидуализации и  используемое им обозначение для карамели "Саби со вкусом БАРБАРИСА", являются  

сходными до степени смешения, в связи с чем снижается уровень доверия потребителей к  оригинальным кондитерским изделиями компании. При этом компания разрешения на  использование товарных знаков обществу не давала, лицензионного договора стороны не  заключали.  

Истец направил в адрес общества претензионное письмо от 20.04.2021 № 13-ОИС о  нарушении исключительных прав на товарные знаки с требованиями прекратить такое  нарушение.  

Поскольку претензия оставлена без ответа и удовлетворения, компания обратилась  в арбитражный суд с исковым заявлением.  

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК  РФ) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной  деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.  

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и  приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной  деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права,  которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в  случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и  иные права (право следования, право доступа и другие).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо,  обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или  на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат  или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если  настоящим Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим  лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).  

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого  зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право  использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса  любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в  том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может  распоряжаться исключительным правом на товарный знак.  

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда  

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского  кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи  1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого  использования возникнет вероятность смешения.  

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального  смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями  соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на  отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в  качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что  обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому  принадлежит товарный знак.  

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется  исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных  лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или  близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или  высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.  

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности  возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о  принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид)  товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта  товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие  обстоятельства.  

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного  знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с  учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При  этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или  слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых  элементов во внимание не принимается.  

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется.  

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность  смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в  том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных  

товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень  известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей  (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя  серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.  

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные  лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и  товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего  товара.  

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности  товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих  обстоятельств друг на друга.  

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим  Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств  индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе  вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за  нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта  правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права,  освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.  

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим  Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом  требований разумности и справедливости.  

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного  знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо  возмещения убытков выплаты компенсации:  

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по  усмотрению суда исходя из характера нарушения;  

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен  товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного  знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за правомерное использование товарного знака.  

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их  смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и  рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически  значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков  обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства  

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила   № 482), и пунктом 162 Постановления № 10.  

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, установление сходства  осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том  числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных  сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в  отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного  знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не  принимается.  

Из материалов дела видно, что в ходе мониторинга кондитерского рынка истцом  было установлено, что ООО «Витал» предлагал к продаже и реализовал кондитерскую  продукцию с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным  знаком, принадлежащими компании: карамель «Саби со вкусом барбариса».  

В тоже время, общество производит, предлагает к продаже и реализует  кондитерскую продукцию с использованием обозначения, сходного до степени смешения  с товарным знаком, принадлежащими компании: карамель «Саби со вкусом барбариса».  

Факт производства и реализации ответчиком указанной выше продукции  подтверждается фискальным документом – чеком, а также этикеткой.  

Суд апелляционной инстанции, самостоятельно проведя анализ обозначений,  используемых истцом и ответчиком, приходит к выводу о сходстве сравниваемых  обозначений ответчика и средств индивидуализации истца.  

Упаковка карамели «Саби со вкусом барбариса» производства общества сходна до  степени смешения с принадлежащим компании словесным товарным знаком  «БАРБАРИС», поскольку данная упаковка полностью включает словесное обозначение  «БАРБАРИС», которое фонетически, графически и семантически тождественно  товарному знаку «БАРБАРИС», занимая при этом доминирующее положение в упаковке  (в т.ч., в силу пространственного положения и размера шрифта словесного элемента  «БАРБАРИС» в упаковке).  

Сходство упаковок карамели «Саби со вкусом барбариса» с товарным знаком  «БАРБАРИС» по свидетельствам № 137558 и № 116 также подтверждается заключением  патентного поверенного от 10.02.2022 ФИО4  

Согласно разъяснениям Президиума ВАС РФ, изложенным в Постановлении   № 3691/06 от 18.07.2006 по делу А40-10573/04-5-92, для установления смешения  товарных знаков достаточно установить вероятность их смешения, которая зависит от  сходства сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными  

знаками товаров.  

Вероятность смешения товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельствам № 137558  и № 116, и упаковок карамели «Саби со вкусом барбариса» дополнительно усиливается  тем, что словесный товарный знак «БАРБАРИС» по свидетельству № 116 является  общеизвестным, т.е. хорошо известен потребителям, в связи с чем, обнаружив в торговой  точке карамель со сходным обозначением потребитель с высокой долей вероятности  будет воспринимать данный товар с общеизвестным на протяжении многих словесным  товарным знаком «БАРБАРИС» и карамелью «БАРБАРИС» производства компании.  

Следует учитывать, что вероятность смешения потребителями сравниваемой выше  этикетки карамели общества и товарных знаков истца дополнительно усиливается тем,  что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых  внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов,  автомобилей, лекарств и т.п.). При этом для установления смешения товарных знаков  достаточно установить вероятность их смешения, которая зависит от сходства  сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными знаками  товаров.  

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что  рассматриваемые обозначения производят сходное общее впечатление и ассоциируются  друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия между ними.  

Таким образом, сходство общего зрительного впечатления при восприятии  исследуемой продукции может ввести потребителя в заблуждение относительно ее  реального производителя.  

В этой связи судом первой инстанции на основании имеющихся в деле  доказательств правомерно установлен факт нарушения ответчиком прав истца на  вышеуказанные товарные знаки. Использование товарных знаков, принадлежащих истцу,  обществом не опровергнуто.  

Компания, ссылаясь на то, что у потребителей снижается уровень доверия к  оригинальным кондитерским изделиями компании, воспользовавшись правом,  установленным статьей 1515 ГК РФ, а также учитывая непрекращение обществом  нарушений его исключительных прав, в том числе после неоднократных обращений истца  к ответчику с данным требованием, просит взыскать компенсацию за незаконное  использование товарного знака в размере 1 млн. руб.  

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления № 10  размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.  

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности,  

обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность  публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на  товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли  воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок  незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли  нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные  имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов  интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые  принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности  нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а  также соразмерности компенсации последствиям нарушения.  

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной  в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о  защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а  исходя из оценки представленных сторонами доказательств.  

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по  своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35  Обзора от 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017   № 308-ЭС17-3088, № 308-ЭС17-4299).  

Расчет подлежащей взысканию компенсации предложен истцом, исходя из  положений пункта 1 статьи 1301 ГК РФ и обоснован суммой произведенной продукцией  ответчиком (1 278 828 руб.), составившей 1 млн. рублей.  

Как указывает общество, им направлялось ходатайство о снижении размера  компенсации в Арбитражный суд Свердловской области, что подтверждается квитанцией  почтового отправления (36005167841591) и описью вложений, однако в сформированном  деле таковое отсутствует.  

Проверяя указанные доводы, суд апелляционной инстанции установил, что  согласно отчету об отслеживании почтового отправления с номером 36005167841591,  корреспонденция общества, адресованная в Арбитражный суд Свердловской области,  получена последним 11.02.2022.  

Из материалов электронного дела № А60-62200/2021 следует, что 11.02.2022 от  общества поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов, а  также отзыв на иск.  

В силу пункта 22.18 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах  Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций),  утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 25.12.2013 № 100 при выделении одного или нескольких соединенных  требований в отдельное производство такое требование регистрируется как вновь  поступившее с присвоением самостоятельного номера в день вынесения определения о  выделении. В дело, оформленное в новую обложку "Дело", должны подшиваться  подлинники или заверенные судьей копии процессуальных документов, имеющие  значение для данного дела, составляется внутренняя опись документов дела, и дело  передается для регистрации и ввода необходимых данных в систему автоматизации в  группу регистрации подразделения делопроизводства.  

Однако допущенные судом первой инстанции ошибки должны исправляться судом  апелляционной инстанции, исходя из целей и задач правосудия, гарантированного  Конституцией Российской Федерации права на судебную защиту (статья 46).  

Заявляя о чрезмерном размере компенсации общество сослалось на характер  допущенного нарушения, стоимость реализованной продукции, а также отсутствие  доказательств наступления неблагоприятных последствий для истца.  

При этом доказательств в обоснование снижения размера компенсации, ответчик в  нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не  представил.  

В рассматриваемом случае, согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении общества  его основным видом деятельности является ОКВЭД 10.82 - производство какао, шоколада  и сахаристых кондитерских изделий. Следовательно, общество производит, предлагает к  продаже и реализует кондитерскую продукцию с использованием обозначения, сходного  до степени смешения с товарным знаком, принадлежащими компании. Из этого можно  сделать вывод, что деятельность по реализации контрафактных товаров является  существенной частью хозяйственной деятельности общества.  

Более того, ответчик не представил суду доказательств того, что им предприняты  все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность для того, чтобы избежать  незаконного использования права, принадлежащего другому лицу - правообладателю, а  также доказательств значительного превышения требуемой компенсации убыткам  правообладателя.  

Вопреки доводам ответчика размер возможных убытков истца не связан со  стоимостью реализуемого нарушителем контрафактного товара, поэтому незначительная  стоимость реализованного ответчиком контрафактного товара не является основанием для  

признания заявленной истцом суммы компенсации несоразмерной совершенному  правонарушению.  

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших  невозможным соблюдение исключительных прав истца, ответчик в материалы дела не  представил.  

Также у суда апелляционной инстанции не имеется оснований считать, что  выявленное нарушение не носило грубый характер с учетом длительности выявленного  нарушения, поскольку ответчик претензией от 23.09.2019 предупреждался о нарушении  исключительных прав истца, однако не прекратил размещение товарного знака истца.  

Оценив указанные обстоятельства в их совокупности и взаимосвязи, суд  апелляционной инстанции не усматривает оснований для снижения размера компенсации.  

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, направлены на  переоценку фактических обстоятельств дела и представленных по нему доказательств, и  не могут служить основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.  

Таким образом, решение суда соответствует имеющимся в деле доказательствам,  нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм  процессуального права, которые привели или могли привести к принятию неправильного  решения, судом при рассмотрении спора не допущено.  

Ввиду изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. 

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате  государственной пошлины, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, относятся на ее подателя.  

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный  апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.03.2023 по  делу № А20-3486/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный  суд первой инстанции.  

Председательствующий Е.Г. Сомов  Судьи:  Е.В. Жуков   И.Н. Егорченко