РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-243156/23-110-1945

г. Москва

03 апреля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 03 апреля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "ЮНИКОНТ СПБ" (192174, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КИБАЛЬЧИЧА УЛ, Д. 26, ЛИТЕРА Е, ОГРН: 

<

***>,) к 1. обществу с ограниченной ответственностью  "СНАБТЕХМЕТ-МОСКВА" (111524, 

<

...>, ЭТ/ОФ 3/314, ОГРН: 

<

***>), 2. обществу с ограниченной ответственностью "СНАБТЕХМЕТ" (620109, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД, КЛЮЧЕВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 15, ЭТАЖ/ОФИС 2/12, ОГРН: 

<

***>)  о взыскании 500 000 руб.,

третье лицо общество с ограниченной ответственностью "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА" (192174, 

<

...>, ЛИТЕР Е, ОГРН: 

<

***>),

 

при участии:

от истца  – ФИО1 по дов.  от  02.05.2023

от ответчиков- ФИО2 по дов.,

от третьего лица – не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКОНТ СПБ" обратилось с иском к 1. обществу с ограниченной ответственностью  "СНАБТЕХМЕТ-МОСКВА", 2. обществу с ограниченной ответственностью "СНАБТЕХМЕТ" о солидарном взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству №424969.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено общество с ограниченной ответственностью "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА", которое в судебное заседание не явилось,  спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчики иск не признали по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» (Правообладатель) является правообладателем товарного знака «UNIMACH», зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации № 424969, срок действия продлен до 04.03.2029 г.

Приоритет товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 установлен с 04.03.2009, по классу МКТУ 07 - держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]: корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования, теснения; машины для доводки; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин, станков; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные [для горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин; резаки [детали машин]; станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями;

по классу МКТУ 09 - аппараты для электродуговой резки; аппаратв1 для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; установки электрические для дистанционного управления произволственными процессами [на промышленных предприятиях];

по классу МКТУ 42 - изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

Правообладателем было выявлено нарушение исключительного права на товарный знак «UNIMACH».

На интернет-сайте https://msk.snabtechmet.ru/ неправомерно используются обозначения сходные до степени смешения с защищаемым средством индивидуализации по свидетельству № 424969. В частности, при переходе на сайт https://msk.snabtechmet.ru/ указывается словесное обозначение «UNIMACH», сходное до степени смешения с защищаемым товарным знаком № 424969.

На сайте https://msk.snabtechmet.ru/ под обозначением «UNIMACH» / «Юнимаш» рекламируются и предлагаются к продаже следующие товары: сопло; сопло двойное; линза; керамический держатель. Поименованные факты подтверждаются скриншотами, сделанными в порядке, предусмотренном абз. 2 п. 55 Постановления № 10.

Сайт https://msk.snabtechmet.ru/ содержит следующие контактные данные: Общество с ограниченной ответственностью «Снабтехмет-Москва»; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 111524, 

<

...>, этаж 3, офис 314 (далее – ООО «Снабтехмет-Москва»; Нарушитель 1).

Согласно сведениям из сервиса https://whois.ru/, а также согласно ответу исх. № 173 от 27.06.2023 г. ООО «СНАБТЕХМЕТ-МОСКВА» доменное имя snabtechmet.ru принадлежит - LLC «Snabtekhmet» (ООО «СНАБТЕХМЕТ» ИНН: 

<

***>) (далее – ООО «СНАБТЕХМЕТ»; Нарушитель 2). Однако, в качестве контактных данных на Сайте указано ООО «СНАБТЕХМЕТ-МОСКВА» (ИНН: 

<

***>).

При этом, п. 78 Постановления № 10 презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, который непосредственно использует соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Таким образом, нарушение исключительных прав правообладателя совершается совместно ООО «СНАБТЕХМЕТ» и ООО «СНАБТЕХМЕТ-МОСКВА».

Неограниченному кругу лиц предлагается к продаже металлообрабатывающее оборудование, его комплектующие; также предлагаются услуги ремонта и модернизации станочной продукции. Рекламируемые и предлагаемые к продаже товары являются однородными к товарам, в отношении которых зарегистрирован и активно используется товарный знак «UNIMАCH» по свидетельству № 424969.

Использование обозначений «UNIMACH», сходного до степени смешения с товарным знаком UNIMACH по свидетельству № 424969 подтверждается распечатками с сайта https://msk.snabtechmet.ru/ от 01.06.2023 года.

Между Истцом и Ответчиками отсутствует лицензионный договор. Истец не давал разрешение на использование ответчикам товарного знака какими-либо способами.

Истец считает справедливой компенсацию в общей сумме в размере 500 000 руб., рассчитанную на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Доводы ответчиков, изложенные в отзыве, не исключают факт нарушения прав истца-владельца товарного знака.

Факт нарушение ответчиком путем использования товарного знака подтверждается фотоматериалам.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с п. 41 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков», утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается сходным до степени смешения с товарным знаком, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными, а также комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (п. 42 Правил).

Словесные элементы «» и «UNIMACH», не являются лексическими единицами какого-либо языка и не имеют словарного значения, т.е. являются вымышленными

Сравниваемые обозначения состоят из идентичных слогов и звуков, которые полностью совпадают по количеству и набору, расположены последовательно, в непосредственной близости друг к другу, имеют одинаковое ударение, одно обозначение полностью входит в состав второго. Следовательно, можно сделать вывод о звуковом тождестве обозначения «UNIMACH» и товарного знака с номером государственной регистрации № 424969.

Сходство вышеуказанных обозначений прослеживается на графическом уровне при визуальном сопоставлении. В противопоставленных обозначениях графическая схожесть обусловлена одинаковым составом печатных букв латинского алфавита, стандартным рубленым шрифтом, отсутствием наклона при написании. Кроме того, использовано одинаковое расположение букв относительно друг друга: в линию последовательно и в определенном порядке, при отсутствии волнообразного или ступенчатого расположения букв, а также пробелов между буквами или выделения отдельных частей обозначений.

Противопоставленные обозначения отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках как лексические единицы, не обладают смысловым значением. Товарный знак по Свидетельству № 424969 зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, следовательно, соответствует требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не является общеупотребимым, обладает различительной способностью, не характеризует товары и услуги, для индивидуализации которых зарегистрирован защищаемый товарный знак, является фантазийным обозначением.

Отсутствие смыслового значения у противопоставленных обозначений подтверждает их сходство близкое к тождеству, усиливает вероятность смешения в глазах потребителей.

Как видно из представленной сравнительной таблицы, обозначение Ответчика содержит охраняемый элемент товарного знака Истца.

Для подтверждения однородности товаров, в отношении которых Нарушителями использовалось обозначение «UNIMACH» Правообладатель обратился патентному поверенному ФИО3 (per. № 1826). Заключение от 20.04.2023 г. содержит следующие выводы относительно однородности продукции, представленной на сайте https: mlsgroup.ru/ под вышеуказанными обозначениями: Товары (сопло; сопло двойное) являются однородными для части товаров 07 и/или 09 классов МКТУ. в отношении которых действует правовая охрана товарного знака № 424969. а именно: 07 класс МКТУ: держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие |детали машин]; машины резальные; резаки |детали машин|; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные: 09 класс МКТУ: аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки.

Между тем, из материалов дела следует, что реализуемый Ответчиком товар является специализированным оборудованием круг потребителей которого являются субъекты предпринимательства, на которых действие данного закона не распространяется в силу понятий, определенных в Законе, а именно: "потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".

Исходя из скриншотов, сделанных Истцом, Ответчик индивидуализировал конкретный товар - Сопло с различными техническими параметрами Элементом, в целях предложения его к продаже неограниченному кругу лиц без согласия правообладателя.

Обозначение, которое используется Ответчиком для рекламы и продажи товаров, а также при оказании им услуг имеет безусловное сходство до степени смешения с товарным знаком Истца по признаку наличия идентичного словесного элемента и однородности реализуемых товаров.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В случае, когда коммерческий интерес истца и ответчика распространяется на одну сферу рыночных отношений с единым кругом потребителей – последние могут быть введены в заблуждение фактом сосуществования двух названных хозяйствующих субъектов.2

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства:

1.         род (вид) товаров,

2.         их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения),

3.         вид материала, из которого они изготовлены,

4.         взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (комплементарность товаров),

5.         условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),

6.         круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары – товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Аналогичный подход отражен в пункте 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 4821 (далее – Правила регистрации товарных знаков), в котором отмечено, что установление однородности товаров предполагает определение принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, товары из разных классов, но выполняющих одни и те же функции могут быть комплементарными, т.е. взаимозаменяемыми и/или взаимодополняемыми.

В соответствии с п. 162 Постановления № 10 достаточно вероятности смешения, а не реального смешения товаров в глазах потребителей.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию.

Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 Кодекса, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При снижении размера компенсации суд принял во внимание добровольное прекращение ответчиком использования результатов интеллектуальной собственности истца, а также учел стоимость реализуемых товаров, которая существенно ниже размера заявленной компенсации.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, доводов ответчика в отношении оснований для снижения компенсации, суд полагает, что разумным и соразмерным будет снизить компенсацию до общей суммы 125 000 рублей.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с  общества с ограниченной ответственностью  "СНАБТЕХМЕТ-МОСКВА" (ОГРН: 

<

***>),   общества с ограниченной ответственностью "СНАБТЕХМЕТ" (ОГРН: 

<

***>)   в пользу  общества с ограниченной ответственностью  "ЮНИКОНТ СПБ" () 125 000 руб. компенсации, 3 250 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении  остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко