Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-84258/16-51-735

город Москва

18 декабря 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 декабря 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО Электроникс» (ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (ОГРН 

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС ДЦ» (ОГРН 

<

***>) 

о защите исключительных прав на полезную модель

при участии: 

от истца – ФИО2, ФИО3, по дов. № б/н от 14 марта 2018 года;

от ответчика – ООО «ЯНДЕКС» – ФИО4, ФИО5, ФИО6, по дов. № б/н от 17 февраля 2017 года;

от ответчика – ООО «ЯНДЕКС ДЦ» - ФИО4, ФИО5, ФИО6, по дов. № б/н от 17 февраля 2017 года;

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕПО Электроникс» (далее – истец) 13 апреля 2016 года обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», обществу с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС ДЦ» (далее – ответчики) о защите исключительных прав на полезную модель, в соответствии с которым просило суд:

- запретить ответчикам эксплуатировать, применять, предлагать к продаже, иным способом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей изделия - Стойки аппаратуры вычислительной техники, находящиеся в ЦОД (дата-центр) «Сасово», расположенном по адресу: Рязанская область, Сасово, ул. Пушкина, 21, завод «Саста», приобретенные не у Истца, исключительные права на которые на основании патента на полезную модель № 131556 от 20 августа 2013 года (далее - полезная модель) принадлежат истцу;

- опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 ноября 2016 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «ДЕПО Электроникс» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2017 года производство по делу № А40-84028/16 приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы по ходатайству Истца. Проведение судебной экспертизы поручено экспертам Центра независимых строительных экспертиз ФИО7 и ФИО8

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2017 года решение Арбитражного суда города Москвы оставлено без изменения, а апелляционная жалоба истца - без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2017 года решение Арбитражного суда города Москвы от 14 ноября 2016 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2017 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В соответствии с постановлением Суда по интеллектуальным правам при новом рассмотрении дела суду необходимо исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, обсудить вопрос о назначении по делу повторной экспертизы, установить независимые признаки полезной модели, и исходя из этого определить способ нарушения исключительных прав правообладателя.

В целях дачи пояснений по проведенной экспертизе, с учетом разъяснений Суда по интеллектуальным правам, данным в Постановлении от 22 декабря 2017 года, определением от 15 марта 2018 года Арбитражный суд города Москвы вызвал в судебное заседание  в порядке абзаца 2 части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) экспертов ФИО7 и ФИО8 Также, Арбитражным судом города Москвы в судебное заседание в порядке ст. 88 АПК РФ в качестве свидетеля по делу также была вызвана ФИО9 - эксперт Российской государственной академии интеллектуальной собственности, подготовившая рецензию на заключение судебной экспертизы. Эксперт ФИО7 и свидетель ФИО9 явились в судебное заседание 13 июня 2018 года, были допрошены Арбитражным судом города Москвы и ответили на вопросы суда и сторон.

При новом рассмотрении дела истцом было заявлено письменное ходатайство о назначении по делу дополнительной экспертизы по тому же вопросу, с поручением ее проведения тем же экспертам, а также об обязании ответчиков предоставить экспертам доступ ко всем стоечным решениям, расположенным в ЦОД «Сасосо».

В судебном заседании представители ответчиков не возражали против проведения по делу новой (дополнительной или повторной) экспертизы, однако представили в материалы дела письменные пояснения, свидетельствующие об отсутствии правовых оснований для ее проведения, в том числе с учетом правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20 июля 2018 года по делу была назначена повторная судебная экспертиза, проведение которой по ходатайству истца было поручено эксперту Ассоциации «НОЦЭ» ФИО10

Перед экспертом был поставлен следующий вопрос: «Используется ли в стоечных решениях, расположенных в ЦОД «Сасово», каждый признак независимого пункта формулы полезной модели, охраняемой патентом РФ № 131556?». Определением эксперту ФИО10 был предоставлен доступ в помещения режимного объекта, ЦОД «Сасово», а также предоставлена копия патента на полезную модель.

Определением от 20 июля 2018 года был установлен срок для проведения экспертизы – 25 рабочих дней со дня получения экспертом определения суда. Производство по делу приостановлено до поступления в суд экспертного заключения.

14 августа 2018 года в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление эксперта о получении разрешения на доступ в помещение ЦОД «Сасово» техническому специалисту ФИО11 Из текста заявления усматривается, что привлечение специалиста необходимо для осуществления фотосъемки объектов исследования.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31 августа 2018 года в соответствии с пунктом 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» назначено судебное заседание в связи с необходимостью рассмотрения поступившего от эксперта ходатайства.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2018 года ходатайство эксперта ФИО10 оставлено без рассмотрения, поскольку положениями АПК РФ и Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» не предусмотрено рассмотрение таких ходатайств, равно как и привлечение специалиста к проведению экспертизы для целей осуществления фотосъемки.

Кроме того, в соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 04 апреля 2014 года № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в случае, когда подлежащий предоставлению эксперту для производства экспертизы объект исследования находится у иных лиц, суд, руководствуясь ч. 1 ст. 16 АПК РФ, решает вопрос об обеспечении эксперту свободного доступа к такому объекту. Таким образом, доступ к объекту экспертного исследования может быть представлен только эксперту и только судом.

Поскольку ФИО11 не был привлечен к участию в деле в качестве эксперта, а также не является лицом, участвующим в деле и имеющим право присутствовать при проведении экспертизы, какие-либо основания для его допуска в ЦОД «Сасово» отсутствуют.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2018 года производство по делу было возобновлено в соответствии с пунктом 4 статьи 145 АПК РФ, поскольку установленный судом срок для проведения экспертизы истек, однако экспертного заключения экспертом ФИО10 представлено не было.

Суд также принимает во внимание, что определение Арбитражного суда города Москвы от 20 июля 2018 года было получено представителем Ассоциации «НОЦЭ» 25 июля 2018 года, то есть экспертиза должна была быть завершена к 29 августа 2018 года. 

03 августа 2018 года эксперт телеграммой (т. 11 л.д. 14) уведомила ответчиков, что планирует посетить ЦОД «Сасово» 10 августа 2018 года (то есть менее чем за две рабочие недели до окончания срока проведения экспертизы), однако так и не прибыла в ЦОД «Сасово». Какого-либо экспертного заключения эксперт ФИО10 в Арбитражный суд города Москвы не представила. К моменту судебного заседания 01 октября 2018 года, на котором разрешался вопрос о возобновлении производства по делу в связи с истечением срока проведения экспертизы, просрочка эксперта в предоставлении суду экспертного заключения составляла уже более 1 месяца, а эксперт так и не посетила ЦОД «Сасово» и не приступила к проведению исследования. Каких-либо заявлений или ходатайств от эксперта о продлении срока проведения экспертизы в суд не поступало.

В судебном заседании 11 декабря 2018 года истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

В обоснование исковых требований истец указывает, что в 2011 году приступил к разработке серверного решения - Стойки для аппаратуры вычислительной техники, - которое впоследствии получило наименование «DEPO Open Rack».

В 2012 году разработка была окончена, на решение были получены российский и международный патенты (российский – свидетельство РФ № 131556 от 20 августа 2013 года, международный - № WO/2014/178752 от 06 ноября 2014 года).

При монтаже оборудования в городе Сасово Рязанской области от инженеров ООО «Депо Электроникс» поступила информация, что данное оборудование практически полностью повторяет запатентованное решение «DEPO Open Rack». Данное обстоятельство, по мнению истца, подтверждается фотографиями, размещенными на Интернет-ресурсах: blog.yandex.ru, гуаzan.bezformata.ru и иллюстрирующими конструктивное решение, размещенное в ЦОД "Сасосо" (ООО «Яндекс ДЦ»).

Поскольку данные конструктивные решения истца, по утверждению самого истца, в ЦОД «Сасово» не поставлялись, истец предположил, что использование ответчиками конструктивных решений, изображения которых размещены в сети Интернет, нарушает права истца, как патентообладателя полезной модели.

В подтверждение нарушения своих исключительных прав на полезную модель истец представил в материалы дела заключение специалиста № 2910/15-01 от 03 ноября 2015 года, подготовленное сотрудником АНО «Экспертная компания "СИНЕРГИЯ» ФИО12, и фотографии оборудования из сети Интернет, согласно которому в оборудовании, изображенном на представленных истцом фотографиях, возможно, используется полезная модель, однако целый ряд признаков независимого пункта формулы полезной модели при этом не визуализируется.

Ответчики против удовлетворения исковых требований возражали по доводам, изложенным в поданных письменных пояснениях, представили дополнительные доказательства в обоснование отсутствия нарушения исключительных прав истца на полезную модель, приобщенные судом к материалам дела.

В судебных заседаниях представители ответчиков дополнительно пояснили, что представленные в материалы дела доказательства (заключение судебной экспертизы, рецензия РГАИС, материалы по патенту истца на полезную модель, полученные из Роспатента, официальные ответы Роспатента на запросы ответчика по статусу патента истца на полезную модель) подтверждают отсутствие использования в спорном оборудовании в ЦОД «Сасово» полезной модели истца.

В подтверждение отсутствия нарушения исключительных прав истца на полезную модель ответчики также представили в материалы дела договор поставки № 119634 от 01 июня 2008 года и сопроводительные документы к нему, которые подтверждают факт приобретения большей части спорного оборудования с согласия истца, что с учетом пункта 6 статьи 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) исключает возможность применения мер ответственности в отношении ответчиков.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что истец является обладателем исключительных прав на полезную модель «Стойка для аппаратуры вычислительной техники» по патенту Российской Федерации № 131556 со следующей формулой полезной модели, содержащей один независимый пункт и один зависимый пункт: 

«1. Стойка для аппаратуры вычислительной техники, представляющая собой металлический шкаф, включающий в себя переднюю и заднюю рамы, связанные силовыми элементами в виде горизонтальных балок, горизонтальные и вертикальные панели, 19'' профили и лотки и для установки унифицированных вычислительных модулей, систему охлаждения, включающую в себя вентиляторы и воздуховод внутри указанного шкафа, и средства коммутации оборудования, отличающаяся тем, что шкаф снабжен передними уплотнителями, размещенными между 19'' профилями и рамой, снизу имеется и регулируемый по высоте фартук в нижней части, при этом передние уплотнители по всей рабочей высоте имеют щелевые окна, предназначенные для прокладки сигнальных или питающих кабелей и закрытые щетками или заглушками, передняя рама снабжена посадочными местами для установки колец вертикального органайзера глубиной от 20 до 90 мм, упомянутые горизонтальные балки шкафа выполнены с окнами для дополнительного использования их в качестве кабельных каналов, позволяющих распределять кабели в горизонтальном и в вертикальном направлениях, сверху на шкафу с четырех сторон установлены сдвижные фиксируемые кабельные вводы, а для установки распределителей питания и фиксации силовых и иных кабелей одновременно сзади шкафа имеются вертикальные профили, причем в качестве уплотнителя использован пористый полимер, а средства коммутации оборудования расположены в передней части шкафа, кроме того, в средней части шкафа предусмотрено место для размещения единого пула блоков питания.

2. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве уплотнителя использован пористый полимер».

В соответствии с Административным регламентом исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 29.10.2008 № 326) независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели (пп. (1) п. 8.8.1.4), а зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования (пп. (1) п. 9.8.1.5).

Судом установлено, что формула полезной модели представлена двумя пунктами, из которых в первом поименованы признаки независимого пункта формулы полезной модели, характеризующие техническое решение устройства в целом, а во втором – признак зависимого пункта формулы полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам, выраженной в частности, в постановлении СИП от 16 августа 2018 года по делу № А57-13473/2017, для установления факта использования полезных моделей по спорным патентам нужно провести сравнительный анализ независимых пунктов формулы патентов и технических признаков (характеристик) спорного технического объекта и выявить их наличие или отсутствие. Для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном решении. Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, то нет факта использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право (стр. 8 постановления).

Судом установлено, что определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2017 года было удовлетворено ходатайство Истца о проведении по делу судебно-патентной экспертизы по вопросу: «Используются ли в стоечных решениях, расположенных в ЦОД «Сасово», признаки полезной модели, охраняемой патентом на полезную модель № 131556?».

В соответствии с заключением Центра независимых строительных экспертиз от 05 июля 2017 года, подготовленным по результатам судебной экспертизы, экспертами проведено исследование 803 стоечных решений, расположенных в ЦОД «Сасово». Все стоечные решения, согласно заключению экспертов, разделены на 6 типов.

Согласно заключению экспертов (т. 6 л.д. 1-133) из всех 6 типов стоечных решений, находящихся в ЦОД «Сасово», только в типе 2 (всего 213 стоечных решений из 803) полезная модель была признана экспертами использованной.

Вместе с тем, судом установлено, что в типе 2 стоечных решений судебными экспертами установлено неиспользование признака «причем в качестве уплотнителя использован пористый полимер». Данный признак входит, как в перечень признаков независимого пункта формулы полезной модели, так и в перечень признаков зависимого пункта формулы полезной модели, что подтверждается патентом истца на полезную модель (т. 1 л.д. 101-105), материалами заявки, полученными из Роспатента по запросу ответчиков (т. 7 л.д. 104 115), экспертным заключением РГАИС, а также ответом Роспатента от 26 апреля 2018 года № 08/15-5706 в ответ за запрос ответчиков (представлены в материалы дела ответчиками и приобщены к материалам дела судом). 

В соответствии с указанным заключением РГАИС, зависимый пункт 2 содержит единственный признак «в качестве уплотнителя использован пористый полимер», который дублирует один из отличительных признаков независимого пункта формулы патента (стр. 7-8 заключения РГАИС).

При этом в соответствии с ответом Роспатента от 26 апреля 2018 года № 08/15-5706, зависимый пункт формулы содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенной в независимом пункте формулы. Согласно ответу Роспатента, полезная модель в соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Факт неиспользования признака «в качестве уплотнителя использован пористый полимер» в исследованных стоечных решениях также был дополнительно подтвержден экспертами ФИО7 и ФИО8 как при допросе в судебном заседании 12 сентября 2017 года в Девятом арбитражном апелляционном суде, так и экспертом ФИО7 при допросе в судебном заседании 13 июня 2018 года в Арбитражном суде города Москвы (в материалах дела имеются аудиозаписи судебных заседаний).

При допросе в судебном заседании 13 июня 2018 года эксперт ФИО7 дополнительно подтвердила, что эксперты полагали необязательным учитывать использование данного признака как признака независимого пункта формулы патента, поскольку он дублируется в зависимом пункте формулы. По мнению эксперта, в ГК РФ есть некая норма права, которая позволяет исключить признак из независимого пункта формулы полезной модели при проведении исследования об использовании полезной модели, однако не смогла пояснить, какая конкретно норма права имелась экспертами в виду.

Судом также установлено, что по запросу Ответчиков ФИО9, экспертом РГАИС с 40-летним опытом работы в сфере интеллектуальной собственности, была подготовлена рецензия на заключение судебной экспертизы (т. 7 л.д. 17-57).

В целях подготовки рецензии на заключение экспертов ФИО9 в присутствии нотариуса нотариального округа города Сасово ФИО13 лично посетила ЦОД «Сасово» 18 июля 2017 года и осмотрела стойки типа 2, указанные в заключении (нотариальное свидетельство о проведении ФИО9 осмотра оборудования - т. 7 л.д. 66, нотариальный протокол допроса ФИО9 в качестве свидетеля - т. 7 л.д. 58-65).

В ходе осмотра спорного оборудования и подготовки рецензии ФИО9 установила, что стойки типа 2 в действительности представляют собой два самостоятельных варианта стоек:

1. Стойки производства истца (вариант № 1), маркированные этикетками производителя;

2. Другие стойки, отличающиеся от стоек производства истца по ряду признаков (наличию/отсутствию этикеток, наличию/отсутствию фартука в задней части, наличию/отсутствию вертикальных профилей) (вариант № 2).

Согласно рецензии эксперта РГАИС, во всех стойках производства истца (вариант № 1) не использован признак «в качестве уплотнителя использован пористый полимер», а в других стойках (вариант № 2) помимо данного признака не используются еще два признака независимого пункта формулы полезной модели истца, а именно:

1. «снизу имеется и регулируемый по высоте фартук» (т. 7 л.д. 26-27);

2. «для установки распределителей питания и фиксации силовых и иных кабелей одновременно сзади шкафа имеются вертикальные профили» (т. 7 л.д. 27).

В судебном заседании 13 июня 2018 года в Арбитражном суде города Москвы свидетель ФИО9 дополнительно подтвердила указанные выше выводы, изложенные в приобщенной к материалам дела рецензии. Свидетель ФИО9 также подтвердила, что для признания полезной модели использованной в продукте необходимо установить использование в спорном продукте каждого и всех признаков независимого пункта формулы полезной модели, а также пояснила, что ей не известно о каких-либо нормах права, позволяющих исключить какой-либо признак независимого пункта формулы полезной модели при исследовании на предмет использования полезной модели, даже если такой признак дублируется в зависимом пункте формулы патента.

Проанализировав представленные в материалы дела и указанные выше доказательства, суд на основании п. 2 ст. 1358 ГК РФ и с учетом позиции Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о неиспользовании Полезной модели в стойках типа 2, выделенных в заключении судебной экспертизы.

Судом также установлено, что представленные тстцом в материалы дела в обоснование заявленных исковых требований заключение специалиста № 2910/15-01 от 03 ноября 2015 года, подготовленное сотрудником АНО "Экспертная компания «СИНЕРГИЯ» ФИО12, и фотографии оборудования из сети Интернет не подтверждают использование ответчиками полезной модели истца.

Судом установлено, что согласно представленному заключению шесть из девятнадцати признаков независимого пункта формулы Полезной модели, выделенные ФИО12, не используются в устройстве, графическое изображение которого размещено в открытых источниках, или их использование поставлено в заключении под сомнение.

Вместе с тем, в соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ для установления факта использования полезной модели в устройстве необходимо установить факт использования в нем каждого признака, приведенного в независимом пункте формулы. Отсутствие одного или нескольких признаков в исследуемом устройстве свидетельствует об отсутствии нарушения исключительных прав на полезную модель.

Кроме того, как следует из заключения от 03 ноября 2015 года, в ходе сравнения устройства с признаками Полезной модели использовались «графические материалы, иллюстрирующие конструктивное исполнение стоек серверов дата-центра компании Яндекс, из заключения специалиста АНО «Экспертная компания «Синергия» № 2910/15 от 02.11.2015».

Как установлено судом, в заключении от 02 ноября 2015 года исследовались графические материалы со следующих Интернет-ресурсов: https://yandex.ru/blog/company/73141; http://ryazan.bezformata.ru/listnews/serveriyandeksa-v-ryazanskoi-oblasti/7087210; http://ryazan.bezformata.ru/listnews/data-tcentreyandeks-v-sasovo/7190953.

Суд считает, что из представленных истцом материалов не представляется возможным установить, какая из указанных в заключении от 02 ноября 2015 года фотография или фотографии были использованы при сопоставлении стоек для аппаратуры вычислительной техники с полезной моделью, в заключении от 03 ноября 2015 года.

Кроме того, фотографии не обладают достаточной информативностью, поскольку не позволяют установить наличие целого ряда признаков, в том числе таких, как «снизу имеется и регулируемый по высоте фартук в нижней части», «19-дюймовые профили и лотки и для установки унифицированных вычислительных модулей», «причем в качестве уплотнителя использован пористый полимер». На фотографиях отсутствуют какие-либо элементы, позволяющие осуществить непосредственные или косвенные измерения.

При разрешении вопроса об использовании ответчиками полезной модели истца суд также исследовал представленные ответчиками в материалы дела договор поставки № 119634 от 01 июня 2008 года и сопроводительные документы к нему (т. 5 л.д. 28-53), в соответствии с которыми оборудование, в том числе стойки обоих вариантов по типу 2, указанному судебными экспертами в заключении, поставлялось в ООО «Яндекс» через ООО "ДИКОМ", 100 % учредителем которого является истец, то есть с согласия истца. Этот факт в ходе производства по делу истцом не отрицался и не оспаривался.

Согласно документам, представленным в материалы дела, ООО «ДИКОМ» осуществляло поставку указанного оборудования для ООО «Яндекс», а Истец - его установку, настройку, наладку, пуск и обслуживание по договору № 119634/2 от 24 июля 2012 года на выполнение технологических работ и оказание технологических услуг (представлен самим истцом, приложение к исковому заявлению, т. 2 л.д. 1-10).

Часть стоек по варианту № 2 типа 2 закупалась ответчиками напрямую у их производителя - компании Гигабайт Текнолоджи Лтд., что подтверждается спецификациями и корреспонденцией между компанией Гигабайт Текнолоджи Лтд. и ответчиками (обозревалась в судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда 12.09.2017 - стр. 2 протокола судебного заседания - т. 8 л.д. 129 оборот., детальная схем поставок - т. 8 л.д. 61). Данные документы также обозревались Арбитражным судом города Москвы в судебном заседании.

Суд установил, что в соответствии с товарными накладными к договору (т. 5 л.д. 28-53) ответчиками непосредственно через ООО «ДИКОМ» было приобретено как минимум 123 стойки из 213 стоек обоих вариантов по типу 2, указанному в экспертном заключении.

В соответствии с п. 6 ст. 1359 ГК РФ не является нарушением исключительного права на полезную модель ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно.

На основании исследования представленных доказательств суд приходит к выводу, что из всех 213 спорных стоек, включенных экспертами ФИО7 и ФИО8, в тип 2 спорных стоек, как минимум 123 стойки были поставлены в адрес ответчиков ООО «ДИКОМ», 100 % учредителем которого является истец, в связи с чем привлечение ответчиков к ответственности за их использование невозможно на основании п. 6 ст. 1359 ГК РФ. Остальные стойки не нарушают прав истца на полезную модель ввиду отсутствия использования в указанных стойках каждого признака независимого пункта формулы полезной модели истца, как это предусмотрено п. 3 ст. 1358 ГК РФ.

С учетом вышеизложенного, оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется.

В судебном заседании 11 декабря 2018 года Арбитражный суд города Москвы во исполнение постановления Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2017 года дополнительно обсудил с лицами, участвующими в деле, возможность назначения проведения по делу еще одной новой экспертизы (с учетом непредоставления какого-либо экспертного заключения ФИО10) и пришел к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ экспертиза может быть назначена судом по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. При этом назначение экспертизы - это право, а не обязанность суда. В соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам, выраженной, в частности, в Постановлении СИП от 16 августа 2018 года по делу № А57-13473/2017, назначение судом новой экспертизы на основании ст. 87 АПК РФ - это право арбитражного суда, которое он может реализовать только в исключительном случае (если с учетом всех обстоятельств конкретного дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора).

Повторно проанализировав все обстоятельства дела и представленные в материалы дела письменные пояснения и доказательства, в том числе письменные пояснения и доказательства, представленные в Арбитражный суд города Москвы при новом рассмотрении дела (в частности, экспертное заключение РГАИС, материалы по патенту истца на полезную модель, полученные из Роспатента, официальные ответы Роспатента на запросы ответчика по статусу патента истца на полезную модель) и обсудив вопрос о назначении по делу новой экспертизы, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения по делу новой (повторной или дополнительной) экспертизы.

Проанализировав представленное в материалы дела заключение судебной экспертизы, суд установил, что судебные эксперты неверно применили норму п. 3 ст. 1358 ГК РФ при разрешении вопроса о том, используется ли в спорном оборудовании признак «причем в качестве уплотнителя использован пористый полимер», который указан как в независимом пункте формулы полезной модели, так и зависимом. 

При допросе эксперта ФИО7 в судебном заседании 13 июня 2018 года эксперт дополнительно подтвердила, что данный признак в стоечных решениях не использован, однако эксперты полагали необязательным учитывать использование данного признака как признака независимого пункта формулы патента, поскольку он дублируется в зависимом пункте формулы. 

Несмотря на то, что такая позиция экспертов является ошибочной и противоречит п. 3 ст. 1358 ГК РФ, она не влияет на фактическую правильность вывода экспертов о неиспользовании в спорном оборудовании данного признака формулы полезной модели. Вопрос о правовых последствиях неиспользования этого признака является вопросом права, не может быть поставлен перед экспертом и разрешается судом (п. 8 Постановления Пленума ВАС от 04 апреля 2014 года № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»).

Что касается доводов истца о том, что в ходе судебной экспертизы эксперты осмотрели лишь 8 кластеров из 10, в связи с чем, как полагает истец, имеются основания для проведения дополнительной экспертизы в отношении стоечных решений в кластерах № 9 («КЦ») и № 10, то суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2017 года, который ранее рассматривал аналогичное ходатайство истца, установлено, что в ЦОД «Сасово» кластер № 10 отсутствует, однако имеются кластер № 9 и коммутационный центр (КЦ).

При этом Девятый арбитражный апелляционный суд установил, что по состоянию на дату экспертного осмотра в кластере № 9 были лишь завершены строительно-монтажные, отделочные и пусконаладочные работы, предшествующие установке каких бы то ни было стоечных решений/серверных стоек, что подтверждается договором подряда и графиком производства работ (представлялись на обозрение суда апелляционной инстанции в судебном заседании, также были представлены на обозрение Арбитражного суда города Москвы в судебном заседании). 

В настоящее время (то есть значительно позднее подачи иска и назначения по делу экспертизы) данный кластер находится в процессе заполнения (стр. 5 постановления суда апелляционной инстанции) и очевидно не может включать в себя стоечные решения, являющиеся предметом спора. Согласно представленным в суд документам (акт приемки законченного строительного объекта от 28 апреля 2017 года - т. 11 л.д. 22-25), кластер 9 введен в эксплуатацию только 28 апреля 2017 года (пятница), в то время как иск подан 13 апреля 2016 года, а с 01 мая 2017 года (понедельник) и вплоть до 25 июня 2018 года патент на полезную модель, в соответствии с информацией из Роспатента, не действовал из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. По состоянию на 03 июля 2018 года в ЦОД «Сасово» кластера № 10 не существует, что подтверждается справкой ООО «Яндекс ДЦ» от 03 июля 2018 года (т. 11 л.д. 20). Данные обстоятельства также исключают назначение дополнительной экспертизы 9 и 10 кластеров в ЦОД «Сасово», согласно представленным доказательствам и пояснениям ответчиков.

Что касается коммутационного центра, то он в силу своего функционального назначения не предусматривает размещения стоечных решений, что также установлено Девятым арбитражным апелляционным судом (стр. 5 постановления суда апелляционной инстанции).

Никаких доказательств обратного истцом в материалы дела не представлено. Доводы истца о наличии какого-либо оборудования, не осмотренного экспертами, носят предположительный характер.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд также принимает во внимание, что в соответствии с экспертным заключением эксперты проанализировали 803 стоечных решения в ЦОД «Сасово» (стр. 94 заключения), что превышает то количество готовых стоечных решений, которое было выявлено в ЦОД «Сасово» экспертами в ходе экспертного осмотра в марте 2017 года (780 штук, стр. 1 письма экспертной организации от 23 марта 2017 года, т. 4 л.д. 67 68).

В результате исследования всех стоечных решений в ЦОД «Сасово» эксперты пришли к выводу о неиспользовании во всем спорном оборудовании как минимум признака «причем в качестве уплотнителя использован пористый полимер» (т. 6 л.д. 73).

К аналогичному выводу о неиспользовании в спорных стоечных решениях каждого признака независимого пункта формулы полезной модели также пришла ФИО9, эксперт РГАИС. И судебные эксперты, и эксперт РГАИС дополнительно подтвердили свои выводы в судебном заседании Арбитражного суда города Москвы 13 июня 2018 года.

Учитывая, что все спорные стоечные решения были несколько раз исследованы различными экспертами, и эксперты пришли к одному и тому же выводу о неиспользовании в спорном оборудовании каждого признака независимого пункта формулы полезной модели истца, как это установлено п. 3 ст. 1358 ГК РФ, а также учитывая, что допрошенные в ходе судебного заседания Арбитражного суда города Москвы судебный эксперт ФИО7 и эксперт ФИО9 подтвердили факт неиспользования в спорных стоечных решениях в ЦОД «Сасово» как минимум такого признака независимого пункта формулы полезной модели, как «в качестве уплотнителя использован пористый полимер», суд не усматривает оснований для проведения по делу новой экспертизы.

Суд также принимает во внимание, что в соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте Роспатента 22 января 2018 года и дополнительно подтвержденной Роспатентом в ответ на запрос ответчиков, патент истца на полезную модель прекратил свое действие досрочно еще 01 мая 2017 года ввиду неуплаты истцом в установленный срок пошлины за поддержание данного патента в силе и не действовал вплоть до 25 июня 2018 года, то есть более года (информация с сайта Роспатента и ответ от Роспатента имеются в материалах дела).

Исходя из имеющейся в материалах дела информации, данный патент не действовал ни на дату проведения экспертизы 19 июня 2017 года (отмечено на стр. 14 заключения экспертов от 05 июля 2017 года), ни на момент подготовки судебными экспертами заключения по результатам экспертизы, ни на момент вынесения постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам по делу.

В соответствии с п. 3 ст. 1400 ГК РФ, лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, применение, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Суд приходит к выводу, что в период с 01 мая 2017 года (дата прекращения действия патента в связи с неуплатой пошлины) вплоть до 25 июня 2018 года (дата восстановления действия патента) у любого третьего лица могло возникнуть право послепользования в отношении полезной модели. Это также свидетельствует об отсутствии оснований для назначения новой экспертизы.

С учетом вышеизложенного, оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на истца. 

Руководствуясь ст.ст. 106, 110, 123, 156, 167-170, 176 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова