Арбитражный суд Тульской области

300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5.

тел./факс (4872) 250-800;  e-mail: а68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Тула                        Дело № А68-461/2021

Резолютивная часть решения объявлена 11 января 2022 года

Полный текст решения изготовлен 17 января 2022 года

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Чубаровой Н.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «БИГРУПП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 311026921000012, ИНН 

<

***>), о взыскании в возмещение убытков выплаты компенсации в размере 500 000 руб., а также расходов по оплате госпошлины в размере 13 000 руб., запретить использовать фирменное наименование Farfor на основании свидетельства №497856, №640535, третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»,

при участии в заседании представителей: 

от  общества с ограниченной ответственностью «БИГРУПП» - ФИО3 по доверенности от 09.01.2021,  диплом, 

от индивидуального предпринимателя ИП ФИО2 -  ФИО4 по доверенности от 12.12.2018,  диплом,

от общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» - ФИО5 по доверенности от 29.03.2019,  диплом,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «БИГРУПП» (далее – ООО «БИГРУПП», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО6 (далее – ИП ФИО6, ответчик)   о пресечении  нарушения исключительных прав путем запрета ИП ФИО6 использовать фирменное наименование  Farfor  на основании свидетельств № 497856, № 640535 и взыскании  компенсации в размере 500 000 руб., а также расходов по оплате госпошлины в размере 13 000 руб.

Настоящее дело было передано из Арбитражного суда Республики Дагестан в Арбитражный суд Тульской области в связи с тем, что местом регистрации являлось г.Тула. 

Из искового заявления следует, что истец требовал взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на зарегистрированные на имя истца товарные знаки по свидетельствам №497856, №640535, а также прекращения использования указанных товарных знаков (фирменного наименования  Farfor)  на основании статей 1225, 1252, 1515 ГК РФ при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний). 

В обоснование своих требований истец ссылался на то обстоятельство, что на территории Республики Башкортостан осуществляет предпринимательскую деятельность ресторан доставки «Фудзияма» (ИП ФИО6), предоставляющий услуги по доставке продуктов питания (сайт https://sushifuji.ru/), и при использовании контекстной рекламы поисковых систем (Яндекс) в качестве заданного параметра поиска ресторана доставки «Фудзияма» использовала фирменное словесное обозначение фирменное наименование – «фарфор», исключительное право на которое принадлежат ООО «БИГРУПП» (предыдущее наименование - ООО «БРК Групп»),  что  подтверждается  патентными  свидетельствами  № 497856 и № 640535.

Ключевая фраза, используемая при рекламе ресторана доставки «Фудзияма» - «Фарфор суши». Данная контекстная реклама является актом недобросовестной конкуренции со стороны ИП ФИО6, которая  использует в интернет-рекламе, в поисковой системе Яндекс, для привлечения на свой официальный сайт https://sushifuji.ru/, где предлагаются к продаже продукты питания-суши, пицца, Wok), наименование «Фарфор», сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Основным видом экономической деятельности является 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Предприятие осуществляет доставку блюд японской и европейской кухни. Аналогичным видом деятельности занимается ООО «БИГРУПП».

Истец ссылается на статью 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Как считает истец, использование ответчиком как рекламодателем фирменного наименования истца в качестве ключевого слова для рекламы собственного товара вводит потребителя в заблуждение. Любой потребитель, который ищет товар по слову «Фарфор суши», ожидает получить в результате поиска конкретный товар, а не категорию товаров. Но по ссылке он приводится к товару конкурента, не имеющему никакого отношения к искомому товару под товарным знаком «Фарфор». Ответчик, тем самым, используя слово «Фарфор суши» привлекает потенциальных потребителей, ищущих товар под наименованием «Фарфор суши», на свой сайт, содержащий сведения о его деятельности и реализуемых аналогичных однородных товара, вводя покупателя в заблуждение относительно конкретного товара. Данная контекстная реклама направлена на причинение убытков и нанесение ущерба (умаление) деловой репутации ООО «БИГРУПП». В подобной ситуации возникает реальная угроза отношениям с действующими и потенциальными клиентами.

ИП ФИО6 в отзыве на заявление и дополнении к нему указала, что с исковыми требованиям не согласна, считает, что она является ненадлежащим ответчиком по данному делу. Она не являлась и не является владельцем ресторана доставки Фудзияма правообладателем товарного знака «Фудзияма», заказчиком какой-либо интернет рекламы, связанной с использованием слов (наименований) «Фарфор», «Farfor» как отдельно, так и в контексте. Владельцем товарного знака «Фудзияма» является ИП ФИО2, что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака № 519663.

В ходе рассмотрения дела ООО «БИГРУПП» было заявлено ходатайство о замене ответчика - индивидуального предпринимателя ФИО6 на надлежащего ответчика индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН 

<

***> (далее - ИП ФИО2) в связи с тем, что при подготовке к рассмотрению дела выяснилось, что последний является надлежащим ответчиком по иску.

В связи с этим истец просил суд направить дело по подсудности в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

ИП ФИО6 возражала против удовлетворения ходатайства истца о замене ответчика на надлежащего, полагая, что в рамках данного дела ИП ФИО2 не может быть привлечен ответчиком, поскольку истцом не соблюден процессуальный порядок для привлечения ИП ФИО2 в качестве ответчика. В нарушение действующих процессуальных норм истец не предоставил суду исковое заявление к ИП ФИО2, не предоставил доказательств соблюдения претензионного порядка до обращения в суд к ИП ФИО2, не предоставил доказательств направления искового заявления в адрес ИП ФИО2  Кроме того, из текста заявленного истцом ходатайства о замене ненадлежащего ответчика не следует, что истец отказывается от каких-либо требований к ИП ФИО6 Считает, что исковые требования истца к ИП ФИО2 не подлежат рассмотрению в арбитражным судом.  Иск к ИП ФИО6 должен быть рассмотрен по существу.

Как предусмотрено частью 1  статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.

В данном случае ходатайство о замене ответчика -  ИП ФИО6  на надлежащего ответчика  - ИП ФИО2 заявлено самим истцом, в связи с чем Арбитражный суд Тульской области определением от 01.06.2021 произвел замену ИП ФИО6 на ИП ФИО2  (ОГРНИП 311026921000012, ИНН 

<

***>, адрес: 426067, 

<

...>).

При замене ответчика на надлежащего прежний  ответчик уже не является стороной по делу, в связи с этим отказ от требований к ИП ФИО6 не заявляется. Все те требования, которые были предъявлены первоначальному ответчику, если они не являются адресованными надлежащему ответчику  (ИП ФИО2).

По правилам части 1 статьи 39 АПК РФ дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду.

Первоначально настоящее исковое заявление было подано истцом в Арбитражный суд Республики Дагестан. Дело передано по подсудности  в Арбитражный суд Тульской области по месту регистрации ответчика (ФИО6).

Поскольку с учетом передачи дела в Арбитражный суд Тульской области были  соблюдены положения части 1 статьи 39 статьи 36 АПК РФ (дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду), следовательно, в рассматриваемом случае (при замене ненадлежащего ответчика надлежащим) оснований для передаче дела в Арбитражный суд Республики Башкортостан, в также в Арбитражный суд Удмуртской Республики (по месту регистрации ИП ФИО2) не имеется.

Заявлением от 14.09.2021 ООО «БИГРУПП» уточнило исковые требования, увеличив их размер в имущественной части до 5 000 000 руб., и просит:

1. Обязать  ИП ФИО2  прекратить  незаконное использование  товарных знаков, зарегистрированных   на   основании   свидетельств   Российской  Федерации   № 497856,  № 640535,  в том числе путем прекращения  использования  при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний);

2. Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ООО «Бигрупп» компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб.

Определением арбитражного суда от 19.10.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» ОГРН 

<

***> (далее – ООО «Яндекс») по его ходатайству от 19.10.2021 о вступлении  его в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Данное процессуальное действие было обусловлено тем, что настоящий спор, связан с размещением рекламных объявлений в сервисе «Яндекс.Директ», принадлежащем Яндексу. Яндекс является лицом, которое оказывает своему контрагенту услуги по размещению спорных рекламных объявлений за вознаграждение. В случае признания действий по размещению соответствующих рекламных объявлений в сервисе «Яндекс.Директ» незаконными Яндекс лишится права оказывать своему контрагенту услуги по размещению спорных рекламных объявлений и получать вознаграждение за оказание указанных услуг. Яндекс является рекламораспространителем спорного рекламного объявления, то есть лицом, которое может пресечь его распространение, Таким образом, решение по делу может быть принято, в том числе об обязанностях Яндекса.

Заявлением от 28.12.2021 от ООО «БИГРУПП» вновь уточнило (уменьшило) исковые требования и в окончательном виде просит:

1. Обязать ИП ФИО2 прекратить незаконное использование товарных знаков, зарегистрированных на основании свидетельств Российской Федерации №497856, №640535, в том числе путем прекращения использования при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний).

2. Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ООО «БИГРУПП» компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.

Судом принято к рассмотрению заявление об уточнении (уменьшении) исковых требований, учитывая, что такое право истца предусмотрено частью 1 статьи 49 АПК РФ.

Истец считает, что в случае вступления в дело надлежащего ответчика либо привлечения к участию в деле соответчика (второго ответчика) соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного частью 5 статьи 4 АПК РФ, в отношении данных лиц не требуется.  ИП ФИО6 и  ИП ФИО2 являются аффилированными друг с другом лицами, осуществляющими совместную хозяйственную деятельность, и факт получения ИП ФИО6 претензии с учетом близких хозяйственных связей является достаточным основанием полагать, что ИП ФИО2 поставлен в известность о требованиях, изложенных в претензии.

В обоснование своих требований к ИП ФИО2 истец приводит те же доводы, что и в отношении ИП ФИО6

Истец считает, что использование товарного знака надлежащим ответчиком подтверждается ответами ООО «Яндекс» от 30.03.2021,  от 02.03.2021, согласно которым в сервисе «Яндекс Директ» размещались рекламные объявления с ссылкой на сайт в сети Интернет https://sushifuji.ru, в которых обозначение «farfor» было указано в качестве ключевого слова при размещении объявлений. Все указанные рекламные объявления размещались в рамках договора, заключенного между Яндексом и ИП ФИО2».

Данная контекстная реклама является нарушением статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», направлена на причинение убытков и нанесение ущерба (умаление) деловой репутации ООО «БИГРУПП». В подобной ситуации возникает реальная угроза отношениям с действующими и потенциальными клиентами.

По мнению истца, использование ключевых слов, согласно ответу на запрос ООО «Яндекс» в период с 01.10.2020 по 31.10.2020 демонстрирует статистику кликов в отношении рекламных объявлений, а не период, в течение которого они размешались.

Кроме того, истцом неоднократно в течение длительного периода времени в адрес направлялись претензии ИП ФИО6 о нарушении исключительных прав (поскольку до момента подачи иска в суд не было установлено, что лицом, допустившим совершение правонарушения, является ИП ФИО2).

Истец считает, что с принятием постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 23.10.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) изменилась позиция судов в отношении использования товарных знаков в ключевых словах: на данный момент правообладатели могут это запретить. Нарушение исключительных прав на товарный знак может повлечь ответственность за недобросовестную конкуренцию (по смыслу пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Приведя положения пунктов 2, 3 статьи 1484 ГК РФ, истец считает, что  учетом изложенного использование ответчиком в качестве ключевого слова при настройке рекламы в сети «Интернет» представляет собой нарушение исключительных прав истца на данные средства индивидуализации.

В обоснование возможности использования скриншота  в качестве надлежащего доказательства использования товарного знака  истец сослался на пункт 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Истец требует взыскания с ИП ФИО2 компенсации на основании пункта 3 статьи 1252, статьи 1515 ГК РФ, указав, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Ответчик ИП ФИО2 (его представитель) в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему предъявленные требования не признал, полагая, что истцом не соблюден досудебный порядок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации; истец не предоставил доказательств использования товарного знака ответчиком.

Истец в качестве доказательств использования ответчиком как рекламодателем фирменного наименования истца (в качестве ключевого слова для рекламы собственного товара) приобщил несколько скриншотов поисковой системы Яндекс от 27.10.2020, которые, по мнению ответчика, не могут являться надлежащим доказательством использования товарного знака, они не содержат сведений об использовании товарного знака истца ответчиком, кроме того, в материалах дела отсутствуют нотариальные протоколы осмотров сайтов (страниц сайтов), скриншоты которых приобщены истцом в качестве доказательств.

Дополнительно представленный скриншот от 06.09.2021 содержит такие ключевые слова в поисковике как «фарфор суши уфа».

ИП ФИО2  утверждает, что ответчик не использовал в своей рекламе фирменное наименование истца (Farfor), что подтверждается ответом ООО «Яндекс». Ответчик не использовал фирменного наименования истца в своей рекламе. Он использовал лишь ключевые слова. Но сами по себе ключевые слова не являются частью рекламы. Пользователь, обозревая товар или услуги, которые рекламирует Ответчик, не видит ни фирменного наименования «Farfor» («Фарфор»), ни какого-либо упоминания о фирменном наименовании истца.

Использование ключевых слов не запрещено действующим законодательством Российской Федерации. Указание наименования (товарного знака) истца в качестве ключевого слова не является актом недобросовестной конкуренции или использованием товарного знака. 

При этом ответчик ссылается на судебную практику.  

Однако, если товарный знак размещен в самом рекламном объявлении, то такое использование может быть признано нарушением исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, но ни одним из перечисленных в законодательстве способов ответчик не использовал товарный знак истца в качестве индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак истца был зарегистрирован.

Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих, при этом потребителю не известны настройки выданных результатов поиска.

ИП ФИО2 обратил внимание на то, что в исковом заявлении истец не указал период, в течение которого, по его мнению, ответчик незаконно использовал его товарный знак, также им не предоставлено доказательств того, что на момент обращения в суд с исковым заявлением к ответчику, ответчик использует его товарный знак. 

Согласно ответу ООО «Яндекс» от 30.03.2021 ключевое слово «фарфор» в настройках показов контекстной рекламы использовалось ответчиком в период с 01.10.2020 по 30.10.2020 (до момента обращения истца в суд) и в настоящее время не используется.  

С 01.11.2020 ответчик не использует слово «фарфор». Ответчик использует такие ключевые слова как «суши уфа», «суши», «уфа», что не является нарушением ни со стороны истца, ни со стороны ответчика. Следовательно, истец просит восстановить право, которое не нарушено.

Одним из требований истца является запрет использования ответчиком фирменного наименования - Farfor, но ответчиком фирменное наименование истца им не использовалось.

При таких обстоятельствах ответчик просит в удовлетворении исковых требований отказать.

ООО «ЯНДЕКС» (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора) в отзыве на исковое заявление  просит суд при рассмотрении дела учесть, в частности,  следующие обстоятельства.

Указание товарного знака в качестве ключевого слова при размещении контекстной рекламы в сети Интернет не является нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака. Исходя из прямого прочтения пунктов 2 и 3 статьи 1484 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарным знакам связано с необходимостью осуществления индивидуализации товаров среди аналогичных в ходе гражданского оборота и обосновано необходимостью предотвращения смешения товаров. 

Из указанного выше следует, что возможность правообладателя осуществлять запрет использования третьими лицами товарного знака строго ограничена пределами обозначенной выше необходимости индивидуализации товаров и предотвращения их смешения. Именно в силу данного ограничения указание третьими лицами товарного знака с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения товаров различных лиц не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ.

Ключевые слова представляют собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Показ пользователям рекламных объявлений в системе «Яндекс.Директ» осуществляется с учетом целого ряда критериев, таких как: цена за клик, кликабельность, коэффициент качества, тематика осуществленных пользователем ранее поисковых запросов, а также ряда технических критериев, лишь одним из которых являются ключевые слова.

Ключевые слова могут представлять собой свободное слово или словосочетание,  сходное до степени смешения с каким-либо товарным знаком. При этом одно и то же ключевое слово может быть выбрано для нескольких объявлений одного рекламодателя, а также для объявлений разных рекламодателей.

Таким образом, ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива рекламных объявлений. Ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям. В связи с этим пользователи не обладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается показанное ему системой «Яндекс.Директ» рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми словами.

Яндекс обращает внимание суда на имеющуюся судебную практику, подтверждающую,      что       использование       словесного       обозначения, аналогичного зарегистрированному товарному знаку, в качестве ключевого слова для размещения рекламных объявлений в сети Интернет, не может быть приравнено к использованию товарного знака.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 172 Постановления № 10, установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

Для взыскания же компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК Российской Федерации.

ООО «ЯНДЕКС» считает, что требование истца о пресечении  нарушения исключительных прав путем запрета ИП ФИО6 использовать фирменное наименование  Farfor  на основании свидетельств № 497856, № 640535 выходит за пределы правомочий, предоставленных истцу как правообладателю исключительного права на товарный знак. Фактически заявленное истцом требование является требованием об абстрактном запрете использования товарного знака без согласия истца в будущем. Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

Учитывая изложенное, ООО «Яндекс» просит в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования (уточненные), представитель ответчика возражал против исковых требований (уточненных), представитель ООО «Яндекс»  поддержал правовую позицию ответчика.

Суд, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства и доводы сторон, приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 5 статьи 4  АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Как предусмотрено пунктом 5.1 статьи 1252 ГК РФ, в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

 Согласно пункту 16 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации,  22.07.2020, в случае вступления в дело надлежащего ответчика либо привлечения к участию в деле соответчика (второго ответчика) соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного частью 5 статьи 4 АПК РФ, в отношении данных лиц не требуется.

При этом, если суд установит, что истец, будучи осведомленным о надлежащем ответчике, намеренно недобросовестно обратился в суд с требованиями к иному ответчику, пытаясь извлечь из этого какие-либо необоснованные преимущества, либо вновь привлеченным (вступившим в дело) ответчиком будет доказано, что он имел намерение урегулировать спор в досудебной процедуре, но был лишен такой возможности, то суд вправе отнести на истца все судебные расходы вне зависимости от результатов рассмотрения дела на основании статьи 111 АПК РФ.

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» разъяснено, что несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора в отношении вступающего в дело надлежащего ответчика, по общему правилу, не является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ. 

Если истец обратился в суд с требованием к ненадлежащему ответчику, а привлеченный судом надлежащий ответчик докажет, что мог урегулировать спор в досудебной процедуре, но по вине истца был лишен такой возможности, суд вправе отказать в признании понесенных истцом судебных издержек необходимыми полностью или в части либо отнести на истца все судебные расходы вне зависимости от результатов рассмотрения дела (часть 4 статьи 1, часть 1 статьи 35 ГПК РФ, часть 2 статьи 41, статья 111 АПК РФ).

В связи с изложенным не имеется  оснований для оставления без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ (несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора с ответчиком) требования ООО «БИГРУПП» к надлежащему ответчику ИП ФИО2 

В соответствии с пунктами 1, 2  статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания.

Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из материалов дела, на имя истца зарегистрированы товарные знаки №497856 «FARFOR доставка удовольствий» (зарегистрирован 30.09.2020, дата истечения срока действия исключительного права  - 18.02.2029) и №640535 «FARFOR» (зарегистрирован 26.12.2017, дата истечения срока действия исключительного права  - 29.08.2026).

Предоставление правовой охраны товарным знакам истца не оспорено и не прекращено в порядке, предусмотренном законом. Товарные знаки по свидетельствам №497856 и №640535  являются действующими.

ООО «Яндекс» письмом исх. № 1776139 от 18.10.2021 в ответ на определение суда сообщило, что  по имеющейся у Яндекса информации, ИП ФИО2 (рекламодатель») использовал в своих рекламных объявлениях в сервисе «Яндекс.Директ» следующие ключевые слова, содержащие одновременно слова «фарфор суши уфа» (в письме приведены эти слова). Общий период использования указанных ключевых слов: с 01.11.2020 по 05.02.2021. Рекламодателем также использовались следующие ключевые слова, содержащие одновременно слова «суши уфа».

Общий период использования указанных ключевых слов: с 01.11.2020 по настоящее время (по дату письма - 18.10.2021).

 Согласно ответу ООО «Яндекс» от 30.03.2021, представленному по  определению Арбитражного Суда Тульской области, по имеющейся у Яндекса информации в сервисе «Яндекс.Директ» с 01.10.2020 по 31.10.2020 размещались рекламные объявления с ссылкой на сайт в сети Интернет Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. Обозначение «farfor» не использовалось в текстах рекламных объявлений, а было указано в качестве ключевого слова при размещении объявлений.

В настоящий момент указанные рекламные объявления не размещаются.

Все указанные рекламные объявления размещались в рамках договора, заключенного между Яндексом и ИП ФИО2 (ОГРНИП 311026921000012, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 452154, Башкортостан Респ., р-н Чишминский, с санатория «Алкино», Рабочая ул., д.14, почтовый адрес: 450000, г. Уфа, а/я 1045, телефон: 

<

***> адреса электронной почты: vasiliy@sushifuji.ru, mk@sushifuji.ru) на условиях оферты на оказание услуг «Яндекс.Директ», расположенной в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_direct/ (далее - оферта). Договор между Яндексом и рекламодателем (ИП ФИО2) был заключен посредством акцепта рекламодателем оферты в порядке, предусмотренном разделом 7 оферты. 

Счета, выставленные Яндексом и оплаченные рекламодателем, а также акты об оказанных услугах и счета-фактуры приложены к настоящему ответу.

В письме от 30.03.2021  ООО «Яндекс» уведомило о том, что у Яндекса отсутствуют сведения об использовании в URL-адресе сайта в сети Интернет Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки, обозначений «farfor»/ «фарфор». Яндекс не является ни регистратором доменных имен, ни администратором сайта sushifuji.ru, в связи с чем не имеет отношения к включению каких-либо обозначений в URL-адрес указанного сайта.

ООО «Яндекс» также сообщило, что количество кликов в отношении рекламных объявлений со ссылкой на сайт в сети Интернет sushifuji.ru, совершенных в результате показа указанных рекламных объявлений с использованием ключевой фразы «фарфор уфа», в период с 01.10.2020 по 31.10.2020 составило 80 кликов.

Согласно оферте на оказание услуг «Яндекс.Директ» (размещена по адресу https://yandex.ru/legal/oferta_direct/) кликом является обращение пользователя по содержащейся в рекламном объявлении ссылке после показа такому пользователю этого рекламного объявления, или обращение пользователя по содержащейся на страницах сервисов Яндекса метке, переадресующей обратившихся к ней пользователей на специальный блок, содержащий рекламное объявление и/или предоставленную рекламодателем контактную информацию и/или информацию справочника.

В пункте 2 статьи 1484 ГК РФ прямо указано, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров (работ, услуг), т.е. приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.

 Ключевые слова используются в сети Интернет для поиска информации пользователями и представляет собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настройки в системах онлайн-рекламы. Поэтому ключевые слова не индивидуализирует какие-либо товары, услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.02.2014 № ВАС-1320/14 по делу № А40-19907/2013, определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2019 № 305-КГ18-22963 по делу № А40-200882/2017.

Суд не усматривает оснований для удовлетворения требований истца по отношению к ИП ФИО2 

Словосочетание «фарфор уфа» («farfor») не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения. Поэтому указание третьими лицами слов, сходных с товарным знаком  его правообладателя  с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака. Следовательно, такое указание товарного знака не является нарушением исключительных прав на товарный знак. При этом словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Использование словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака.

Таким образом, слово «farfor» («фарфор»), использованное в качестве ключевого слова при размещении объявлений в сети Интернет, не может быть признано использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ, поскольку не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является одним из технических критериев показа рекламного объявления в поисковой системе.

Указанная позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2013 № С01-198/2013 по делу № А40-164436/2012,  от 26.07.2021 № С01-1096/2021 по делу № А56-49696/2020.

Однако, если товарный знак размещен в самом рекламном объявлении, то такое использование может быть признано нарушением исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

При этом не всегда ключевое слово обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих, при этом потребителю не известны настройки выданных результатов поиска.

В рассматриваемом случае истец не представил доказательств того факта, что ИП ФИО2 размещал в заголовке и тексте рекламных объявлений в сети «Интернет» слова, аналогичные или сходные до  степени смешения с товарными знаками истца (по свидетельствам № 497856, № 640535), спорное слово непосредственно не входит в наполнение сайта (его контент), определяемый рекламодателем. В судебном заседании представитель истца пояснил, что таких фактов не установлено.

Как следует из пункта 172 Постановления № 10, использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции).

Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

В силу части 3 статьи 37 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещение вреда, причиненного имуществу.

 Для взыскания же компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК Российской Федерации.

С учетом приведенных выше разъяснений и того, что исковые требования о признании действий ответчика актом недобросовестной конкуренции, возмещении убытков в рамках настоящего дела не заявлены, не имеется оснований для признании действий ответчика по использованию спорных обозначений в качестве ключевых слов в контекстной рекламе нарушающими исключительные права истца (постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2021 № С01-1860/2020 по делу № А56-110340/2019).

Требования истца (уточненные):

1. обязать ИП ФИО2 прекратить незаконное использование товарных знаков, зарегистрированных на основании свидетельств Российской Федерации №497856, №640535, в том числе путем прекращения использования при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний);

2. взыскать с ИП ФИО2 в пользу ООО «БИГРУПП» компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.

основаны на положениях статей 1225, 1515 ГК РФ (регулирующих защиту интеллектуальных прав в случае их нарушения).

Поскольку таких нарушений не установлено, следовательно, требования истца удовлетворению не подлежат.  

В любом случае, на дату принятия решения судом прекращено использование слов ответчиком слова «farfor»/«фарфор» и в качестве ключевого слова при размещении объявлений в сети Интернет.

Расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 000 руб. относятся на истца по правилам статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «БИГРУПП»  в удовлетворении заявленных (уточненных) требований.

Расходы по оплате государственной пошлины отнести на общество с ограниченной ответственностью «БИГРУПП».

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области. 

Судья                                                                                                               Н.И. Чубарова