РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-270970/23-12-2183

30 января 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения суда изготовлена 22 января 2024 года

Решение суда в полном объеме изготовлено 30 января 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Чадова А. С.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению

истца: АО «НИКИМТ-Атомстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: ООО «БАСА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании компенсации в размере 500.000 рублей,

руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

АО «НИКИМТ-Атомстрой» (далее – истец) обратился в арбитражный суд с иском к ООО «БАСА» (далее – ответчик) о взыскании компенсации в размере 500.000 рублей.

Заявление мотивировано тем, что ответчик осуществлял использование объектов интеллектуальной деятельности без надлежащего разрешения правообладателей.

Определением от 22.11.2023 г. исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчиком в установленные определением от 22.11.2023 года сроки представлен отзыв на иск и ходатайство о переходе к рассмотрению дела по общим правилам.

В соответствии с ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;

2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц;

4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел», обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, указанные в ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, могут быть выявлены только в ходе рассмотрения этого дела после принятия искового заявления, заявления к производству, а не одновременно с его принятием, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 5 этой статьи. В случае выявления таких обстоятельств арбитражный суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства и указывает в нем действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий (ч. 6 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), то есть переходит к подготовке дела к судебному разбирательству, осуществляемой в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Названное определение может быть вынесено в том числе по результатам рассмотрения арбитражным судом ходатайства стороны, указавшей на наличие одного из обстоятельств, предусмотренных п.п. 1 - 4 ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае его удовлетворения.

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства должно содержаться обоснование вывода арбитражного суда о невозможности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства; обжалование такого определения Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено.

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, не установил наличия предусмотренных ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает обязательности перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае заявления об этом лица, участвующего в деле, считающего, что данное дело должно быть рассмотрено в этом порядке, а не в порядке упрощенного производства.

22.01.2024 г. Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, АО «НИКИМТ-Атомстрой» (далее - Истец) является правообладателем товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» (далее - Товарный знак), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству №439290, приоритет товарного знака установлен с 16.06.2011. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности (https://www.1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet), представленного в материалы дела свидетельства на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН» 439290, защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 511 класса по Международной классификации товаров и/или услуг:

01        - вещества химические для изготовления красок.

02        - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

35 - реклама.

40 - обработка материала.

06.04.2022 Истцом в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет было установлено, что ООО «БАСА» (далее - Ответчик) неправомерно использует Товарный знак путем предложения к продаже на своей странице в сети Интернет по адресу: http://basa.pro/production/emal-ep-5285-epofeniplen/?sphrase_id=692 продукции: эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, содержащее указание на словесное обозначение Товарного знака, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца, в отсутствие каких-либо правовых оснований для использования Товарного знака для индивидуализации предлагаемого к продаже товара.

Кроме того, на данной странице также была размещена техническая спецификация на эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН (http://basa.pro/upload/iblock/da2/emal-EP_5285.pdf), в которой непосредственно используется слово «ЭПОФЕНИПЛЕН», а также имеется раздел «Гарантии изготовителя» и указание на ограничение ответственности изготовителя при неправильном использовании данной эмали.

В данном конкретном случае упоминание на сайте Ответчика на возможность приобретения эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН «нацелено на создание у потенциального потребителя ложного представления о приобретении товара» под товарным знаком «ЭПОФЕНИПЛЕН», произведенного именно Ответчиком, поскольку Ответчик является производителем лакокрасочной продукции, и такое упоминание является неправомерным.

19.04.2022 Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия от 14.04.2022 №039/69/2022-ПРЕТ с требованиями прекратить незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, этикетки, упаковку товара, на которых размещен незаконно используемый Товарный знак, а также в течение 30 дней с даты направления претензии выплатить АО «НИКИМТ-Атомстрой» компенсацию за незаконное использование Товарного знака в размере 500 000 руб.

Претензия была получена Ответчиком 26.04.2022, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 11157870016238.

Из предъявленных в претензии требований было удовлетворено только одно: Ответчиком прекращено незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» путем размещения предложения к продаже на своей странице (со страницы http://basa.pro/production/emal-ep-5285-epofeniplen/?sphrase_id=692, http://basa.pro/upload/iblock/da2/emal-EP_5285.pdf, file:///Z:/zaklyuchenie-NIKIMT_Atomstroy.pdf Ответчиком была удалена техническая спецификация).

Требование о выплате компенсации за незаконное использование Товарного знака в размере 500 000 руб. осталось без удовлетворения.

Посчитав свои права нарушенными, истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт незаконного использования обозначения подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Представленные истцом доказательства ответчиком не опровергнуты.

Представленный Ответчиком скриншот заключения о соответствии №39-140/3047 от 05.06.2018, выданного Истцом, не подтверждает довод Ответчика о правомерном использовании Товарного знака в апреле 2022 года поскольку: срок действия заключения был ограничен 05.06.2021; само по себе заключение не является разрешением (лицензией) на использование Товарного знака каким-либо образом.

Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В спорный период между Истцом и Ответчиком лицензионный договор на предоставление права использования Товарного знака не заключался.

Для разрешения настоящего спора доказывание факта производства и реализации продукции под Товарным знаком не имеет правового значения, поскольку Ответчиком допущены нарушения исключительных прав Истца на Товарный знак путем его использования в предложении к продаже (одна из форм использования исключительного права правообладателя).

В соответствии с п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Руководствуясь указанной нормой, Истец полагает возможным определить компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 500 000 рублей.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Между тем, суд считает, что заявленная компенсация не соответствует принципам разумности и соразмерности, и может быть снижена до 381.282,78 рублей, с учетом следующих обстоятельств.

Истцом с ЗАО «ПКФ Спектр» 15.12.2012 был заключен лицензионный договор №80999-12 (далее - Договор). Предметом Договора (п. 1.1) являлось предоставление права использования Товарного знака.

Согласно п. 3.1 Договора размер лицензионного вознаграждения составляет 5% от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 «Эпофениплен» или другой продукции под товарным знаком «Эпофениплен» при среднемесячной продаже до 5 т/мес, и 6% при среднемесячной продаже от 5 до 10 т/мес.

Пунктом 2.7 Договора была предусмотрена обязанность Лицензиата ежеквартально предоставлять Лицензиару письменные отчеты об использовании Товарного знака.

Согласно представленным ЗАО «ПКФ Спектр» отчетам об использовании Товарного знака за период с 2013 по 2019 года (28 отчетов за 7 лет) сумма лицензионного вознаграждения составила 2 668 979,48 руб. Средняя сумма вознаграждения за один год составляет: 2 668 979,48 руб./7 л. = 381 282,78 руб.

Госпошлина распределяется в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 309, 310, 314, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ООО «БАСА» о необходимости рассмотрения дела по общим правилам искового производства - отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БАСА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 381.282,78 (триста восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят два рубля 78 копеек) рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 9.913 (девять тысяч девятьсот тринадцать) рублей.

В остальной части иска отказать.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                               А.С. Чадов